CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00024-01-2007

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Se presumen que no son de conocimiento común; cuando su uso se generaliza se da trato de signo descriptivo / SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJEROIrregistrabilidad Las marcas en disputa se forman con palabras en lengua extranjera. En relación con esta clase de signos, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 9-IP-2003 el Tribunal Andino sostuvo: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los

países miembros». SIGNOS REGISTRABLES - Requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica / SIGNOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS - Definición; método de determinación de dicho carácter; irregistrabilidad En relación con las denominaciones descriptivas y genéricas, ha dicho el Tribunal Andino de Justicia: «Un signo es registrable cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los artículos 82 y 83 de la Decisión

344. El literal a) del artículo 82 claramente señala que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81; es decir, los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos, perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente; si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro. El artículo 82 de la Decisión 344, en su literal d) trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos. La prohibición de registro se da, de acuerdo a la norma, para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan. La doctrina ha definido la denominación genérica expresando que es: “…la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación. ...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o

servicio. ...si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”. Se entiende por denominación genérica a una o más expresiones que hacen referencia de manera directa al producto o servicio y son usadas por el público para designarlo; corresponde al vocabulario general o uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esas palabras, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.» De otra parte, precisó acerca de las denominaciones descriptivas: «... La genericidad de los signos debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate, ya que una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Al igual que en el caso de las marcas el lema comercial será de tal naturaleza si al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando las denominaciones genéricas que forman el lema comercial, de igual manera, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.» SUFIJOS COMUNES - Exclusión del sufijo kote en el cotejo marcario: MOTOR-KOTE, SUPER-KOTE y MOLY-KOTE / MOTORKOTE - Signo genérico o descriptivo y no de fantasía: irregistrabilidad En la Clase 4ª Internacional ─donde se ubican los aceites, grasas industriales y lubricantes─ aparecen registradas seis (6) marcas que comparten el sufijo

«KOTE», cuatro (4) de las cuales pertenecen a compañías inglesas o estadounidenses y dos (2) a otras sociedades cuya razón social se forma con vocablos ingleses: (MOLYCOTE, PROKOTE MOBILKOTE, KOPR-KOTE, LUBRIKOTE). La presencia del dicho sufijo se explica por el origen inglés de estas marcas. En lengua inglesa, «kote» se pronuncia igual que «coat» ─(kōt)─, palabra ésta que traduce capa, revestimiento o recubrimiento. Aunque en razón de su significado puede aceptarse que «kote» intervenga como sufijo evocativo para transmitir la idea de que se trata de productos que crean una capa protectora, es indispensable que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea suficientemente distintivo. Excluido el sufijo «kote», presente por igual en el signo solicitado y en las marcas opositoras, la comparación debe hacerse entre «MOTOR», de un lado, y SUPER y MOLY, de suerte que MOTORZOTE ofrece suficiente distintividad. Sin embargo, por el aspecto intrínseco del signo «MOTORKOTE 100» presentado a registro, resultante de la combinación de «kote» (capa) y motor se advierte que no es distintivo sino absolutamente descriptivo. En efecto, a la pregunta de en qué consiste el producto, se respondería: Consiste en un aceite, grasa industrial o lubricante cuya propiedad es crear una capa protectora del motor. Las leyendas explicativas que acompañan el signo gráfico prueban este aserto, pues ilustran que se trata de un aceite «antifricción» al 100% que se emplea para «darle vida a su motor» y que reduce el

ruido y el desgaste. El elemento gráfico no desvirtúa el carácter descriptivo de esta combinación, pues basta con apreciar el conjunto para concluir que el elemento nominativo MOTORKOTE 100 es el predominante. Por tanto, no asiste razón a la actora en afirmar que se trata de una combinación de fantasía, pues MOTORKOTE equivale a capa protectora para el motor, de modo que en este caso el carácter descriptivo de este signo surge precisamente de la combinación del sufijo evocativo KOTE con la palabra MOTOR. Fuerza es, entones concluir, que el signo mixto «MOTORKOTE 100» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 4ª Internacional fue bien denegado, por ser descriptivo y estar afectado por la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-0324-000-2002-00024-01

Actor: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. contra el acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro del

signo «MOTORKOTE 100 + GRÁFICA» como marca mixta para distinguir «aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles no aceites esenciales); lubrificantes compuestos para concentrado en polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado: velas, bujías, lamparillas y mechas» productos de la Clase 4 Internacional de Niza 1.

I. LA DEMANDA MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., domiciliada en Santiago de Cali, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1 Estos son: «Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado». 1.1.1. Que se declare nula la Resolución 09964 de 2000 (28 de abril) por la cual la Jefe de la división de Signos distintivos de la SIC negó el registro del signo mixto «MOTORKOTE 100» en la Clase 4ª Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 27992 de 2000 (31 de octubre) por la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición confirmando su decisión inicial. 1.1.3. Que es nula la Resolución 11992 de 2001 (30 de marzo) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el

recurso de apelación confirmando en todas sus partes la resolución 09964 de 2000. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «MOTORKOTE 100» para distinguir los productos nombrados. 1.2. Hechos El 22 de febrero de 1999 MOTORKOTE DE COLOMBIA Ltda. presentó solicitud de registro del signo mixto «MOTORKOTE 100» como marca para distinguir «aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles no aceites esenciales); lubrificantes compuestos para concentrado en polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado: velas, bujías, lamparillas y mechas» productos comprendidos en la Clase 4ª Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 478 del 26 de mayo de 1999. AMERICAN FRICTION LUBE Ltda. y DOW CORNING CORPORATION presentaron oposiciones con base en la solicitud de registro del signo «SUPERKOTE 2000» presentada el 10 de febrero de 1999 y en la marca «MOLYKOTE» registrada según certificado 89763, vigente hasta el 25 de abril de 2012 para productos de la Clase 4ª Internacional. Por Resolución 09964 de 2000 (28 de abril) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundadas las dos oposiciones y negó el registro del signo mixto «MOTORKOTE 100» por considerarlo confundiblemente semejante con el signo

mixto «SUPERKOTE 2000» presentado a registro por AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. y con la marca «MOLYKOTE» registrada a favor de DOW CORNING CORPORATION para distinguir productos de la misma Clase 4ª Internacional. MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 09964 de 2000, que fue decidido mediante Resolución 27992 de 2000 (31 de octubre), confirmatoria de la anterior. Por Resolución 11992 de 2001 (30 de marzo) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el recurso de apelación, confirmando en todas sus partes la Resolución 09964 de 2000. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Refiere que presentó solicitud de registro del signo mixto «MOTORKOTE 100» como marca para amparar «aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles no aceites esenciales); lubrificantes compuestos para concentrado en polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado: velas, bujías, lamparillas y mechas» productos comprendidos en la Clase 4ª Internacional. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues la terminación «KOTE» es comúnmente empleada en la formación de marcas destinadas a identificar productos comprendidos en la Clase 4ª Internacional. Así lo demuestran los registros previos de las marcas «MOBILKOTE», «MULTIKOTE», «LUBRIKOTE»,

«OMNIKOTE», «SUPERKOTE», «PROKOTE» y «MOLYKOTE».

Planteó que el examen de registrabilidad debió efectuarse teniendo en cuenta que al hacer el cotejo de las marcas debía excluirse la terminación KOTE y que si se hubieran cotejado únicamente los elementos distintivos se habría concluido que no presentan similitud fonética, visual o conceptual. La expresión «MOTORKOTE 100» es susceptible de registro, pues al analizarla sin descomponerla ortográficamente, el carácter genérico de las expresiones aisladamente consideradas desaparece y el conjunto resultante de su combinación se muestra suficientemente distintivo. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486, pues el signo mixto «MOTORKOTE 100» tiene aptitud distintiva suficiente. II . CONTESTACIONES 2.1. La SIC sostuvo que, efectuado el examen de registrabilidad del signo «MOTORKOTE 100» frente al signo «SUPERKOTE 2000» solicitado con anterioridad y la marca registrada «MOLYKOTE» en la Clase 4ª Internacional, se concluyó que son semejantes, en sus aspectos gráfico, ortográfico y fonético, habida cuenta de que el signo cuyo registro se solicita reproduce parte del signo y la marca observantes, en forma que podría inducir a error a los consumidores en cuanto a los productos y su origen empresarial, ocasionándoles una confusión directa e indirecta. Alega que los nombres y enseñas comerciales MOTORKOTE DE COLOMBIA, depositados en esa Entidad no constituyen presupuesto legal para acceder al registro de una marca que resulte confundible con la marca solicitada.

2.2. DOW CORNING CORPORATION replicó que la expresión KOTE no es de uso común, pues el hecho de que existan marcas registradas a nombre de titulares diversos no la convierte en expresión de uso común. Según la doctrina, se requieren por lo menos seis registros pertenecientes a distintos titulares para que pueda hablarse de uso común. En este caso sólo existen cuatro titulares distintos, luego la expresión KOTE no es de uso común para la Clase 4ª Internacional. Alega que el signo presentado a registro «MOTORKOTE 100» es confundible con la marca «MOLYKOTE» pues el elemento predominante en el signo mixto solicitado es su parte nominativa. La parte gráfica de la marca es una etiqueta común y corriente que no causa ninguna impresión significativa en la mente del consumidor. La expresión «MOTORKOTE» no es distintiva para aceites y lubricantes, pues está conformada por una partícula descriptiva, lo que hace que no pueda cumplir con la razón de ser de una marca que es la de ser apta para distinguir los productos o servicios en el comercio. 2.3. AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., tercera interesada en las resultas del proceso fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda 2, pero no presentó contestación.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes insistieron en los mismos argumentos expuestos en la demanda y las respectivas contestaciones.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 98-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 09964 de 2000 (28 de abril), la División de Propiedad Industrial de la SIC declaró fundadas las observaciones presentadas por AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. y DOW CORNING CORPORATION y negó a MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. el registro del signo mixto «MOTORKOTE 100» para distinguir «aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles no aceites esenciales); lubrificantes compuestos para concentrado en polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado: velas, bujías, lamparillas y mechas», productos de la Clase 4 Internacional de Niza, por considerarla afectada de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues apreciados en conjunto el signo solicitado «MOTORKOTE 100 + GRÁFICA» y las marcas «SUPERKOTE 2000» y «MOLYKOTE» se advierten semejanzas que pueden inducir al público en error, luego no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor. 2 Fl. 111

Los productos comprendidos en la Clase 4ª Internacional son: «Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.» Los productos para los cuales fue solicitado el registro son: «aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas

comestibles no aceites esenciales); lubrificantes compuestos para concentrado en polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado: velas, bujías, lamparillas y mechas» La actora alega que la denegación del registro del signo «MOTORKOTE 100 + GRÁFICA» viola los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque el signo reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad establecidos por la normativa andina para que proceda su registro. La cuestión de fondo consiste en determinar si el signo «MOTORKOTE 100» (mixto) es registrable para productos de la Clase 4ª Internacional a la luz de los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [...] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]». La marca solicitada y cuya registrabilidad se controvierte es mixta, y tiene la siguiente representación gráfica: Para su comparación, el signo «MOTORKOTE 100» y las marcas opositoras «SUPERKOTE 2000» y «MOLYKOTE» se tratarán como denominativas, por ser este el elemento predominante. A este aspecto, en la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 el Tribunal hizo la siguiente consideración: «El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.» Para efectuar la comparación importa considerar que en la etiqueta «MOTORKOTE» el número «100» se subordina a MOTORKOTE dando a entender que es una especie del género de productos que se quiere distinguir con el signo «MOTORKOTE».

Adicionalmente, para efectos del análisis que corresponde a la Sala, las marcas opositoras se analizarán utilizando únicamente su elemento nominativo, por ser el que genera controversia entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas. Las marcas opositoras son las siguientes:

MOLYKOTE

SUPERKOTE 2000

Al efectuar la comparación debe tenerse en cuenta que la expresión MOTORKOTE corresponde al nombre comercial de la actora y en los conjuntos gramaticales se emplea para indicar el origen empresarial de sus productos de la Clase 4 Internacional, de modo que para el consumidor resulta claro que los productos son fabricados por MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA 3. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar, por el aspecto visual los signos en disputa se presentan así:

MARCA SOLICITADA MARCAS OPOSITORAS

SUPERKOTE 2000

MOTORKOTE 100

MOLYKOTE Las marcas en disputa se forman con palabras en lengua extranjera. En relación con esta clase de signos, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 9-IP-2003 el Tribunal Andino sostuvo: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma 3 Lo anterior se reitera al comprobar que en la Clase 4ª no existe ningún registro marcario previo que

utilice la expresión MOTORKOTE en el conjunto marcario. extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros». En la Clase 4ª Internacional ─donde se ubican los aceites, grasas industriales y lubricantes─ aparecen registradas seis (6) marcas 4 que comparten el sufijo «KOTE», cuatro (4) de las cuales pertenecen a compañías inglesas o estadounidenses y dos (2) a otras sociedades cuya razón social se forma con vocablos ingleses 5:

MARCA REGISTRO TITULAR FECHA VIGENCIA MOLYKOTE DOW CORNING 89763 01/01/1987 25/04/2012

CORPORATION

PROKOTE +

228695 MOTORKOTE

GRÁFICA DE COLOMBIA 30/07/1999 28/03/2010

LTDA.

PROKOTE + GRÁFICA 271511 BAVARIA S.A. 14/08/2000 17/07/2013

EXXONMOBIL MOBILKOTE 270932 OIL 26/11/2002 27/06/2013

CORPORATION KOPR-KOTE 100575 JET-LUBE, INC. 17/05/1983 17/05/1988 4 Ver página de la SIC (http://www.sic.gov.co/Servicios_en_Linea/Propiedad.php). 5 Dow Corning Corporation, Exxonmobil Oil Corporation, Jet Lube Inc. y Distrioriente American Friction Ltda. y Motorkote de Colombia Ltda.

LUBRIKOTE

DISTRIORIENTE PS46 + 273615 AMERICAN 04/10/2002 29/08/2013

MIXTA FRICTION LTDA La presencia del dicho sufijo se explica por el origen inglés de estas marcas. En lengua inglesa, «kote» se pronuncia igual que «coat» ─(kōt)─ 6, palabra ésta que traduce capa, revestimiento o recubrimiento. Aunque en razón de su significado puede aceptarse que «kote» intervenga como sufijo evocativo para transmitir la idea de que se trata de productos que crean una capa protectora, es indispensable que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea suficientemente distintivo. Excluido el sufijo «kote», presente por igual en el signo solicitado y en las marcas opositoras, la comparación debe hacerse entre «MOTOR», de un lado, y SUPER y MOLY, de suerte que MOTORZOTE ofrece suficiente distintividad. Sin embargo, por el aspecto intrínseco del signo «MOTORKOTE 100» presentado a registro, resultante de la combinación de «kote» (capa) y motor se advierte que no es distintivo sino absolutamente descriptivo. En efecto, a la pregunta de en

qué consiste el producto, se respondería: Consiste en un aceite, grasa industrial o lubricante cuya propiedad es crear una capa protectora del motor. Las leyendas explicativas que acompañan el signo gráfico prueban este aserto, pues ilustran que se trata de un aceite «antifricción» al 100% que se emplea para «darle vida a su motor» y que reduce el ruido y el desgaste. La expresión «MOTORKOTE 100» designa exactamente una propiedad del producto que distingue: la de crear una capa protectora. El elemento gráfico no desvirtúa el carácter descriptivo de esta combinación, pues basta con apreciar el conjunto para concluir que el elemento nominativo MOTORKOTE 100 es el predominante. Por tanto, no asiste razón a la actora en afirmar que se trata de una combinación de fantasía, pues MOTORKOTE equivale a capa protectora para el motor, de 6 “coat (kōt), n. 3. a layer of anything that covers a surface: That wall needs another coat of paint. —v.t. 8. to cover with a layer or coating: He coated the wall with paint. The furniture was coated with dust. 9. to cover thickly, esp. with a viscous fluid or substance. (Webster’s Encyclopedic Unabridge Dictionary. New York, Gramercy, 1996, p. 394) modo que en este caso el carácter descriptivo de este signo surge precisamente de la combinación del sufijo evocativo KOTE con la palabra MOTOR. En relación con las denominaciones descriptivas y genéricas, ha dicho el Tribunal Andino de Justicia 7: «Un signo es registrable cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los

artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El literal a) del artículo 82 claramente señala que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81; es decir, los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos, perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente; si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro. El artículo 82 de la Decisión 344, en su literal d) trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos. La prohibición de registro se da, de acuerdo a la norma, para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan. La distintividad, es un requisito fundamental para el registro del lema comercial y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al lema comercial en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos. La doctrina ha definido la denominación genérica expresando que es: “…la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación. ...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

...si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”. …se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”. Se entiende por denominación genérica a una o más expresiones que hacen referencia de manera directa al producto o servicio y son usadas por el público para designarlo; corresponde al vocabulario general o uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esas palabras, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.» 7 110-IP-2004 De otra parte, precisó acerca de las denominaciones descriptivas: «... La genericidad de los signos debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate, ya que una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Al igual que en el caso de las marcas el lema comercial será de tal naturaleza si al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando las denominaciones genéricas que forman el lema comercial, de igual manera, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.» Y más adelante, agregó: «Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por

sí solo pueda servir para identificarlo. La normativa comunitaria andina señala que no son registrables los signos genéricos o descriptivos. Esta disposición impide que un titular pueda apropiarse en exclusiva de palabras de libre uso, empero es indudable que el lema comercial o la marca, formados por uno o más vocablos genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.» Así mismo, a propósito de las reglas que sirven para determinar si un signo es genérico o descriptivo, el Tribunal Andino ha señalado : «La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que par