CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00025-01-2008

SIMILITUD ORTOGRAFICA - Definición; inexistencia entre los signos BODY GEAR y PETROLEUM-PETROLIZADO / SIMILITUD FONETICA - Definición; inexistencia entre los signos BODY GEAR y PETROLEUM-PETROLIZADO En repetidas ocasiones se ha establecido tanto por el Tribunal Andino de Justicia como por esta Corporación que la similitud ortográfica consiste en la coincidencia de letras, secuencia de las mismas, número de sílabas, raíces, terminaciones, entre otras, que puedan llevar al público consumidor a incurrir en error. B O D Y G E A R (marca registrada) P E T R O L E U M (marca opositora) P E T R O L I Z A D O (marca opositora) P E T R O L E U M (marca opositora). Con la simple observación de la secuencia marcaria que acaba de referenciarse, se concluye fácilmente la inexistencia de una similitud ortográfica de los signos cotejados que pueda inducir al público a error, ya que no se presenta coincidencia alguna entre la secuencia de las letras que componen la marca registrada y sus opositoras. En consecuencia se descarta la similitud ortográfica. Respecto de la similitud fonética, la cual se presenta según la interpretación prejudicial 105-IP-2006 “entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar” debe señalarse que esta situación no se presenta, comoquiera que existe una disimilitud total entre los signos que se están cotejando. El siguiente análisis permite comprobar la inexistencia de similitud fonética, ya que al pronunciarse los signos cotejados en secuencia, se aprecian con facilidad las diferencias entre los

mismos: BODYGEAR/PETROLEUM/BODYGEAR/PETROLEUM/BODYGEAR.

SIMILITUD IDEOLOGICA O CONCEPTUAL - Inexistencia entre los signos BODY GEAR y PETROLEUM-PETROLIZADO / BODY GEAR - Signo en idioma extranjero de fantasía; inexistencia de riesgo de confusión frente a PETROLEUM y PETROLIZADO Para examinar la similitud ideológica o conceptual, la cual “se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos” la Sala establecerá el significado de los signos, toda vez que los mismos se encuentran compuestos por vocablos en inglés que no son fácilmente identificados por el consumidor medio nacional. De acuerdo con la traducción oficial que obra a folio 22 efectuada por el señor Sergio Eleuterio Latorre, traductor e intérprete oficial según Resolución 2839 de 1991 del Ministerio de Justicia, “BODY GEAR equivale a una dotación de ropa, guantes, casco, uniformes, lentes de protección, botas, zapatos, medias etc. A ser suministrado o que sirve para el vestuario y los accesorios del sector petrolero”. Por su parte el vocablo PETROLEUM es la traducción al inglés de la palabra “petróleo”, el cual puede identificarse fácilmente por el consumidor medio comoquiera que existe una clara similitud ortográfica entre los vocablos en español e inglés. Así mismo el vocablo PETROLIZADO es evocador de la idea de petróleo. Si bien los vocablos analizados hacen referencia de una u otra forma al petróleo, no es posible considerar su similitud ideológica ya que el signo BODY GEAR no es de

conocimiento común, razón por la cual se trata de un signo de fantasía. Al respecto la interpretación prejudicial que obra en el presente proceso establece: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.” Adicional a las anteriores consideraciones, es importante tener en cuenta, que en sentencia del 22 de octubre de 2004, esta Corporación analizó la posible confusión entre los vocablos BODY GEAR PETROLERO y PETROLEUM ambos para amparar productos de la clase 25 internacional, concluyendo que no existía riesgo de confusión alguno. En consecuencia, se descarta por parte de la Sala la violación del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00025-01

Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDISTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala de la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 21541 del 31 de agosto de 2000, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por el señor Albeiro Restrepo Salazar y se concedió el registro de la marca BODY GEAR (mixta) en la clase 42 internacional a favor del señor VICTOR HUMBERTO ANGEL.; 33045 del 20 de diciembre de 2000 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 23763 del 25 de julio de 2001, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca BODY GEAR (mixta) para identificar productos de la clase 42 internacional y se cancele su respectivo registro. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que el 31 de diciembre de 1999 el señor Victor Humberto Angel solicitó el registro de la marca BODY GEAR (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 28 de febrero de 2000 se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 489, la mencionada solicitud de registro. Sostuvo que el 11 de abril de 2000, el señor Albeiro Restrepo Salazar presentó escrito de oposición con fundamento en el registro de la marca PETROLEUM

(mixta) que ampara productos de la clase 25 internacional, la solicitud de registro de la marca PETROLIZADO y el nombre comercial PETROLEUM. Mediante Resolución No. 21541 del 31 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y en consecuencia concedió el registro de la marca BODY GEAR (mixta) en la clase 42 de la clasificación internacional. Manifestó que el 24 de octubre de 2000 se presentaron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Adujo que el 20 de diciembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución recurrida. Finalmente precisó que el 25 de julio de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación, mediante la Resolución No. 23763 confirmando la resolución que declaró infundada la observación y que concedió el registro de la marca BODY GEAR (mixta). c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 de la Decisión 344 comoquiera que el signo BODY GEAR (mixto) no tiene la capacidad intrínseca ni extrínseca para poder considerarse como marca.

Explicó que la expresión BODY GEAR es descriptiva de los servicios que pretende distinguir, toda vez que GEAR significa vestir y BODY significa cuerpo. Añadió que según constancia del traductor oficial la expresión equivale a una dotación de ropa a ser suministrada o que sirve para el vestuario y accesorios. Señaló que la clasificación internacional de Niza incluye dentro de la clase 25 productos tales como BODYS, presentándose de esta forma la imposibilidad de su registro, por designar el bien que pretende ampararse. Expresó que ideológicamente la marca registrada y sus opositoras, PETROLEUM (mixta) y PETROLIZADO (mixta), se confunden, toda vez que están compuestas por elementos gráficos que hacen alusión a la actividad petrolera. Sostuvo que la expresión BODY GEAR por ser descriptiva de los servicios que pretenden ampararse no debe tenerse en cuenta para la comparación, razón por la cual indicó que la única forma de referirse a la mencionada marca sería como torre de petróleo, generándose así una confusión ortográfica con las marcas

PETROLEUM y PETROLIZADO.

Finalmente respecto de la similitud fonética ratificó que la comparación debía hacerse con la forma como el público se referiría a la marca, es decir torre de petróleo, la cual presenta varias similitudes fonéticas con PETROLEUM y/o PETRÓLEO. d.- Las razones de la defensa Victor Humberto Angel Villalba, tercero interesado, contestó la demanda así: Se opuso a todas las pretensiones presentadas por la parte actora. Expresó que viene usando el signo BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA DE

TORRE DE PETRÓLEO como nombre, enseña y marca desde 1985. Indicó que el signo BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICAS DE TORRES DE PETRÓLEO es notoriamente conocido y su titular es el señor Victor Humberto Angel Villalba. Añadió que dicha marca se encuentra registrada en la clase 25 internacional, según certificado No. 222.885 y que PETROLERO + GRÁFICA se encuentra en la clase 42 internacional a nombre del mismo titular. Explicó que el señor Albeiro Restrepo Salazar se inscribió en el registro mercantil en 1996 y obtuvo la titularidad de la marca PETROLEUM (mixta) por cesión de Alvaro Castaño. Indicó que el señor Restrepo Salazar pretende que Victor Humberto Angel renuncie a usar los signos con que se identifica su marca desde 1985, pero a éste le asiste un mejor derecho por ser primero en el tiempo. Consideró que es imposible tener en cuenta la afirmación de la parte actora según la cual BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA DE TORRES es una imitación de PETROLEUM + GRÁFICAS DE TORRE, TREN, MARTILLO PIVOTANTE etc, ya que cuando la primera ya contaba con las características de marca notoriamente conocida, la segunda todavía no existía. En consecuencia solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostuvo que la expresión BODY GEAR que ampara productos de la clase 42 no

es descriptiva ni genérica respecto de los servicios que ampara, sino que por el contrario tiene la suficiente distintividad para poder considerarla como marca. Adujo que no es cierto que la administración haya considerado como elemento predominante en la marca objeto de estudio, el denominativo, toda vez que en la Resolución 21541 se establece claramente que el elemento predominante es el gráfico. Sostuvo que entre el signo BODY GEAR y las marcas PETROLEUM y PETROLIZADO no existen semejanzas de carácter gráfico, ortográfico y fonético ya que las denominaciones de cada uno son totalmente diferentes. Manifestó respecto de la similitud del elemento figurativo que aunque los mismos evocan ideas similares, se presentan elementos diferenciadores que evitan el riesgo de confusión. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 30 de enero de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 48 y 49). El mismo se adicionó por auto del 29 de julio de 2002 (fl. 154) Por auto visible a folios 260 y 261 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado del tercero interesado (fls. 281 a 285), el apoderado de la parte demandada (fls. 299 a 303) y la apoderada de la parte actora (fls. 304 a 307). Mediante proveído del 1 de abril de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al cual dio respuesta en el proceso No. 105-IP-2006. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 105-IP-2006: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque. En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá

que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad

SÉPTIMO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

OCTAVO: En la comparación entre los productos y servicios que constituyen el objeto de los signos en disputa, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios y productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”

III. -CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 23763 del 25 de julio de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor en este proceso confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, declarando infundada la oposición que presentó y concediendo el registro de la marca BODY GEAR para

distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Victor Humberto Ángel. Las marcas en disputa tienen la siguiente apariencia: MARCA REGISTRADA MARCAS OPOSITORAS En primer lugar con el fin de establecer si existe violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe analizarse el cumplimiento por parte de la marca BODY GEAR de los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La perceptibilidad se cumple claramente por la marca analizada, toda vez que puede ser aprehendida por el sentido de la vista, comoquiera que se compone por letras y dibujos que forman una estructura conjunta. Igualmente se cumple a cabalidad el requisito denominado susceptibilidad de representación gráfica, toda vez que como se expresó en párrafos precedentes, la marca analizada se encuentra representada por letras e imágenes. El siguiente requisito exigido legalmente para el registro de una marca, el cual se refiere a la individualización de un producto o servicio en el mercado es la distintividad, el cual en consideración de la Sala sí se cumple ya que el signo BODY GEAR determina claramente el producto que pretende amparar. Previo al cotejo gráfico, fonético y conceptual de las mencionadas marcas, es importante analizar cuáles son los elementos que deben analizarse para lograr establecer si existe algún riesgo de confusión para los consumidores. Si bien la marca BODY GEAR tiene un alto componente gráfico, es clara la prevalencia del elemento nominativo, razón por la cual será éste el que se tendrá en cuenta para el respectivo cotejo marcario. Igualmente, en las marcas PETROLEUM y

PETROLIZADO sobresale el elemento nominativo, razón por la cual deberán confrontarse los componentes nominativos de dichos signos. Teniendo en cuenta la anterior consideración, procederá la Sala a efectuar el respectivo cotejo ortográfico, fonético y conceptual respecto de la marca registrada y sus opositoras. En repetidas ocasiones se ha establecido tanto por el Tribunal Andino de Justicia como por esta Corporación que la similitud ortográfica consiste en la coincidencia de letras, secuencia de las mismas, número de sílabas, raíces, terminaciones, entre otras, que puedan llevar al público consumidor a incurrir en error. B O D Y G E A R (marca registrada) P E T R O L E U M (marca opositora) P E T R O L I Z A D O (marca opositora) P E T R O L E U M (marca opositora) Con la simple observación de la secuencia marcaria que acaba de referenciarse, se concluye fácilmente la inexistencia de una similitud ortográfica de los signos cotejados que pueda inducir al público a error, ya que no se presenta coincidencia alguna entre la secuencia de las letras que componen la marca registrada y sus opositoras. En consecuencia se descarta la similitud ortográfica. Respecto de la similitud fonética, la cual se presenta según la interpretación prejudicial 105-IP-2006 “entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar” debe señalarse que esta situación no se presenta, comoquiera que existe una disimilitud total entre los signos que se están cotejando. El siguiente análisis permite comprobar la inexistencia de similitud fonética, ya que al pronunciarse los

signos cotejados en secuencia, se aprecian con facilidad las diferencias entre los mismos: BODYGEAR/PETROLEUM/BODYGEAR/PETROLEUM/BODYGEAR/ PETROLEUM/BODYGEAR/PETROLEUM/BODYGEAR/PETROLEUM/ BODYGEAR/PETROLIZADO/BODYGEAR/PETROLIZADO/BODYGEAR/ PETROLIZADO/BODYGEAR/PETROLIZADO/BODYGEAR/ Para examinar la similitud ideológica o conceptual, la cual “se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos” la Sala establecerá el significado de los signos, toda vez que los mismos se encuentran compuestos por vocablos en inglés que no son fácilmente identificados por el consumidor medio nacional. De acuerdo con la traducción oficial que obra a folio 22 efectuada por el señor Sergio Eleuterio Latorre, traductor e intérprete oficial según Resolución 2839 de 1991 del Ministerio de Justicia, “BODY GEAR equivale a una dotación de ropa, guantes, casco, uniformes, lentes de protección, botas, zapatos, medias etc. A ser suministrado o que sirve para el vestuario y los accesorios del sector petrolero”. Por su parte el vocablo PETROLEUM es la traducción al inglés de la palabra “petróleo”, el cual puede identificarse fácilmente por el consumidor medio comoquiera que existe una clara similitud ortográfica entre los vocablos en español e inglés. Así mismo el vocablo PETROLIZADO es evocador de la idea de petróleo. Si bien los vocablos analizados hacen referencia de una u otra forma al petróleo,

no es posible considerar su similitud ideológica ya que el signo BODY GEAR no es de conocimiento común, razón por la cual se trata de un signo de fantasía. Al respecto la interpretación prejudicial que obra en el presente proceso establece: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.” Adicional a las anteriores consideraciones, es importante tener en cuenta, que en sentencia del 22 de octubre de 20041, esta Corporación analizó la posible confusión entre los vocablos BODY GEAR PETROLERO y PETROLEUM ambos para amparar productos de la clase 25 internacional, concluyendo que no existía riesgo de confusión alguno. En consecuencia, se descarta por parte de la Sala la violación del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En igual sentido debe descartarse la violación del literal d), artículo 82 de la Decisión 344, toda vez que la expresión BODY GEAR por ser una palabra en idioma extranjero cuyo significado no es de conocimiento común no puede resultar en este país descriptiva de los servicios que se están amparando, que de acuerdo con las resoluciones atacadas se trata de: “servicios de distribución, comercialización, importación, exportación, almacenaje, alquiler, compra y venta de ropa, calzado, vestidos, cosméticos, perfumería, artículos de cuero, accesorios de vestuario, joyería, joyas y relojes, y en general cualquier accesorio para la

vestimenta, uso o embellecimiento de las personas, servicios prestados por tiendas o almacenes que distribuyen todos estos artículos, servicios de maquila”. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 1 Consejo de Estado, Sección Primera. M.P. doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp.:2000-6123.

Actor: Albeiro Restrepo Salazar.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN