CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00026-01-2005

MARCA NOTORIA - Lo es TIDE por difusión, antiguedad y uso / TIDEMarca notoria A juicio de la Sala, el anterior material prueba la notoriedad de la marca en los términos del artículo 84 de la Decisión 344, pues demuestra que la marca TIDE de propiedad de PROCTER & GAMBLE COMPANY es una marca notoria desde mucho antes de que se concediera el registro de la marca TIDE a favor de LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.) para distinguir productos de la Clase 4, incluso con anterioridad a la fecha en que este última introdujo la solicitud de registro ante la División de Signos Distintivos. En efecto, las pruebas aportadas demuestran el conocimiento que de tal marca se tiene en el exterior, así como el uso de los productos que ampara, especialmente el de detergentes para lavar la ropa, y que, además, la marca TIDE tiene una posición destacada en el mercado de los detergentes, debido a su antigüedad y a su calidad. Concluye la Sala que la marca TIDE para distinguir los productos comprendidos en las Clase 3 tiene la calidad de notoria y cumple con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, independientemente de que ampare productos de diferente clase a los amparados con la marca TIDE que aquí se controvierte, razón por la cual declarará la nulidad de los actos acusados que concedieron el registro de esta última, pues se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 83, literal e), de la Decisión 344. A título de restablecimiento del derecho, ordenará que la Superintendencia de Industria y Comercio cancele el certificado de registro de la marca TIDE para

distinguir los productos de la Clase 4, otorgado a favor de LUBRAX LTDA. (hoy

C.I. BRACOL LTDA.).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., tres (03) de noviembre del dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00026-01

Actor : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 31938 de 30 de noviembre de 2000, 10046 de 29 de marzo de 2001 y 25886 de 31 de julio de 2001, expedidas las dos primeras por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales se declaró infundada la observación presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió a LUBRAX LIMITADA (hoy C.I. BRACOL LTDA.) el registro de la marca TIDE, para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación

interpuestos contra la inicialmente citada, confirmándola.

ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y, como consecuencia de lo anterior, se ordene anular el registro de la marca TIDE a nombre de LUBRAX LIMITADA (hoy C.I. BRACOL LTDA.) para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, y cancelar el respectivo certificado de registro. De igual manera solicita que se ordene a la demandada publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º.- LUBRAX LTA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TIDE (mixta), para distinguir, “aceites industriales (que no sean aceites o grasas comestibles, ni aceites esenciales); lubricantes, lubricantes de todo tipo y para todos los usos; compuestos para concentrar el polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado; velas, bujías, lamparillas y mechas”, productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 451 de 3 de julio de 1997. 2º.- Contra la mencionada solicitud la actora formuló observación el 12 de noviembre de 1997 con fundamento en la causal de

irregistrabilidad del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dada la identidad visual, fonética y conceptual entre la marca mixta TIDE solicitada y las marcas nominativas TIDE y mixta TIDE de su propiedad, notoriamente conocidas a nivel mundial y protegidas bajo los registros colombianos núms. 124.759, 117.473 y 186.320 en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y manifestó que con posterioridad allegara las pruebas referentes a la notoriedad de su marca. 3º.- LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.) dio respuesta a la observación alegando ausencia de riesgo de confusión entre la marca mixta solicitada TIDE y la marca registrada TIDE, debido a que las marcas distinguen productos de diferente clase. Asimismo, modificó la marca omitiendo su aspecto gráfico y la identificó únicamente como marca nominativa TIDE, y limitó la cobertura de la solicitud de registro únicamente para distinguir “aceites y grasas industriales para maquinaria y combustible para motores”. 4º.- La actora presentó el 8 de julio de 1998 memorial mediante el cual allegó pruebas de notoriedad de la marca TIDE. 5º.- La Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 31938 de 30 de noviembre de 1998, declarando infundada la observación presentada por la actora y concediendo el registro de la marca TIDE, aduciendo que se alegó la notoriedad, pero que no se probó. 6º.- Contra la anterior Resolución la actora interpuso los

recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmarla. 7º.- La marca TIDE de propiedad de la actora, tal y como se probó en la actuación administrativa, es notoriamente conocida en los Estados Unidos y a nivel internacional. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación: Primer cargo.- Violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, por cuanto la demandada omitió considerar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre dicha marca y la marca mixta TIDE, registrada con anterioridad a favor de la actora y notoriamente conocida. Las marcas en conflicto son confundibles, pues su identidad puede inducir al público a error. Adicionalmente, hay confusión indirecta, ya que la marca mixta TIDE de la solicitante distingue productos de la Clase 4 que guardan relación con los productos de la Clase 3 que la marca TIDE de la actora protege, por cuanto ambas cubren aceites. En este sentido, ambos productos provienen de un mismo género. De igual manera, los jabones, comprendidos en la Clase 3, son hechos a base de grasa, productos comprendidos en la Clase 4 de la marca TIDE que se controvierte, es decir, que comparten materia prima común que puede dar lugar a un riesgo de confusión entre las marcas. De otra parte, el hecho de consistir la marca solicitada en una

reproducción exacta de la marca original puede inducir al público consumidor a considerar que los productos distinguidos con una y otra marca tiene el mismo origen empresarial. La confundibilidad o riesgo de confusión de las marcas en conflicto, se deriva de las siguientes consideraciones: (1) Las marcas cotejadas amparan productos relacionados de las Clases 3 y 4 de la Clasificación Internacional; dichos productos pueden ofrecerse a través de los mismos canales de distribución (posiblemente de sus materias primas) lo cual determina que la comparación entre las marcas deba hacerse de manera más rigurosa. (2) En la marca mixta que se controvierte el componente predominante es el denominativo TIDE, no sólo porque así es reivindicado por el solicitante, sino por su caracterización y preponderancia dentro del conjunto. Debe tenerse en cuenta que los elementos gráficos y la grafía de la letra son irrelevantes para efectos de la comparación, pues carecen de una particular fuerza distintiva dentro del conjunto. Comparando entonces las expresiones en conflicto TIDE y TIDE, su confundibilidad es evidente, pues su composición ortográfica es idéntica, su pronunciación es la misma y, finalmente, tienen idéntico contenido conceptual, si se tiene en cuenta que tal expresión traducida al castellano significa “marea”. Segundo cargo.- Violación del artículo 83, literal e), de la Decisión 344, pues la actora, mediante memorial de 8 de julio de 1998 presentó prueba de notoriedad de la marca TIDE a la División de Signos Distintivos, no obstante lo cual la demandada no tuvo en cuenta el material publicitario, ejemplares

de la revista TIME, NEWSWEEK, PEOPLE y de otras revistas y periódicos donde se promociona la marca TIDE, videos y muestras de la agencia Leo Burnet que demuestran la intensidad y el ámbito de difusión de la marca. Los resultados de dicha publicidad realizada por radio, televisión y publicaciones impresas demuestran la extensión de su conocimiento por parte del público consumidor, así como la antigüedad de la marca y su uso constante se reflejan en todo el material probatorio aportado a la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto contienen proyectos integracionistas del mercadeo de productos TIDE, promociones, empaques y concursos que año tras año la actora realiza para promocionar su marca TIDE. Asimismo se dan constancias de artículos que mencionan a TIDE como una de las marcas más utilizadas para distinguir detergentes desde 1946; y finalmente, la producción y mercadeo de TIDE es demostrada con listados de cifras de resultados de su publicidad. Todas estas pruebas fueron debidamente anunciadas en el escrito de observación del 12 de noviembre de 1997, y allegadas posteriormente el 8 de julio de 1998, antes de proferirse cualquier decisión por parte de la División de Signos Distintivos, cumpliendo con los requisitos de ley. El artículo 34 del C.C.A. establece que “Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado”, el cual armoniza con lo dispuesto en el artículo 3º, ibídem, según el cual las autoridades

deben suprimir los trámites innecesarios “... sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados”. Igualmente señala que “Los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias”. La Superintendencia de Industria y Comercio en muchas ocasiones ha interpretado el artículo 15, literal d), del Decreto 117 de 1994 en forma restringida, norma que enumera los requisitos de un escrito de observación para que sea admitido; dicha interpretación establece que ninguna prueba podrá ser allegada al Despacho con posterioridad a la presentación del escrito de observaciones. Sin embargo, el artículo 15 no restringe la oportunidad de presentación de pruebas frente a la entidad, debiendo entenderse su literal d) como la obligación del observante de pedir las pruebas que deberán tenerse en cuenta durante la actuación administrativa, más no como el único momento de su presentación. La marca TIDE como notoria que es merece especial protección, según lo han reconocido la doctrina y la jurisprudencia, por lo cual no debe haber un pronunciamiento sobre su confundibilidad con ligereza, sino después de un juicioso estudio recalcando sus semejanzas más que sus diferencias, y teniendo en cuenta que la marca TIDE prioritaria y notoria merece especial protección y, por ende, debe omitirse un análisis sobre la relación de productos de las Clases 3 y 4 que una y otra protegen. El registro de la marca TIDE a favor de un tercero le ocasiona a la actora un perjuicio ilícito en cuanto su marca dotada de una fuerza distintiva se

diluye; además, su uso por parte de un tercero constituye un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. d.- Las razones de la defensa La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes: 1º. Los actos acusados fueron expedidos por el Superintendente de Industria y Comercio con plena competencia, revestido para el efecto de las precisas atribuciones legales conferidas por el Decreto Ley 2153 de 1992 y por la Decisión 344. 2º. De los documentos obrantes en el expediente 97-36945, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo la Superintendencia de Industria y Comercio garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Si bien la marca TIDE registrada por la actora y la marca TIDE registrada a favor de LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.) son idénticas en el elemento denominativo, es necesario tener en cuenta que los productos que amparan una y otras son completamente distintos, en razón a que los de la Clase 3 tienen como naturaleza los productos de limpieza y aseo, en tanto que la Clase 4 comprende los aceites y grasas industriales, los combustibles y las materias para el alumbrado, de donde se concluye que no existe conexión competitiva, ya que sus finalidades, naturaleza, medios de publicidad y comercialización son diferentes y, por tanto, pueden coexistir en el mercado sin generar confusión dentro del público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca.

En cuanto a la alegada notoriedad de la marca, se tiene que no fue probada en su momento procesal, de acuerdo con los establecido en la Decisión 344 y en el Decreto 117 de 1994. De todas maneras, tal notoriedad no obstaculiza el registro de la marca a favor de LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA), pues han coexistido pacíficamente en el mercado sin inducir al público consumidor a error. Por su parte, LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA), tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es titular de la marca TIDE, Clase 4, que se controvierte, no contestó la demanda. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de septiembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 507). Por auto visible a folio 551 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Mediante proveído del 26 de abril de 2004 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, (fl. 561) el cual dio respuesta a la referida solicitud, mediante providencia de 6 de abril de 2005 (fl. 586) Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho la actora (fl. 567) y la entidad demandada.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. “Tercero: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, y en el caso de la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta todo el conjunto; vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. “Cuarto: Quien alegue la notoriedad de la marca, está obligado a probarla, basándose, pro ejemplo, en los criterios enunciados en la Decisión 344; correspondiéndole a la Autoridad Nacional Competente determinar si una marca es o no notoria. “Quinto: Cuando un signo sea integrado por una o más

palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El texto de las normas que fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; “b) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el

registro”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue”. Las marcas enfrentadas son las marcas mixtas TIDE, la una para distinguir los productos de la Clase 3, esto es, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, y la otra para amparar los productos de la Clase 4, es decir, aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles(incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas. Dos son los cargos contra las resoluciones acusadas: el haber otorgado una marca previamente registrada a favor de un tercero para productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, y el haber otorgado una marca idéntica a una notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Como quiera que en ambas marcas predomina el elemento

denominativo TIDE, es evidente que entre una y otra existe identidad ortográfica, visual, fonética y conceptual, razón por la cual debe la Sala entrar a estudiar si le asiste razón a la demandada cuando afirma que la notoriedad de la marca no fue probada, o si, por el contrario, le asiste razón a la actora cuando afirma que sí lo fue. En el escrito de observaciones1, la actora dejó dicho: “Conforme a los presupuestos del artículo 34 del C.C.A. prontamente allegaré material probatorio sustentando la notoriedad de la marca TIDE de propiedad de The Procter & Gamble Company”. Obra en el expediente2 el escrito presentado por la apoderada de la actora el 8 de julio de 1998, en los siguientes términos: “... me permito dar alcance al escrito de observaciones de fecha 12 de noviembre de 1997 presentado a nombre de mi representada contra la solicitud de registro de marca de la referencia a nombre de la sociedad Lubrax Limitada... y allegar con el presente memorial, los siguientes documentos a fin de contribuir al acervo probatorio de dicha notoriedad...”. El artículo 15 del Decreto 117 de 1994, “Por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, dispone: “Artículo 15.- Presentación de observaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio no tramitará las observaciones que están comprendidas en los caos indicados en el artículo 94 de la Decisión 34, así como las que no cumplan los siguientes requisitos: “a) ... “d) Las pruebas tendientes a desvirtuar la registrabilidad del signo”. 1 Folio 46 del cuaderno principal.

2 Folio 113 del cuaderno principal. En la contestación de la demanda la Superintendencia adujo que las pruebas no fueron presentadas oportunamente, no obstante lo cual encuentra esta Corporación que éstas fueron presentadas no sólo antes de resolverse los recursos de la vía gubernativa, sino aún antes de adoptarse la decisión de otorgar el registro de la marca TIDE para productos de la Clase 4 a favor de LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.), razón por la cual debió la demandada tenerlas en cuenta, pues es su deber no otorgar el registro de una marca que vaya en contravía de cualquiera de las disposiciones que rigen la materia, para el caso, de las de la Decisión 344. Sobre las marcas notorias y su prueba, sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas pertinentes a este proceso: “La notoriedad de la marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece al grupo de consumidores o usuarios de bienes o servicios que suele utilizar. La característica que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad ‘notoria’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor”. “Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes términos: ‘La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por

quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”. Preceptúa el artículo 84 de la Decisión 344: “Artículo 84.-Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca. “c) La antigüedad de la marca y su uso constante. “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. Al memorial presentado el 8 de julio de 1998 con el fin de probar la notoriedad de su marca TIDE, la actora anexó, entre otras, las siguientes pruebas: - Fotocopias autenticadas de certificados de registro de su marca TIDE en Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Australia, Pakistán, Sur Africa y Suiza. - Ejemplares de las revistas TIME y NEWSWEEK, en los que se anuncia el detergente marca TIDE, de propiedad de la actora. - Ejemplares de periódicos de Latinoamérica donde se promocionan los productos identificados con la marca TIDE de propiedad de la actora. - Artículos donde consta que la marca TIDE data de 1946, que alcanzó el 29.7% del mercado de detergentes en 1996 y que en los 50 años de existencia es uno de los detergentes más vendidos en Estados Unidos de América.

• Artículo publicado en Asbury Park Press en 1996, referente a los 50 años de presencia en el mercado del detergente TIDE: “Procter & Gamble se está preparando para celebrar el aniversario de los 50 años de una de las historias empresariales más exitosas después de la II Guerra Mundial, y al oír a los expertos contarlo, el secreto fue – y sigue siendo – consistencia y simplicidad. “Cuando P & G lanzó Tide en 1946, fue el primer detergente sintético vendido en Estados Unidos, y rápidamente se convirtió en el pilar del éxito continuo de la empresa. En 1949, cuando se logró su distribución a nivel nacional, Tide había acaparado aproximadamente 30 por ciento del mercado Americano de los detergentes para ropa. Tide actualmente se vende en 20 países, incluyendo la China, Rusia, las Filipinas y el Medio Oriente. Cuando la competencia de P & G estaba promocionando sus jabones en polvo, tales como Rinso y Duz, vacilaron sobre cambiarse a detergentes sintéticos, pero P & G rápidamente pudo apoderarse del control del mercado. “Actualmente el dominio de Tide continua sin rival. Tide continúa comandando una participación estimada del 30 por ciento del mercado americano para detergente de trabajo pesado que en la actualidad tiene un valor de $4000 millones de dólares anuales... “Los autores de la industria publicitaria, dicen que Tide convirtió a la P & G en la firma con más publicidad en el mundo, la cual desembolsa $5000 millones de dólares al año para abanico de marcas y productos. Ellos sugieren que la historia ofrece

lecciones importantes para desarrollar y nutrir un producto que logre captar y mantener una porción importante del mercado. “La primera lección es la calidad. Desde el principio, P & G promocionó a Tide como un producto que funcionaba mejor, y cuando no había competidores sintéticos eso era verdad. Ellos mantuvieron el lema simple y creíble, enfocándose en testimonios de gente real y no de actores. Los lemas fueron sencillos y acaparadores: ‘el milagro del día de lavar’; ‘océanos de espuma’; ‘llegó Tide, salió la mugre’. Y P & G resistió las presiones inevitables del mercado para cambiar el producto y su empaque. Prueba de esto es que en medio siglo, únicamente dos agencias de publicidad han manejado la cuenta de Tide. El lema actual ‘si tiene que estar limpio, tiene que ser con Tide’, se ha utilizado por una década. “Es reconfortante encontrar que el éxito no se ha menoscabado con el transcurso del tiempo. Ha habido innovaciones cuidadosas; Tide en líquido se introdujo al mercado en 1984 y Tide con blanqueador en 1988. Su diseño básico del empaque con sus anillos concéntricos anaranjados y azules, sorpresivamente ha cambiado muy poco. “Juzgando por el éxito de Tide, Procter & Gamble asertó en 1946 y tuvo el buen sentido de no cambiar a través de los años. ‘No es rebuscado decir que la compañía hoy en día se construyó con el respaldo de Tide’, dijo el Jefe de Archivos de P & G, de Rider”. A juicio de la Sala, el anterior material prueba la notoriedad de la marca en los términos del artículo 84 de la Decisión 344, pues demuestra que la

marca TIDE de propiedad de PROCTER & GAMBLE COMPANY es una marca notoria desde mucho antes de que se concediera el registro de la marca TIDE a favor de LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.) para distinguir productos de la Clase 4, incluso con anterioridad a la fecha en que este última introdujo la solicitud de registro ante la División de Signos Distintivos. En efecto, las pruebas aportadas demuestran el conocimiento que de tal marca se tiene en el exterior, así como el uso de los productos que ampara, especialmente el de detergentes para lavar la ropa, y que, además, la marca TIDE tiene una posición destacada en el mercado de los detergentes, debido a su antigüedad y a su calidad. Concluye la Sala que la marca TIDE para distinguir los productos comprendidos en las Clase 3 tiene la calidad de notoria y cumple con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, independientemente de que ampare productos de diferente clase a los amparados con la marca TIDE que aquí se controvierte, razón por la cual declarará la nulidad de los actos acusados que concedieron el registro de esta última, pues se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 83, literal e), de la Decisión 344. A título de restablecimiento del derecho, ordenará que la Superintendencia de Industria y Comercio cancele el certificado de registro de la marca TIDE para distinguir los productos de la Clase 4, otorgado a favor de

LUBRAX LTDA. (hoy C.I. BRACOL LTDA.).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia e