CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00029-01-2006

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Son marcas de fantasía / RIESGO DE CONFUSION - Origen empresarial de los productos: ROUGH RIDER y EASY RIDERS frente a HARD RIDER / SEMEJANZA FONETICA - RIDER como sustantivo / COTEJO DE CONJUNTO - Semejanza entre los signos ROUGH RIDER y EASY RIDERS frente a HARD RIDERS El término «RIDER», traducido a la lengua española significa JINETE o CICLISTA, dependiendo de la palabra que prosiga; así, HORSERIDER significa jinete (caballo en inglés traduce HORSE) y BIKERIDER ciclista (bicicleta en inglés traduce BIKE). Dicho vocablo no ha pasado a formar parte de la lengua española como palabra generalmente conocida, ni es de común utilización, pues el público consumidor de los productos de la Clase 25, que es el ordinario, por lo general desconoce su significado en lengua inglesa. Por tanto, no puede apreciarse como si se tratara de una expresión local, sino como una expresión de fantasía. Dada esa circunstancia, el consumidor terminará por asociar las marcas que se forman con la expresión RIDERS –cuyo significado literal desconoce– con los productos de la Clase 25 Internacional que ésta distingue y con THE H.D. LEE COMPANY, INC., su fabricante. La Sala pone de presente que en este caso el riesgo de confusión que pueden causar en el consumidor las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto se suscita en relación con la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. Desde el

punto de vista conceptual los signos en conflicto que presentan mayor semejanza son «ROUGH RIDERS» y «HARD RIDER», atendida la circunstancia de que el término ROUGH traduce áspero y HARD significa duro, rudo, de suerte que los conceptos resultantes son sinónimos: jinete rudo / jinete duro. Por el aspecto fonético también son semejantes dada la identidad del elemento principal (RIDER) que en las marcas opositoras figura en plural y en la controvertida en singular. La diferencia en los adjetivos calificativos no despeja el riesgo de confusión, pues la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por el aspecto de conjunto las semejanzas que presentan los signos opositores también son manifiestas (...). Se trata de signos denominativos compuestos que se forman a partir de la combinación de la palabra «RIDER» con otros elementos gramaticales que se emplean como adjetivos calificativos; en los conjuntos conceptuales resultantes «RIDER» se emplea como sustantivo, luego por el aspecto conceptual los conjuntos gramaticales resultantes son muy semejantes. Por consiguiente, al otorgar la entidad demandada el registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, contravino los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, que prohíben el registro de signos que se asemejen a una marca presentada a registro con anterioridad, para productos respecto de los cuales su uso pueda inducir al público en error, particularmente en relación con su procedencia. Se

impone, pues, declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00029-01

Actor: THE H. D. LEE COMPANY, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por THE H. D. LEE COMPANY, INC. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada una observación y concedió a MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ el registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» (mixta), para distinguir «suelas para zapatos», productos comprendidos en la Clase 251 Internacional.

I. LA DEMANDA THE H. D. LEE COMPANY, INC., domiciliada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 21262 de 26 de septiembre de 1996, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por THE

H. D. LEE COMPANY, INC. y concedió el registro de la marca mixta

«HARD RIDER CODE 3» a favor de MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ, para distinguir «suelas para zapatos», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 8618 de 23 de marzo de 2001 por la cual la citada funcionaria decidió el recurso de reposición, manteniendo la decisión anterior. 1 Los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional son : «Vestidos, calzados, sombrerería» 1.1.3. Que es nula la Resolución 25104 de 31 de julio de 2001 por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se cancele el certificado de registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» (mixta) en la Clase 25 Internacional. 1.2. Hechos  El 25 de septiembre de 1995, MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ presentó solicitud de registro como marca del signo «HARD RIDER CODE 3» para distinguir «suelas para zapatos», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.  La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 424 de 27 de octubre de 1995, página 126.  El 12 de diciembre de 1995, la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC. presentó observaciones con fundamento en sus marcas previamente registradas «LEE RIDERS» según certificado No. 108.413, «LEE ROUGH RIDERS», certificado No. 148.587 y «LEE EASY RIDERS», certificado No.

164.513 y la solicitud previa para la marca «RIDERS» No. 94.015.733, y por considerar que desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual la marca «HARD RIDER CODE 3» presenta semejanzas que hacen imposible su diferenciación, pues reproduce el elemento «RIDER».  Mediante Resolución 21262 de 26 de septiembre de 1996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por THE H. D. LEE COMPANY, INC. y otorgó el registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» en la Clase 25 Internacional, a favor de MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ por considerar que entre la marca solicitada y las marcas registradas no existían semejanzas capaces de inducir al público en error.  El 27 de noviembre de 1996 la actora presentó los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución 21262. Al decidirlos se confirmó el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 al concederse el registro como marca del signo «HARD RIDER CODE 3», pese a carecer de distintividad para distinguir productos de la Clase 25 Internacional pues reproduce la expresión «RIDERS» que es el elemento predominante de la familia de marcas de propiedad de THE H. D. LEE COMPANY, INC.

La marca solicitada «HARD RIDER CODE 3» es confundiblemente semejante con las marcas nominativas registradas «LEE RIDERS», «LEE ROUGH RIDERS» y «LEE EASY RIDERS» de propiedad de THE H. D. LEE COMPANY, INC. lo que imposibilita que los consumidores distingan entre sus productos y los de MANUEL

IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ.

Se violó el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 en tanto que la marca «HARD RIDER CODE 3» induce en error al público consumidor y a los medios comerciales, ya que éstos podrían creer que se trata de otra marca registrada y utilizada por la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC. para comercializar un producto con la misma calidad y características de los de esta compañía. Se violó el artículo 83 literal a) ídem porque desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual el signo solicitado y las marcas previamente registradas presentan semejanzas capaces de crear confusión en el público consumidor. II . CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca «HARD RIDER CODE 3». 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos acusados y sostuvo que al expedirlos no violó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que constituía el régimen legal aplicable a la solicitud que concluyó con su expedición. Sostuvo que al comparar los signos en cuestión concluyó que no eran

confundibles y que no existían semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir en error al consumidor, de modo que no se configuraba la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Afirmó que si bien las palabras «RIDER» y «RIDERS» constituyen un elemento común entre las marcas mencionadas, ello no es un obstáculo para el registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» en la medida en que ésta tiene elementos adicionales que la hacen diferenciable. Sostiene que no hay semejanza entre las marcas que se examinan, puesto que la impresión que causa su percepción por los sentidos le permite al consumidor traer a la mente los elementos característicos de cada una al momento de hacer la comparación, haciéndolas perfectamente diferenciables. Finalmente destacó el hecho de que las semejanzas que presentan las marcas no resultan suficientes para inducir al público en error pues no causan confusión. 2.2. MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ, en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, replicó que ni desde el punto de vista ortográfico, fonético o conceptual la marca «HARD RIDER CODE 3» se semeja a las marcas «LEE ROUGH RIDERS», «LEE EASY RIDERS» y «LEE RIDERS» y por ello no es susceptible de producir confusión o de inducir al público en error.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en su demanda e insistió en el riesgo de confusión que produce el hecho de que les sea común el

elemento predominante, como en este caso ocurre con la expresión «RIDER». Insistió en que para llevar a cabo el análisis comparativo entre marcas, se deben apreciar sus semejanzas y no sus diferencias, que la administración cometió un error de interpretación al conceder el registro como marca del signo «HARD RIDER CODE 3» sin tener en cuenta los derechos que tiene THE H. D. LEE COMPANY, INC. sobre las marcas registradas «LEE ROUGH RIDERS», «LEE EASY RIDERS» y «LEE RIDERS». 3.2. El apoderado de la Superintendencia reiteró los argumentos expuestos en su contestación. 3.3. MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ como tercero interesado no presentó alegatos de conclusión.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 21262 de 26 de septiembre de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por THE H. D. LEE COMPANY, INC. y concedió a favor de MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ el registro de la marca mixta «HARD RIDER CODE 3» para distinguir «suelas para zapatos», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, por considerar que no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la

Decisión 344, pues si se aprecian en conjunto el signo solicitado para registro «HARD RIDERS CODE 3» y las marcas «LEE ROUGH RIDERS», «LEE EASY RIDERS» y «LEE RIDERS» registradas a favor de THE H. D. LEE COMPANY, INC. no se advierten semejanzas que puedan inducir al público en error, luego pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor. La actora considera que al conceder el registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 82 literales a) y h) y el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ya que ésta no era registrable en la Clase 25 Internacional puesto que en el análisis comparativo no se tuvieron en cuenta sus similitudes con sus marcas previamente registradas «LEE ROUGH RIDERS», «LEE EASY RIDERS» y «LEE RIDERS» que la hacen confundiblemente semejantes con éstas. Sostuvo que el hecho de distinguir productos de la misma clase 25 de la Clasificación Internacional puede inducir al público en error sobre su calidad y características, y causar confusión respecto de su origen empresarial. Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si el signo «HARD RIDER CODE 3» (mixto) es o no confundiblemente semejante con las marcas «RIDERS», «LEE ROUGH RIDERS», «LEE EASY RIDERS» y «LEE RIDERS» registradas a favor de THE H. D. LEE COMPANY, INC. y si está o no incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y

83 literal a) de la Decisión 344 cuyo tenor literal es el siguiente:

«DECISIÓN 344

ARTÍCULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. [...] ARTÍCULO 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; [...] h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; [...] ARTÍCULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. ...» La marca cuya registrabilidad se controvierte es mixta, y corresponde a la siguiente representación gráfica: Para su comparación, la marca «HARD RIDER CODE 3» se tratará como denominativa pues este es el elemento predominante. A este aspecto, en la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 el Tribunal hizo la

consideración siguiente: «El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.» Para efectuar la comparación importa considerar que en la etiqueta «HARD RIDER CODE 3» la expresión «CODE 3» que traduce código o referencia 3, se subordina a HARD RIDER dando a entender que es una especie de suelas de zapatos del género distinguido con el signo «HARD RIDER» Las marcas opositoras son las siguientes:

RIDERS

LEE RIDERS

LEE ROUGH RIDERS LEE EASY RIDERS Al efectuar la comparación debe tenerse en cuenta que la expresión LEE corresponde al nombre comercial de la actora y en los conjuntos gramaticales se emplea para indicar el origen empresarial de sus productos de la clase 25 Internacional, de modo que para el consumidor sea claro que los distinguidos con las marcas «LEE RIDERS» «LEE ROUGH RIDERS» y «LEE EASY RIDERS» son fabricados por THE H. D. LEE COMPANY INC. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar, por el aspecto visual los signos en disputa se presentan así:

MARCAS OPOSITORAS MARCA SOLICITADA

RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE ROUGH RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE EASY RIDERS HARD RIDER CODE 3

(Para productos comprendidos en la (Para distinguir «suelas de

Clase 25 Internacional «Vestidos, zapatos») calzados, sombrerería») El Tribunal Andino ha sostenido que las marcas formadas por denominaciones en lengua extranjera cuyo significado no es generalmente conocido por los hablantes, deben ser consideradas denominaciones de fantasía. Ha dicho el Tribunal: «La legislación andina no prohíbe las palabras que se encuentren en otro idioma que no es el castellano para que sean registradas como marcas. No todos los consumidores conocen las diferentes lenguas extranjeras, pero existen palabras, que por su frecuente uso, se conoce cuál es su significado en nuestro idioma, y si éstas son usuales, genéricas o descriptivas, les está prohibido su registro. Nadie puede adueñarse exclusivamente de denominaciones que pertenecen al común de la sociedad. Las marcas que contienen denominaciones extranjeras, por el normal desconocimiento del público, deben ser consideradas como denominaciones caprichosas o de fantasía, si es que no han pasado a ser parte del idioma nacional con significado generalmente definido debido a los medios de difusión y publicidad2». Al respecto, el Tribunal Andino en Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 9-IP-2003 señaló: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso,

cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la 2 Interpretación Prejudicial rendida en la acción de nulidad interpuesta por HERSHEY FOODS CORPORATION contra el registro de la marca KISS COOL (denominativa), clase 30, a favor de KRAFT CORPORATION. Expediente 11001-03-24-000-1999-5449-01. Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros». Como se trata de signos denominativos en lengua inglesa, es ineludible hacer su comparación desde el punto de vista visual, fonético y conceptual en esa lengua, pues cada día va en aumento el número de hispano-parlantes que tienen conocimientos de inglés, lo mismo que la cantidad de marcas con vocablos ingleses. El término «RIDER», traducido a la lengua española3 significa JINETE o CICLISTA, dependiendo de la palabra que prosiga; así, HORSERIDER significa jinete (caballo en inglés traduce HORSE) y BIKERIDER ciclista (bicicleta en inglés

traduce BIKE). Dicho vocablo no ha pasado a formar parte de la lengua española como palabra generalmente conocida, ni es de común utilización, pues el público consumidor de los productos de la Clase 25, que es el ordinario, por lo general desconoce su significado en lengua inglésa. Por tanto, no puede apreciarse como si se tratara de una expresión local, sino como una expresión de fantasía. El vocablo «RIDERS» no puede ser considerado como palabra genérica o descriptiva, o sea, no guarda relación directa con los productos de la Clase 25 Internacional, pues no describe la naturaleza, composición, propiedades o características de los vestidos, zapatos o sombrería. Por consiguiente, se reitera, debe considerarse a «RIDERS» como expresión de fantasía, pues ninguna relación guarda con las cualidades, características o propiedades de los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. Dada esa circunstancia, el consumidor terminará por asociar las marcas que se forman con la expresión RIDERS –cuyo significado literal desconoce– con los productos de la Clase 25 Internacional que ésta distingue y con THE H.D. LEE COMPANY, INC., su fabricante. La Sala pone de presente que en este caso el riesgo de confusión que pueden causar en el consumidor las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto se 3 En «Diccionario Avanzado ENG/SPA-SPA/ING», Colección: Lengua Inglesa, Ed. 2005 suscita en relación con la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. El Tribunal4 ha señalado: «… La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar

contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios… afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente del bien o al usuario del servicio, afectando su consentimiento. …» Desde el punto de vista conceptual los signos en conflicto que presentan mayor semejanza son «ROUGH RIDERS» y «HARD RIDER», atendida la circunstancia de que el término ROUGH traduce áspero y HARD significa duro, rudo5, de suerte que los conceptos resultantes son sinónimos: jinete rudo / jinete duro.

RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE ROUGH RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE EASY RIDERS HARD RIDER CODE 3

Por el aspecto fonético también son semejantes dada la identidad del elemento principal (RIDER) que en las marcas opositoras figura en plural y en la controvertida en singular. La diferencia en los adjetivos calificativos no despeja el riesgo de confusión, pues la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por el aspecto de conjunto las semejanzas que presentan los signos opositores también son manifiestas. RIDERS HARD RIDER CODE 3 4 Interpretación Prejudicial 55-IP-2003 5 Ibidem

LEE RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE ROUGH RIDERS HARD RIDER CODE 3

LEE EASY RIDERS HARD RIDER CODE 3

Se trata de signos denominativos compuestos que se forman a partir de la combinación de la palabra «RIDER» con otros elementos gramaticales que se emplean como adjetivos calificativos; en los conjuntos conceptuales resultantes

«RIDER» se emplea como sustantivo, luego por el aspecto conceptual los conjuntos gramaticales resultantes son muy semejantes. Además, presentan identidad en el orden de disposición del elemento común. En los conjuntos enfrentados las expresiones que se combinan al elemento preponderante son adjetivos: en HARD RIDER/ ROUGH RIDERS son sinónimos y en EASY RIDERS/ HARD RIDER son antónimos (EASY significa fácil) Al aplicar las reglas sentadas por el Tribunal Andino de Justicia para valorar las similitudes entre signos denominativos, se advierte que los signos en disputa son confundiblemente semejantes, dada la identidad del vocablo «RIDER», la identidad del orden de disposición del elemento común, y el hecho de ser éste el elemento preponderante, por ser el característico y el que les confiere fuerza distintiva. A propósito de las reglas que deben tenerse en cuenta para apreciar si existe confundibilidad, en la Interpretación Prejudicial No. 55-IP-20036, el Tribunal reiteró las reglas que gobiernan el análisis comparativo así: «... el Tribunal ha sostenido en ya reiterada jurisprudencia, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre los signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende si se configura la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas o máximas estructuradas por la doctrina:  La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 6 Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: "QUESITRIX". Proceso interno NO.7337

 Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.  Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.  Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. …» Si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciados en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos HARD RIDER / RIDERS , HARD RIDER / RIDERS , HARD RIDER / RIDERS , HARD RIDER / RIDERS ; LEE RIDERS / HARD RIDER , LEE RIDERS / HARD RIDER , LEE RIDERS / HARD RIDER , LEE RIDERS / HARD RIDER ; LEE ROUGH RIDERS / HARD RIDER , LEE ROUGH RIDERS / HARD RIDER , LEE ROUGH RIDERS / HARD RIDER , LEE ROUGH RIDERS / HARD RIDER ; LEE EASY RIDERS / HARD RIDER , LEE EASY RIDERS / HARD RIDER , LEE EASY RIDERS / HARD RIDER , LEE EASY RIDERS / HARD RIDER es de semejanza o de relación entre uno y otro, al punto de que el consumidor podría desprevenidamente asociarlos con un origen común, porque estará más impactado por las semejanzas que por las diferencias, máxime cuando se trata de productos que presentan conexión competitiva, de suerte que podría creerse que el producto «HARD RIDER CODE 3» es una variedad de las marcas previamente registradas por la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC. Al interpretar el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 que precisamente

prohíbe el registro de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia de los productos, el Tribunal Andino ha señalado7: «... La prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ... determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente...; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohibe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el 7 Ibidem legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es titular aquel. ...» Por consiguiente, al otorgar la entidad demandada el registro de la marca «HARD RIDER CODE 3» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, contravino los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, que prohíben el registro de signos que se asemejen a una marca presentada a registro con anterioridad, para productos respecto de los cuales su uso pueda inducir al público en error, particularmente en relación con su procedencia. Se impone, pues, declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 21262 de 26 de septiembre de 1996; 8618 de 23 de marzo de 2001 y 25104 de 31 de julio de 2001, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO.- Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca «HARD RIDER CODE 3» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, a favor de MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 8 de junio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON