CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00037-01

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ACTIVA y la marca ACTIVE SPORT / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta ACTIVA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca ACTIVA (mixta) identificada con el registro marcario núm. 240335, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 02 de mayo de 2008, conforme

consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «ACTIVA» (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual el 2 de mayo de 2008. la SIC canceló por no uso la marca en mención […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros […]Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACTIVA» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la

norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 240335 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por Invicta Inc e Invicta S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 240335 de la marca nominativa «ACTIVA» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00037-01

Actor: INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA. INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000,

que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentaron las sociedades INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA INC. e INVICTA S.A. por medio de apoderado judicial, en contra la Resolución núm. 11244 del 30 de julio de 2001 por medio de la cual se revocó la Resolución No. 11244 del 30 de marzo de 2001 y se concedió el registro de la marca ACTIVA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad IMPORTACIONES

ARISTGOM S.A.S. (en adelante IMPORTACIONES ARISTGOM).

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. La parte actora adujo como principales hechos de la demanda, en síntesis, los

siguientes:

2. Manifestó que el 6 de julio de 2000, la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca ACTIVA (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 14 del nomenclátor internacional. A dicha solicitud de registro de marca le fue asignado el expediente No. 00-216469.

3. Afirmó que mediante la Resolución No. 11244 de 30 de marzo de 2001, la Jefe

de Signos Distintivos de la SIC, negó el registro de la marca ACTIVA (mixta) a la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM para amparar productos de la clase 14 internacional, argumentando que la marca solicitada era confundiblemente similar con la marca ACTIVE SPORT registrada bajo el No. 144223.

4. Indicó que el 2 de mayo de 2001, la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 11244 de 2001 alegando que la marca ACTIVE SPORT (registrada en la clase 14 internacional) había sido cancelada mediante Resolución No. 10101 de 2000.

5. Finalmente dijo que mediante Resolución No. 24475 del 30 de julio de 2001, la SIC rechazó el recurso presentado por la apoderada de la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM, revocó de oficio la Resolución No. 11244 de 2001 y concedió el registro de la marca ACTIVA (mixta) para amparar productos comprendidos en la Clase 14 internacional a la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM. 1.2. La demanda

6. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el 14 de enero de 20012 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial de las sociedades INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. (en adelante INVICTA INC.) e INVICTA S.A., presentó demanda3, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las

siguientes declaraciones y condenas: 1 Artículo 172.- (…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiere concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuenta éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 2 Folios 308 a 334 del Cuaderno No. 2. «[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 24475 del 30 de julio de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la Resolución 11244 del 30 de Marzo de 2001, y se concedió el registro de la marca ACTIVA + GRAFICA para distinguir relojería, instrumentos cronométricos, y accesorios de estos, no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, productos contenidos en la clase 14 internacional.

2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]». 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó la parte actora que con el acto administrativo demandado la SIC, violó el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina. (i) Primer cargo: Violación directa del literal d) del artículo 136 de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. Manifestó que para que opere la causal del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario que se den los siguientes presupuestos: « (…) 1) Que la marca solicitada sea idéntica o similar al signo distintivo de un tercero; 2) Que el uso de la marca solicitada pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación 3 La demanda fue reformada y el escrito de “reforma integrada de la demanda” se encuentra a folio

505 a 551 del cuaderno No.3. con el signo distintivo del tercero; 3) Que el solicitante haya sido representante, distribuidor o una persona autorizada por el titular del signo y 4) Que el signo distintivo del tercero este protegido en un país miembro o en el extranjero. (…) »4

9. Indicó que en el caso objeto de estudio, la sociedad INVICTA S.A. está legitimada para obtener la nulidad de la marca ACTIVA (mixta) teniendo en cuenta que se cumplen todos los presupuestos establecidos en la Decisión 486.

10. Afirmó que por un lado el signo solicitado por IMPORTACIONES ARISTGOM es idéntico a la marca de sus representadas.

11. Dijo que el uso de la marca ACTIVA (mixta) solicitada por la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM es susceptible de causar confusión y riesgo de asociación con la marca de las sociedades INVICTA INC. e INVICTA S.A habida cuenta que ambas identifican relojería

4 Folio 524 Cuaderno No. 3

12. Recordó que la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM fue distribuida por varios años de la sociedad INVICTA S.A..

13. Finalmente manifestó que la marca ACTIVA (mixta) está registrada en Panamá a nombre de la sociedad INVICTA S.A., bajo el certificado de registro 85214, expedido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.

(ii)Segundo cargo: La marca ACTIVA (mixta) fue obtenida de mala fe

14. Sostuvo la parte demandante que la titular de la marca controvertida actuó de mala fe toda vez que registró la marca ACTIVA (mixta) sin la autorización ni el consentimiento de las sociedades INVICTA INC. e INVICTA S.A. y con el único propósito de presionarlas para que INVICTA S.A. le concediera la distribución exclusiva de los relojes ACTIVA y de esta manera excluir a otros distribuidores del mercado local.

15. Advirtió el hecho de que la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM está fabricando y comercializando unos relojes «con las mismas características que los de mis representadas, hecho que está generando confusión en los consumidores, quienes están adquiriendo unos relojes de dudosa calidad con el convencimiento de que se trata de los relojes de mis representadas. (…)»5

16. Afirmó que el comportamiento de la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM fue doloso ya que actuó en contra del deber de buena fe, lealtad y confianza que se había generado como consecuencia de la relación contractual existente entre IMPORTACIONES ARISTGOM y la sociedad INVICTA S.A.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio6

17. A través de apoderado judicial la SIC contestó la reforma a la demanda; luego de ratificar algunos hechos de la demanda y atenerse a lo que se probara en otros, solicitó denegar las pretensiones de la demanda argumentando que los mismos carecen de sustento jurídico.

5 Folio 526 Cuaderno No. 3. 6 Folios 1232 a 1242 Cuaderno No. 7.

18. Expresó que el acto administrativo expedido por la Oficina Nacional Competente dentro del expediente administrativo para el registro de la marca ACTIVA (mixta), se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, previa comprobación de los requisitos legales.

19. Enlistó y desarrolló los requisitos de registrabilidad que la norma supranacional estableció y el desarrollo jurisprudencial que el Tribunal ha hecho de ellos, con los que concluyó que el signo gozaba de distintividad.

2.2. Intervención IMPORTACIONES ARISTGOM7

20. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

21. Respecto de cada uno de los cargos consideró lo siguiente:

7 Folios 1178 a 1213 Cuaderno No. 6. (i) Oposición al primer cargo: Violación directa del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

22. Expresó que no se dan los presupuestos segundo y tercero del literal d) del literal 136 de la Decisión 486 como lo indicó la parte actora.

23. Recordó que el riesgo de confusión se da siempre y cuando en el mismo país estén coexistiendo dos signos iguales o similares, uno registrado y otro no y

que es ilógico pensar que una marca que está registrada en Colombia pueda generar confusión con un signo que está registrado en el exterior.

24. Indicó que no existe en el expediente ninguna prueba que demuestre que la sociedad IMPORTACIONES ARITSGOM fue distribuidora de la sociedad INVICTA S.A. y que esto «es fundamental porque quien hace una afirmación en derecho, debe probarla, para ser tenida en cuenta. Por esta razón las actoras deben demostrar de manera clara y precisa que la marca ACTIVA + gráfica de mi representada, fue obtenida en contravención del art. 136 literal d), para que aplique la causal. (…)»8.

(ii) Oposición al segundo cargo: La marca ACTIVA (mixta) fue obtenida de mala fe

25. Adujo que no existe prueba alguna sobre la supuesta mala fe de la sociedad IMPORTACIONES ARITSGOM y recordó que en Colombia se presume la buena y no la mala fe.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 73-IP-2018 de fecha 18 de septiembre de 20189, en la que expuso las

8 Folio 1196 Cuaderno No. 6. reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre los artículos 136 literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

27. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó: […] 1.6. En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada

incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta10; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes debe comercializarse11. 9 Folios 1467 a 1471 Cuaderno No. 8. 10 Real Academia de la Lengua Española. “Diccionario de la lengua española”, Edición del Tricentenario; “representante”, tercera connotación. http://dle.rae.es (Consulta: 2 de abril de 2018) 11 Ver interpretación Prejudicial 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 1.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno12. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada13. […] 2.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca ACTIVA (mixta), incurrió en la causal de nulidad

relativa a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. El 10 de junio de 201914, el magistrado sustanciador corrió traslado a los intervinientes en el proceso para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 4.1. Alegatos de INVICTA INC. e INVICTA S.A. 12 Ver interpretación Prejudicial radicada en el proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-IP2015 del 9 de septiembre de 2016. 13 Ver interpretación Prejudicial 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016.

14 Folios 1512 a 1513 Cuaderno No. 6.

29. Sostuvo que se probó la relación comercial existente entre

IMPORTACIONES ARISTGOM e INVICTA S.A.

30. Reafirmó que IMPORTACIONES ARISTGOM actuó de mala fe y trajo a

colación la sentencia No. 2 del 31 de enero de 2011, en la cual la Delegatura de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio «declaró que la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM incurrió en el acto de competencia desleal previsto en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996 en contra de las sociedades INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA e INVICTA S.A., y le ordenó de abstenerse de usar la marca mixta ACTIVA otorgada mediante Resolución No. 24475 de 2001 y certificado No. 240.335(…).»15

31. Ni la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM (tercero con interés) ni la SIC alegaron de conclusión.

32. El Ministerio Público no hizo pronunciamientos en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia 15 Folio 1523 Cuaderno No. 6.

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201916, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El Problema jurídico

34. En el presente caso, la parte actora sostuvo que la Resolución núm. 11244 de 30 de julio de 2001 por medio de la cual se concedió el registro de la marca ACTIVA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM desconoció lo dispuesto en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

35. Concretamente, el demandante estimó que se daban todos y cada uno de los presupuestos que la norma exige para decretar la nulidad del acto administrativo demandado, habida cuenta que la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM fue distribuidor de INVICTA S.A. y que la marca ACTIVA (mixta) estaba registrada en Panamá a nombre de la sociedad INVICTA S.A., bajo el certificado de registro

85214.

36. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de

Justicia estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal d) del artículo 136 cuyo tenor literal es el siguiente: 16 Reglamento Interno del Consejo de Estado. «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero […]»

37. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca ACTIVA (mixta) identificada con el registro marcario núm. 240335, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso.

38. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 02 de mayo de 2008, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

39. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «ACTIVA»17

(mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta

realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual el 2 de mayo de 2008. la SIC canceló por no uso la marca en mención, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen18:

40. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 17 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 18 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos

de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].»

41. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)19 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular

demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca20.

23. Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"21. 19 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 20 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye

una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales).

42. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACTIVA» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. 21 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

43. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de

2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras