CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00038-01-2006

RIESGO DE CONFUSION - A nivel ortográfico y fonético es evidente entre los signos BUGUI y BOGGI / IDENTIDAD FONETICA - Existencia entre los signos BUGUI y BOGGY por orden de vocales, número de sílabas y sílaba tónica La marca acusada como se puede observar es nominativa, la que tomada en su conjunto, conforme debe hacerse, resulta evidente la similitud con la confrontada pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor de manera que puede provocar confusión entre ambas marcas. Desde el punto de vista fonético tienen sonido casi idéntico, únicamente diferenciado por la vocal “U” frente a la “O” pero ambas vocales en su pronunciamiento son cerradas. En las expresiones “BUGUI” y “BOGGY”, existen coincidencias en el número de sílabas, letras y forma de presentación de la sílaba tónica que es la que retiene el consumidor, “gui”, los que, en criterio de la Sala, tienen la suficiente repercusión sensorial en la retención del consumidor como para poder determinar que pueda existir confusión entre ambas marcas, entre otras razones porque vistos los signos en su conjunto son más las semejanzas que las diferencias. Desde el punto de vista conceptual, ambas expresiones, como lo señaló el actor, no tienen interpretación propia y precisamente por no tener un significado conocido por la mayoría del público consumidor en el país deben considerarse de fantasía, lo que hace que prime en este caso, su representación conjuntual. En conclusión, por tratarse de marcas denominativas que tienen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales se pueden considerar que

tienen semejanza suficiente para inducir al público consumidor a error. La existencia de riesgo de confusión es razón suficiente para considerar bien denegado el registro de la marca demandante, máxime, cuando la marca que se pretende registrar tiene por objeto individualizar productos de naturaleza similar, de las clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, alimentos destinados al consumo humano.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00038-01

Actor: FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que se declare la nulidad de las resoluciones Nos. 33707 del 27 de diciembre de 2000, 18896 del 31 de mayo de 2001 y 28179 del 29 de agosto de 2001, por medio de las cuales se le negó el registro de la marca BUGUI, para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2ª. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho

solicita se conceda el registro de la marca BUGUI, para distinguir helados comestibles comprendidos en la Clase 30, a nombre de la demandante. FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La demandante desde el mes de enero de 1989, se dedica a la producción y comercialización de helados comestibles distinguidos con la marca BUGUI, y está inscrita en la matrícula del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín No. 21-128990-01 de enero de 1.989.

2. Solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el 25 de julio de 2000, el registro de la marca BUGUI (NOMINATIVA) para distinguir helados comestibles, productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, petición radicada con el No. 00.55705 y se ordenó su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 495 del 1 de septiembre de

2000 pág. 181, de conformidad con el artículo 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. El 13 de octubre de 2000 la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presentó oposición a la solicitud de registro de la marca BUGUI, aduciendo la titularidad de la marca BOGGY, registrada bajo el número 137.666, vigente del 31 de diciembre de 1.991 al 31 de diciembre del año 2006, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional.

4. La División de Signos Distintivos, corrió traslado de la indicada oposición, la que

fue contestada en escrito del 12 de diciembre de 2000, en donde, solicitó que se declararan infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ALPINA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

5. Por medio de la Resolución No. 33707 de 27 de diciembre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición presentada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. contra la solicitud de registro de la marca BUGUI, y negó el registro para distinguir helados comestibles, solicitado por la demandante. Contra esa decisión la actora interpuso el 21 de marzo de 2001 el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

6. El 31 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos emitió la resolución No. 18896, confirmando la decisión recurrida.

7. El Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial produjo la Resolución No. 28179 de 29 de agosto de 2001, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", confirmó, la resolución recurrida y advirtió que contra la resolución no procedía recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa, la que se dio por notificada el 1º de octubre de 2001, según nota que aparece en el anverso de la última hoja de la resolución No. 28179 de 29 de agosto de 2001.

Fundamentos de derecho: En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación de los artículos 26,88 y 333 de la

Carta Política, 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, luego de hacer la comparación gráfica, fonética y conceptual, concluyó que el signo que se pretende registrar no se asemeja de forma que pueda inducir al público a error sobre el origen empresarial de los productos. La marca BOGGY de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., no produce helados comestibles sino derivados lácteos, mientras que la marca BUGGI, desde 1989 comercializa helados, productos comestibles de una línea distinta y con mercados disímiles. Además los canales de comercialización son distintos porque la primera comercializa en supermercados, salsamentarías, sitios donde nadie se acercaría a comprar un helado. Alega, finalmente, que las marcas BUGUI y BOGGY han coexistido por más de 10 años, lo que hace que se diluya progresivamente la confusión entre las marcas; no existe confundibilidad y existe diferenciación entre las marcas, tanto así que el público consumidor llega a tener noción exacta de que se trata de productos distintos y con diferente origen empresarial. Finalmente alega que se le vulneraron a la demandante los derechos consagrados en los artículo 26 y 88 de la Carta política, pues le coartaron, indebidamente, el derecho que tiene de ejercer una actividad económica lícita, en igualdad de condiciones a las demás personas, frustrando su ingente esfuerzo de imponer en el mercado desde hace 11 años la marca BUGUI. Así la marca cumple con los requisitos para ser registrada y tiene suficiente fuerza distintiva para ser objeto de registro.

TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. CONTESTACION DE LA DEMANDA - La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, lo siguiente: La marca que pretende registrar la empresa demandante, BUGUI para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presenta semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, con la marca BOGGY registrada para distinguir productos similares de la clase 29, que hacen difícil su diferenciación por el consumidor. Alega que es evidente la irregistrabilidad por confundibilidad, conforme al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunicad Andina, la que se observa por los signos, por los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, y por las semejanzas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, marcas que no pueden coexistir en el mercado sin llevar a error al público consumidor al existir la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas. El que la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. hubiese desistido de la observación presentada no impide el examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca BUGUI, porque sus causales son de orden público. El acuerdo de coexistencia de marcas celebrado entre la demandante y esa sociedad no disminuye el grado de confundibilidad entre las marcas confrontadas y los productos que

identifican; sí las marcas coexisten en el mercado, generarían confusión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos en lo referente a su calidad y características. En suma, los actos acusados se ajustan de pleno a derecho, a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. - La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, no obstante habérsele notificado el auto admisorio de la demanda (folios 101 a 108), se abstuvo de contestarla. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. La parte demandada alegó de conclusión según escrito visible de folios 146 a 152. La parte actora guardó silencio. INTERPRETACIÓN PREJUCIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 52-IP-2005, rendida en este proceso, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

2. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo

en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

7. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la

autoridad administrativa o judicial deberá, en todo momento, salvaguardar el interés general, evitando que el consumidor se vea inducido a error.”. (folios 166 a 180). CONSIDERACIONES DE LA SALA Por los actos acusados, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, negó el registro de la marca BUGUI, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta clase 30 comprende los siguientes productos: “CLASE 30 - Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café. - Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles. - Miel, jarabe de melaza. - Levadura, polvos para esponjar. - Sal, mostaza. - Vinagre, salsas (condimentos).

• Especias. - Hielo.” La controversia se contrae a establecer si la marca “BUGUI”, para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad con respecto a la marca registrada “BOGGY”, de la Clase 29, en cabeza de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., clase que ampara: “CLASE 29 - Carne, pescado, aves y caza. - Extractos de carne. - Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas. - Jaleas, mermeladas, compotas. - Huevos, leche y productos lácteos. - Aceites y grasas comestibles.”.

El primer punto a dilucidar se contrae a precisar la normatividad que resulta aplicable para

resolver el asunto. La parte demandante presentó su demanda citando como violada al Decisión 486 y la entidad demandada señaló que esa normatividad era la aplicable, mientras, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial transcrita, señaló que rinde su concepto conforme a la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigentes cuando se solicitó el registro. La Sala considera que, efectivamente, la preceptiva aplicable para definir el asunto debería ser la contenida en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser la norma vigente cuando se hizo la solicitud y por ser una norma de contenido sustancial, pero en el presente asunto, la distinción señalada resulta inane e inocua pues ambas Decisiones, en lo debatido, tiene un contenido idéntico en lo sustancial. Así las cosas la Sala revisará la legalidad de los actos acusados, conforme a su contenido sustancial. Con fundamento en lo expuesto, la Sala procede a resolver los cargos formulados por la parte demandante en los siguientes términos: La entidad demandada se abstuvo de registrar marca “BUGUI”, porque, en su concepto es susceptible de producir confusión con respecto de la marca “BOGGY” previamente registrada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Al respecto, la Sala procede a efectuar el análisis comparativo de la marca, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso. Las marcas nominativas en disputa tiene el siguiente registro visual: BUGUI BOGGY La marca acusada como se puede observar es nominativa, la que tomada en su conjunto, conforme debe hacerse, resulta evidente la similitud con la confrontada

pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor de manera que puede provocar confusión entre ambas marcas. Desde el punto de vista fonético tienen sonido casi idéntico, únicamente diferenciado por la vocal “U” frente a la “O” pero ambas vocales en su pronunciamiento son cerradas. En las expresiones “BUGUI” y “BOGGY”, existen coincidencias en el número de sílabas, letras y forma de presentación de la sílaba tónica que es la que retiene el consumidor, “gui”, los que, en criterio de la Sala, tienen la suficiente repercusión sensorial en la retención del consumidor como para poder determinar que pueda existir confusión entre ambas marcas, entre otras razones porque vistos los signos en su conjunto son más las semejanzas que las diferencias. Desde el punto de vista conceptual, ambas expresiones, como lo señaló el actor, no tienen interpretación propia y precisamente por no tener un significado conocido por la mayoría del público consumidor en el país deben considerarse de fantasía, lo que hace que prime en este caso, su representación conjuntual. En conclusión, por tratarse de marcas denominativas que tienen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales se pueden considerar que tienen semejanza suficiente para inducir al público consumidor a error. La existencia de riesgo de confusión es razón suficiente para considerar bien denegado el registro de la marca demandante, máxime, cuando la marca que se pretende registrar tiene por objeto individualizar productos de naturaleza similar, de las clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, alimentos

destinados al consumo humano En el mismo sentido, conviene indicar que las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no están dirigidas a un consumidor especializado, excepción que la Sala ha admitido, para autorizar el registro de marcas semejantes1, sino que los productos están dirigidos al consumidor general o medio que simplemente observa mediante un análisis ligero y simple de los signos y no repara de forma detallada las diferencias entre una marca u otra.2 De otra parte, la Sala precisa que la firma de un supuesto “Acuerdo de Coexistencia” no impide la revisión de legalidad que se debe realizar para establecer la registrabilidad de una marca, de acuerdo con la normatividad interna, los convenios y las decisiones internacionales firmados. En efecto, en el plenario sólo se aportó copia simple de la primera hoja de un supuesto “ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS”, sin las correspondientes firmas (folios 65 y 66), el cual, en esas condiciones, carece de valor probatorio conforme al artículo 279 del C. P.C., aplicable por remisión del artículo 168 del C.C.A. 1 Consejo de Estado, Sección Primera, ver entre otras, sentencia de 30 de marzo de 2000, Consejero Ponente Dr.. Juan Alberto Polo Figueroa, Radicación 5326. Actor: SOCIEDAD PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS. 2 Proceso 76-IP-2004, sentencia de 4 de agosto de 2004, marca: “ZERIT”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En el concepto prejudicial emitido en este proceso, manifestó: “al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede

conocer “quién” será el consumidor y “cuál ” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.”. Los testimonios de los señores JOSE ALEJANDRO AGUDELO MUÑETON y JORGE IVAN GARCIA PULGARIN, quienes en su orden fueron administrador y asesor comercial en ventas de la fábrica de helados de la marca que se quiere registrar de propiedad de la demandante, no son idóneas para demostrar esa coexistencia pacifica en el mercado y mucho menos la diferenciación que tienen esos productos de cara al público consumidor. Empero, en las declaraciones recibidas alegan la existencia del acuerdo de coexistencia entre las marcas, hecho que debió ser demostrado con el respectivo documento que lo acreditara e insisten en que el sólo transcurso del tiempo es suficiente para que se considere que las marcas gozan de distintividad suficiente (folios 137 a 140). Así las cosas, al no haber prosperado los cargos propuestos contra los actos acusados se denegarán las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA