CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00042-01-2007

LEEMON - Marca descriptiva a ser evidente su relación con la especie de bebida / MARCA DESCRIPTIVA - Irregistrabilidad al indicar una especie de la clase de productos Así las cosas, se observa de manera fácil que la marca está conformada por una palabra cuya pronunciación guarda correspondencia con el concepto de la fruta conocida como limón, el cual se refuerza con la lectura de la frase “limonada pura” que está en la parte inferior del signo. Ese concepto, a su vez, tiene relación con la clase de productos que se quiere identificar con esa marca, en el sentido de que sirve en el comercio para designar o describir una especie de esos productos, cuales son los elaborados con base en el extracto o jugo de limón, o para indicar o informar la materia prima de tal especie de bebida. En esas circunstancias, es evidente la relación conceptual directa entre la marca y la correspondiente especie de bebida, como quiera que resulta descriptiva de ésta. Lo anterior se da a pesar de la manera como está formada la palabra, esto es, LEEMON, pues ello no le quita la connotación conceptual de su pronunciación e incluso de su lectura, toda vez que en la práctica o por el uso popular, la escritura de dos “E” seguidas en sustantivos o nombres propios de la lengua inglesa se tiende a leer como í: Basta recordar la marca de ropa LEE, que se pronuncia “LI”1, llegándose incluso a utilizar la marca para denominar una de las prendas de vestir distinguidas con ella, que luego vino a generalizarse como jean. Por lo anterior, su uso no puede ser apropiable de manera única, exclusiva y excluyente, dado que cualquier productor

de las referidas bebidas puede utilizar la misma base o materia prima, caso en el cual tendrá que aludir a ésta para ofrecerla o promocionarla, e incluso utilizar su nombre o derivado del mismo en la composición de la marca, esto es, acompañada de otro signo o expresión que pueda agregarle distintividad. Por ende, la marca mixta LEEMON, en cuanto hace a los productos de la clase 32, resulta incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por estar constituida únicamente por una expresión o palabra que resulta descriptiva de una especie de la clase de productos que busca distinguir, como es la que se elabora con base en limón.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00042-01

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 Así se advirtió, por ejemplo, en sentencia de 27 de julio de 2000, expediente número 5082, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete, en cuanto se dijo: ” si bien la expresión LEE, en castellano se pronuncia tal y como se escribe, no obstante que como lo reconoce la misma actora proviene del idioma inglés, pronunciándose en dicho idioma extranjero LI”.

Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala procede a decidir el presente proceso de única instancia, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales negó a la actora el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1. 1. Que declare la nulidad de las resoluciones números: - 29955 de 23 de noviembre de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto declaró fundadas las oposiciones de THE COCA-COLA COMPANY y BAVARIA S.A., y le negó el registro de la marca mixta “LEEMON”, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional; - 09212 de 29 de marzo de 2001, del mismo funcionario, por la cual resuelve en forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la resolución atrás citada, y - 24460 de 30 de julio de 2001, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación contra el acto inicial, confirmándolo en todas sus partes. 1.2. Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca “LEEMON” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos y omisiones de la demanda

Se refieren a la solicitud de registro como marca mixta del signo LEEMON presentada por la sociedad actora, a la oposición que contra la misma formularon las empresas THE COCA-COLA COMPANY y BAVARIA S.A. con el argumento de que trata de un signo descriptivo o evocativo de los productos de la clase 32 que busca distinguir, así como al trámite de esa solicitud que culminó con los actos acusados.

3. Normas violadas y concepto de la violación Invoca como violados los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar la actora que la marca “LEEMON” es registrable porque cumple con los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto a que el signo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, así como de distintividad extrínseca, pues no existe otro signo idéntico o similar al solicitado, y está acompañada de características propias como son el tipo de letra especial y la declinación de la palabra LEEMON que la independizan de cualquier denominación, amén de que no se puede relacionar con algún idioma extranjero, todo lo cual la convierte en una expresión arbitraria. Cita un aparte de la interpretación prejudicial dada en el proceso interno IP-26-96, expediente 3419 y agrega que con soporte en Colombia del artículo 15 de los ADPIC existe la figura secondary meaning, esto es, términos que no obstante ser descriptivos son registrables como marcas, en virtud de haber adquirido carácter distintivo gracias a su uso profuso y continuado, en cuyo caso el consumidor le atribuye a la expresión un significado diferente al que tiene

gramaticalmente, relacionándolo con el origen empresarial de los productos distinguidos o marcados con ella. Por lo tanto y en virtud de la profusa publicidad que se le ha hecho, el consumidor sabe y entiende que la expresión LEEMON es una marca para distinguir cualquier clase de bebida.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que los hechos son ciertos, y aduce que la entidad no incurrió en violación de las normas invocadas por la parte actora; que los actos acusados se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, garantizando el debido proceso, toda vez que al efectuar el examen de la marca LEEMON, se evidencia que no reúne los requisitos para ser registrada como marca para distinguir productos de la clase 32 según el artículo 82, litera e) de la Decisión 344 por ser descriptiva de ingredientes de esos productos, como es el limón.

2. Los terceros interesados en el asunto y vinculados al proceso mediante notificación, guardaron silencio en esta oportunidad.

III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que las resoluciones demandadas no son nulas, se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas,

por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (folios 141 a 144).

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 145).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, radicada bajo el núm. 237-IP-2005 y fechada 22 de febrero de 2006, concluye que: “1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. “2. Para determinar la registrabilidad de un signo mixto, debe tenerse presente cuál es elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose en tales casos, que dicha expresión no incurra en las prohibiciones de registro que la norma contiene.

“3. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que proporcionen la suficiente distitntividad; por el contrario, los signos evocativos sugieren ciertas calidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.”

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de las resoluciones 29955 de 23 de noviembre de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto declaró fundadas las oposiciones de THE COCA-COLA COMPANY y BAVARIA S.A., y le negó el registro de la marca mixta “LEEMON”, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional; 09212 de 29 de marzo de 2001, del mismo funcionario, por la cual niega reponer la resolución atrás citada, y 24460 de 30 de julio de 2001, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y que confirma en apelación el acto inicial.

Esa decisión obedece a que la entidad demandada considera que la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

ya que al examinar el signo mixto LEEMON halló que esa expresión da una información importante sobre la sustancia de la cual están hechas las bebidas que pretende distinguir, pues es obvio que da a entender que se trata de una bebida hecha a base de limón, por lo cual indica la cualidad del producto o productos que pretende amparar. En ese orden, el registro de dicha expresión impediría que otros comerciantes del mismo ramo o sector, hicieren uso de la palabra limón para designar dentro de su lenguaje una característica o cualidad de sus productos.

2. Examen de los cargos 2. 1. El problema principal La cuestión a resolver, entonces, se contrae a establecer si la expresión LEEMON, utilizada para conformar una marca mixta dirigida a distinguir productos de la clase 32 puede servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos para los cuales ha de usarse la marca de que hace parte; y si según ello está incursa o no en la causal de irregistrabilidad aducida en el acto acusado, la del artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.2.- Análisis del signo marcario Lo primero a precisar es la clase de dicha marca. Según ha anotado la Sala, atendiendo el derrotero jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el signo mixto LEEMON ha de tomarse como denominativa, no obstante que la marca registrada tiene un elemento gráfico, que en la correspondiente solicitud se describe como “escrita en un tipo especial de letra, con una sombra

resplandeciente, e inclinada hacia arriba; en la parte inferior derecha y con la misma inclinación, se escribe la frase explicativa ‘pura limonada’, en un tipo especial de letra, según modelo adjunto”. Es claro que la parte figurativa o gráfica no tiene ninguna significación especial y menos predominante sobre la parte denominativa, sino que, por el contrario, le da más fuerza expresiva a ésta, tanto por darle mayor visibilidad o expresividad como por ampliar su alcance conceptual al agregarle en su parte inferior la expresión “pura limonada”. De modo que su examen se ha de hacer como marca nominativa, y como tal cabe decir que está conformada únicamente por la palabra LEEMON. Los productos que se enuncian en la solicitud son cervezas, aguas minerales y gaseosas y oras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; lo cuales pertenecen efectivamente a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, Decreto 755 de 1972. Así las cosas, se observa de manera fácil que la marca está conformada por una palabra cuya pronunciación guarda correspondencia con el concepto de la fruta conocida como limón, el cual se refuerza con la lectura de la frase “limonada pura” que está en la parte inferior del signo. Ese concepto, a su vez, tiene relación con la clase de productos que se quiere identificar con esa marca, en el sentido de que sirve en el comercio para designar o describir una especie de esos productos, cuales son los elaborados con base en el extracto o jugo de limón, o para indicar o informar la materia prima de tal especie de bebida. En esas circunstancias, es evidente la relación conceptual

directa entre la marca y la correspondiente especie de bebida, como quiera que resulta descriptiva de ésta. Lo anterior se da a pesar de la manera como está formada la palabra, esto es, LEEMON, pues ello no le quita la connotación conceptual de su pronunciación e incluso de su lectura, toda vez que en la práctica o por el uso popular, la escritura de dos “E” seguidas en sustantivos o nombres propios de la lengua inglesa se tiende a leer como í: Basta recordar la marca de ropa LEE, que se pronuncia “LI”2, llegándose incluso a utilizar la marca para denominar una de las prendas de vestir distinguidas con ella, que luego vino a generalizarse como jean. Por lo anterior, su uso no puede ser apropiable de manera única, exclusiva y excluyente, dado que cualquier productor de las referidas bebidas puede utilizar la misma base o materia prima, caso en el cual tendrá que aludir a ésta para ofrecerla o promocionarla, e incluso utilizar su nombre o derivado del mismo en la composición de la marca, esto es, acompañada de otro signo o expresión que pueda agregarle distintividad. Por ende, la marca mixta LEEMON, en cuanto hace a los productos de la clase 32, resulta incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por estar constituida únicamente por una expresión o palabra que resulta descriptiva de una especie de 2 Así se advirtió, por ejemplo, en sentencia de 27 de julio de 2000, expediente número 5082, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete, en cuanto se dijo: ” si bien la expresión LEE, en castellano se pronuncia

tal y como se escribe, no obstante que como lo reconoce la misma actora proviene del idioma inglés, pronunciándose en dicho idioma extranjero LI”. la clase de productos que busca distinguir, como es la que se elabora con base en limón. En consecuencia, al haber sido negado su registro como marca mediante el acto administrativo acusado, no se configura la violación de esa norma comunitaria ni las demás invocadas por la actora por cuanto ese acto está ajustado a dichas disposiciones, de allí que los cargos no tienen vocación de prosperar y se deban negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIEGANSE las pretensiones de la demanda para que se declarara la nulidad de las resoluciones números 29955 de 23 de noviembre de 2000 y 09212 de 29 de marzo de 2001, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró fundadas las oposiciones de THE COCA-COLA COMPANY y BAVARIA S.A., y negó el registro de la marca mixta “LEEMON”, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, así como la número 24460 de 30 de julio de 2001, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual confirmó la primera al decidir su apelación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2007.

MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA M.