CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00065-01-2008

RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre los signos PETROLERO y PETROLEUM tanto a nivel gráfico, ortográfico y fonético / CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre los signos PETROLERO y PETROLEUM Del aspecto visual, las marcas nominativas en conflicto se presentan así: -Marca concedida PETROLERO - Marca opositora PETROLEUM. Desde el punto de vista gráfico, las marcas se asemejan pues contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden (PE-TRO-LE-UM / PE-TRO-LE-RO); tal orden de distribución de las vocales produce la impresión que impacta en el consumidor. Del aspecto ortográfico, los signos no se asemejan, pues la expresión PETROLERO se compone de 4 sílabas (PE TRO LE RO) mientras que PETROLEUM de 3 (PE TRO LEUM) y comparten la expresión PETROLE. Desde el punto de vista fonético tampoco se asemejan, pues la expresión «PETROLEUM» se pronuncia «petrolíum» en lengua inglesa; mientras que en lengua castellana la expresión «PETROLERO» se pronuncia «petrolero» tal como se escribe. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial librada para este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada PETROLERO / PETROLEUM / PETROLERO / PETROLEUM / PETROLERO / PETROLEUM, no producen una impresión de semejanza. De este análisis no se sigue que sean confundibles, pues no existe riesgo de confusión o

de asociación entre vestidos, calzado o sombrería con que ALBEIRO RESTREPO SALAZAR distingue con la marca «PETROLERO», y los servicios científicos y tecnológicos que VICTOR HUMBERTO ÁNGEL distingue con la marca «PETROLEUM». Entre una prenda de vestir y unos servicios científicos y/o tecnológicos claramente no existe conexión competitiva. Es altamente improbable que el consumidor confunda un vestido, sombrero a zapato con un servicio tan especializado como lo es el científico o tecnológico o que asocie a sus fabricantes. A estas diferencias se suma el hecho de que el público que utiliza los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional es especializado en tanto que al momento de escoger el tipo de servicio que requiere, se encarga de analizar si la empresa que presta el servicio y conoce le brinda unas condiciones particulares.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00065-01

Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que otorgó a VICTOR

HUMBERTO ANGEL el registro del signo mixto «PETROLERO», para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional de Niza1.

I. LA DEMANDA El 4 de febrero de 2002 ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, domiciliado en Bogotá, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 28421 de 2001 (30 de agosto) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, revocó la Resolución 18490 de 2000 (31 de julio), declaró infundada la oposición presentada por ALBEIRO RESTREPO SALAZAR y concedió a VICTOR HUMBERTO ANGEL el registro marcario del signo mixto «PETROLERO» para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC cancelar el certificado de registro de la marca mixta «PETROLERO». 1.2. Hechos El 31 de diciembre de 1999, VICTOR HUMBERTO ANGEL presentó a la SIC solicitud de registro como marca del signo mixto «PETROLERO» para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 489 de 28 de febrero de 2000, ALBEIRO RESTREPO SALAZAR presentó oposición con fundamento en su marca «PETROLEUM + GRÁFICA» registrada

para distinguir todos los productos de la Clase 25. 1 Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. Por Resolución 18490 de 2000 (31 de julio), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por el actor y negó el registro del signo «PETROLERO» (mixto). VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación. Por Resolución 00373 de 2001 (26 de enero) la misma funcionaria confirmó la resolución impugnada. Por Resolución 28421 de 2001 (30 de agosto) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 18490 de 2000, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca «PETROLERO» (mixta) a favor de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora invoca como violados los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se viola el artículo 81 de la Decisión 344, pues el signo mixto «PETROLERO» no es apto para registrarse como marca, toda vez que consiste en una expresión inapropiable con uso exclusivo por un particular. El signo solicitado causa confusión respecto de la marca, nombre y enseña comercial PETROLEUM (mixta) y PETROLIZADO (mixta).

Se viola el literal a) del artículo 83 pues las expresiones PETROLERO ó PETROLEUM son denominaciones de fantasía respecto de los productos de la Clase 25 internacional, luego su titular tuvo que realizar un trabajo publicitario y empresarial con el fin de que el consumidor lograra identificar dicha expresión con los productos distinguidos con la marca «PETROLEUM + GRÁFICA». La marca «PETROLEUM» previamente registrada tiene elementos gráficos que evocan toda la actividad petrolera en esa medida la etiqueta está formada por una torre de petróleo, un martillo pivotante etc., elementos que se reproducen de manera idéntica en el signo solicitado concedido «PETROLERO».

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA en calidad de tercero interesado como titular de la marca otorgada «PETROLERO». 2.1. La SIC contestó que de la comparación entre el signo solicitado y la marca mixta «PETROLEUM», resultaba evidente que «PETROLERO» era registrable pues, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas enfrentadas, se constató que no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y que, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no induce a error al público consumidor. 2.2. VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA contestó que es titular de la marca «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA», utilizada como nombre, enseña y marca, desde 1985 y que es notoriamente conocida.

Agrega que ALBEIRO RESTREPO SALAZAR adquirió titularidad sobre los

derechos de la marca «PETROLEUM» (mixta) por cesión que le hiciera ALVARO CASTAÑO, mediante Resolución 33019 del 26 de diciembre de 1997 y que en desarrollo del principio general de derecho primero en el tiempo, primero en el derecho le asiste mejor derecho a VÍCTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA. Agrega que la SIC contó con suficientes elementos de prueba para considerar que el signo «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» es notoriamente conocido y que, por lo tanto, la marca «PETROLERO» (mixta) es legítimamente derivada de aquel luego plenamente registrable.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 09-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 28421 de 2001 (30 de agosto) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al decidir el recurso de apelación, declaró infundada la oposición presentada por ALBEIRO RESTREPO SALAZAR y concedió a VICTOR HUMBERTO ANGEL el registro marcario del signo mixto «PETROLERO» para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional por considerar que no presenta semejanzas capaces de inducir al público a error con la marca «PETROLEUM» y, por tanto, pueden coexistir en el mercado

sin causar confusión al público consumidor. Los servicios comprendidos en la Clase 42 para la cual se solicitó el registro de la marca «PETROLERO» son los siguientes: «Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos». Los productos comprendidos en la Clase 25 son: «Vestidos, calzados, sombrerería». La actora argumenta que la denegación de solicitud de registro viola los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues al hacer el análisis comparativo la SIC no tuvo en cuenta las semejanzas que ofrece con su marca «PETROLEUM», y que impiden su registro para distinguir todos los servicios de la Clase 42 Internacional. La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo mixto «PETROLERO» es registrable, dada la existencia del registro previo de la marca «PETROLEUM + GRÁFICA» a favor de ALBEIRO RESTREPO SALAZAR para distinguir todos los productos de la Clase 25. En otras palabras, si el signo mixto «PETROLERO» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es como sigue: «Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la

calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; […] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]» Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que

existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre PETROLERO (mixta), PETROLIZADO, PETROLEUM (mixta) y el nombre y enseña comercial PETROLEUM (mixto) es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan». En la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos: «La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia,

penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del

objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos». El signo solicitado para registro con el fin de distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 42 es el siguiente: La marca previamente registrada es la siguiente: Sin embargo, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicada en igual forma por esta Sala, las marcas serán tomadas como denominativas para efectos de su comparación, habida cuenta del predominio de su elemento denominativo sobre el elemento gráfico 2. Se advierte que, en sentencia de 22 de octubre de 2004 3, la Sala tuvo oportunidad de efectuar el análisis visual y conceptual del signo «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA», igualmente solicitado por VICTOR HUMBERTO ANGEL para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional de Niza. En esa ocasión, ALBEIRO RESTREPO SALAZAR presentó 2 En la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 el Tribunal hizo la consideración siguiente: «El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza

expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.» 3 Consejero Ponente: Rafael Ostau de Lafont P, Expediente: 2000-06123, Actora: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR oposición al registro con fundamento en su marca previamente registrada «PETROLEUM» en la misma Clase. En esa ocasión, la Sala estimó que, si bien las marcas compartían una expresión similar (PETROLEUM y PETROLERO) la expresión BODY GEAR añadía al signo solicitado suficiente fuerza distintiva, luego no había lugar a la cancelación del registro. Sin embargo, la Sala efectuará de nuevo el análisis de registrabilidad, por cuanto los supuestos fácticos que dieron origen a la presente demanda son diferentes, habida cuenta que en este caso las marcas confrontadas son distintas y pertenecen a distintas clases. Del aspecto visual, las marcas nominativas en conflicto se presentan así: Marca concedida PETROLERO Marca opositora PETROLEUM Desde el punto de vista gráfico, las marcas se asemejan pues contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden (PE-TRO-LE-UM / PE-TRO-LE-RO); tal orden de distribución de las vocales produce la impresión que impacta en el consumidor. Del aspecto ortográfico, los signos no se asemejan, pues la expresión PETROLERO se compone de 4 sílabas (PE TRO LE RO) mientras que PETROLEUM de 3 (PE TRO LEUM) y comparten la expresión PETROLE.

Desde el punto de vista fonético tampoco se asemejan, pues la expresión «PETROLEUM» se pronuncia «petrolíum» en lengua inglesa; mientras que en lengua castellana la expresión «PETROLERO» se pronuncia «petrolero» tal como se escribe. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial librada para este proceso4, para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada PETROLERO / PETROLEUM / PETROLERO / 4 Interpretación Prejudicial 9-IP-2003 PETROLEUM / PETROLERO / PETROLEUM, no producen una impresión de semejanza. De este análisis no se sigue que sean confundibles, pues no existe riesgo de confusión o de asociación entre vestidos, calzado o sombrería con que ALBEIRO RESTREPO SALAZAR distingue con la marca «PETROLERO», y los servicios científicos y tecnológicos que VICTOR HUMBERTO ÁNGEL distingue con la marca «PETROLEUM». Entre una prenda de vestir y unos servicios científicos y/o tecnológicos claramente no existe conexión competitiva. Es altamente improbable que el consumidor confunda un vestido, sombrero a zapato con un servicio tan especializado como lo es el científico o tecnológico o que asocie a sus fabricantes. A estas diferencias se suma el hecho de que el público que utiliza los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional es especializado en tanto que al momento de escoger el tipo de servicio que requiere, se encarga de analizar si la empresa que presta el servicio y conoce le brinda unas condiciones particulares.

A este respecto el tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 señaló: «Este Tribunal considera de gran importancia el grado de atención del consumidor, así deberá tenerse en cuenta «a quien» se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer «quien» será el consumidor y «cuál» su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentando o, del consumidor medio.» Por las razones expuestas, la Sala desestima los cargos, por lo que se deberán negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de trece de noviembre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MOREN RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN