CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00079-01-2007

COTEJO MARCARIO - Comprende elemento gráfico, fonético y conceptual / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Modalidades: según orden, longitud, sílabas y raíces Señala el Tribunal que la comparación de los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes; que, sin embargo, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor destinatario de los productos correspondientes, sin descomponer la unidad de cada signo; que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el grado de confusión. COTEJO MARCARIO - Comparación unitaria entre los signos PATTEX y ATEX: similitud ortográfica y fonética / SIMILITUD MARCARIA - Ortográfica y fonética entre signos PATTEX y ATEX En aplicación de las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se advierte que al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las marcas “PATTEX” y “ATEX”, desde el punto de vista gráfico la expresión “ATEX”, común en ambas marcas, se destaca en forma distintiva y dominante. En efecto, la similitud visual u ortográfica se presenta, ya que el orden de las letras A T E X es coincidente, no obstante que en la marca objeto de los

actos acusados la consonante T se repite. Si bien es cierto que la longitud de las palabras difiere, dado que la expresión PATTEX tiene dos consonantes adicionales frente a la marca ATEX (La P inicial y la T, intermedia), no lo es menos que se observa una similitud desde el punto de vista fonético, pues la consonante “P”, que antecede a la consonante A y la doble “T” que se encuentran en la marca PATEXX no son capaces, por sí solas, de imprimirle suficiente distintividad, pues al momento de pronunciarse se hace mayor énfasis en la expresión ATEX. Aunado a lo anterior, como quiera que las marcas en cuestión amparan productos o servicios de la misma clase (16), el riesgo de confusión se incrementa, lo que hace que se configure la prohibición constitutiva de la causal de irregistrabilidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00079-01

Actor: HENKEL KGaA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad HENKEL KGaA, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 28912 de 31 de octubre de 2000 “POR LA

CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 04208 de 16 de febrero de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 28649 de 30 de agosto de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- La sociedad HENKEL KGaA solicitó por conducto de apoderado ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa “PATTEX”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PATTEX, fundamentándose en que al revisar sus archivos encontró que la marca ATEX (NOMINATIVA) está registrada y vigente hasta el 29 de noviembre de 2006, cuyo titular es la sociedad PEGATEX LIMITADA; y que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión

de la Comisión de la Comunidad Andina, hoy artículos 134, literal a), 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Opina el apoderado de la parte actora, que si bien es cierto que existen semejanzas entre las marcas comparadas, la causal de irregistrabilidad en este caso no se presenta, porque la marca ATEX de la sociedad PEGATEX LIMITADA no es anterior respecto de la marca PATTEX de la sociedad HENKEL KGaA, ya que ésta solicitó el registro de la marca el 19 de enero de 1989, es decir, siete años antes de que se solicitara el registro de la marca ATEX. De tal manera que la Superintendencia de Industria y Comercio no respetó el orden de radicación de las solicitudes de registro y resolvió primero la solicitud de registro de la marca ATEX radicada en 1996. A su juicio, no conceder el registro conlleva una falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486, ya que el signo cumple con los requisitos de distintividad y aptitud para distinguirlo y diferenciarlo de los demás productos de la clase 16. Por otra parte, destaca que el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, hoy artículo 150 de la Decisión 486, también fue vulnerado, al haberse interpretado de manera equivocada; y, de haberse cumplido la obligación de hacer el examen de registrabilidad, se habría concedido el registro de la marca

PATTEX.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- II.1.1.- No se tuvo en cuenta el escrito contentivo de la contestación de la demanda por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por cuanto el abogado que lo suscribió no acompañó el poder respectivo, según da cuenta el proveído visible a folios 126 a 127. II.1.2.- La sociedad PEGATEX LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en virtud de la notificación personal que del auto admisorio de la demanda se le hizo, compareció al proceso a través de apoderado, aduciendo, en esencia, que no encuentra razón por la cual el apoderado de la sociedad HENKEL KGaA consideró que las resultas del proceso podían interesarle, pues en el trámite de registro de la marca PATTEX no intervino para oponerse al mismo, pues no estimó que le vulnerara derecho alguno en relación con su marca ATEX. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas indicadas como violadas. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud de la actora relativa al registro de la marca “PATTEX”, para distinguir productos de la clase 16, al estimar que es confundible con la marca nominativa “ATEX”, cuyo titular es la sociedad PEGATEX LTDA., que ampara los mismos productos de la clase 16. Afirma la actora que la entidad demandada no tuvo en cuenta el principio de prioridad, ya que su solicitud de registro fue radicada con siete años de

anterioridad a la de la sociedad PEGATEX LTDA. Al respecto, cabe señalar que dicha afirmación se encuentra desvirtuada, pues conforme al documento que obra a folios 147 a 168 del cuaderno principal, emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de la marca ATEX se presentó el 7 de febrero de 1983, en tanto que la de la demandante lo fue el 19 de enero de 1989. Por esta razón, el cargo de violación sustentado en tal afirmación no tiene vocación de prosperidad. Estima la actora que no existe la causal de irregistrabilidad aducida en los actos acusados. Sobre el particular, la Sala observa lo siguiente: El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se invoca como sustento de los actos acusados y a la vez en la demanda como quebrantado, prevé: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión, en la interpretación prejudicial núm. 95-IP-2005, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que: “La prohibición del registro de signos confundibles... protege a

las marcas del riesgo de confusión o de la similitud confunsionista que puede presentarse cuando entre ellos existe una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de especialidad, que si las marcas no amparan las mismas clases de productos la confusión marcaria no es impedimento para que el signo pueda ser registrado…” “….Por lo tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición”… (folio 216) Igualmente, señala el Tribunal que la comparación de los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes; que, sin embargo, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor destinatario de los productos correspondientes, sin descomponer la unidad de cada signo; que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el grado de confusión (folio 217). En orden a dirimir la controversia, la Sala precisa lo siguiente: La marca ATEX, previamente registrada en favor de la sociedad PEGATEX LTDA, por virtud de la cual se denegó la solicitud de la actora, es nominativa y conforme

se advierte a folio 148 del cuaderno principal en que se solicitó su registro, fue presentada así: A T E X Por su parte, la marca cuyo registro fue negado en los actos acusados, también es nominativa y de acuerdo con el documento obrante a folio 69, se expresa, así: P A T T E X En aplicación de las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se advierte que al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las marcas “PATTEX” y “ATEX”, desde el punto de vista gráfico la expresión “ATEX”, común en ambas marcas, se destaca en forma distintiva y dominante. En efecto, la similitud visual u ortográfica se presenta, ya que el orden de las letras A T E X es coincidente, no obstante que en la marca objeto de los actos acusados la consonante T se repite. Si bien es cierto que la longitud de las palabras difiere, dado que la expresión PATTEX tiene dos consonantes adicionales frente a la marca ATEX (La P inicial y la T, intermedia), no lo es menos que se observa una similitud desde el punto de vista fonético, pues la consonante “P”, que antecede a la consonante A y la doble “T” que se encuentran en la marca PATEXX no son capaces, por sí solas, de imprimirle suficiente distintividad, pues al momento de pronunciarse se hace mayor énfasis en la expresión ATEX. Aunado a lo anterior, como quiera que las marcas en cuestión amparan productos o servicios de la misma clase (16), el riesgo de confusión se incrementa, lo que hace que se configure la prohibición constitutiva de la causal de irregistrabilidad.

Así pues, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de agosto de 2007.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO