CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00088-01(7801)-2005

MARCA DESCRIPTIVA - Lo es FLORCONTROL al indicar servicios de control de calidad de flores / COMBINACION DE SIGNOS GENERICOS - Registrabilidad si forma signo distintivo / FLORCONTROL - Signo descriptivo irregistrable por denotar los servicios que presta No cabe duda alguna a la Sala que el signo “FLORCONTROL” es descriptivo de los servicios en los cuales ha de usarse, esto es, productos de la clase 42, como quiera que ésta ampara, entre otros, los servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación relativos a ellos y, precisamente, en la solicitud se indican los “servicios de control de calidad, supervisión, revisión de flores naturales, plantas vivas, semillas y de productos forestales; y toda clase de servicios de asistencia que tengan que ver con los productos mencionados”, es decir, servicios de investigación de control de calidad en flores. Ahora, en diversas interpretaciones prejudiciales el Tribunal Andino de Justicia ha precisado que dos genéricos se pueden combinar y formar un signo distintivo y así lo ha acogido la Sala en numerosos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola) 3 de abril de 2003 (Expedientes núms. 6401 y 6499 Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), tal es el caso de las expresiones “PANYDONAS”, “SUPERMANI”, “BONFRUIT” y “NUTRISAL”, pues al unirse se convierten en marca de fantasía, entendida como tal, conforme lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella

que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; o evocativas, entendidas por tales las que transmiten a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Empero ello no ocurre en este caso con la expresión “FLORCONTROL” pues unida o separada alcanza a tener contenido conceptual, en cuanto fácilmente de ella se extrae que está directamente relacionada con el control de calidad de las flores, servicios respecto de los cuales se alude en la solicitud de registro, lo que pone de manifiesto que describe los servicios para los cuales ha de usarse, que es, precisamente, lo que constituye la causal de irregistrabilidad invocada en los actos acusados. Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00088-01(7801)

Actor: C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 07643 de 28 de febrero de 2001 “POR LA

CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 19998 de 13 de junio de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”; y 28639 de 30 de agosto de 2001, “por la cual se resuelve un recurso de apelación; expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 8 de junio de 2000solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo distintivo “FLORCONTROL” para distinguir: servicios de control de calidad, supervisión, revisión de flores naturales plantas vivas, semillas y de productos forestales; y toda clase de servicios de asistencia que tengan que ver con los productos mencionados. 2°: Aduce que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta 494, de 24 de julio del año 2000, bajo el número de publicación 458, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros. 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca argumentando que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de reproducción u otros datos,

características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 4°: La sociedad actora presentó dentro del término legal los recurso de reposición y subsidiario del de apelación, los cuales confirmaron la Resolución 7643 que negó el registro de la marca. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues el signo FLORCONTROL es apto para distinguir los servicios de la clase 42, ya que es suficientemente distintivo y representativo frente a los consumidores, porque se trata de una combinación de dos palabras que presentan novedad. Considera que la demandada fracciona y limita el signo a la palabra CONTROL negando el registro, desconociendo además lo que la doctrina y jurisprudencia ha denominado signos evocativos, compuestos por dos palabras que deben ser examinadas de una manera integral e indivisible, para que se pueda deducir que el signo realmente tiene fuerza suficiente. 2°: Afirma que las Resoluciones impugnadas violaron el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, porque en este caso la marca no consiste exclusivamente en las situaciones que describe la citada norma, tales como que sea un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, etc.

3°: Estima que las Resoluciones acusadas violaron el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina debido a que al otorgar o negar una marca no se libera de la obligación de revisar todas las piezas procesales que aparecen en el expediente; y la expresión en discusión examinada independientemente NO SUGIERE LA CALIDAD NI LA ESPECIE DE LOS SERVICIOS A QUE SE APLICA. Que, además, no se puede sostener que lo servicios prestados por la actora, con el signo FLORCONTROL, puedan ser confundidos con los servicios prestados por otros competidores que desarrollen actividades iguales o parecidas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, que la marca figurativa para la clase 42 en discusión es irregistrable pues encuadra dentro de la causales prevista en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que ordena que no pueden registrase los signos que puedan servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características e informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a

esos productos o servicios. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en los artículos XXVII y s.s. de la Ley 17 de 1980. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La marca solicitada para registro, conforme obra a folio 84, es denominativa y se expresa así: Dicha marca se solicitó, según se afirma a folio 83, para amparar productos de la clase 42. Y en la casilla correspondiente a “Enumeración detallada de productos, servicios o actividades del empresario”, se indicaron los “servicios de control de calidad, supervisión, revisión de flores naturales, plantas vivas, semillas y de productos forestales; y toda clase de servicios de asistencia que tengan que ver con los productos mencionados”. Los actos acusados denegaron la solicitud de la marca en cuestión con fundamento en la causal prevista en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Considera la demandada que la expresión “FLORCOONTROL” (Nominativa)”, describe

información relativa a los servicios amparados al referirse a la manera cómo llevará a cabo o desarrollará, entre otros, el control de calidad, la supervisión, la revisión de flores naturales, plantas vivas, semillas y de productos forestales; que el signo explícitamente incluye la expresión CONTROL, actividad a través de la cual prestará los servicios ya enunciados (folio 4). Para el análisis que corresponde efectuar a la Sala, en aras, de establecer si se configura o no la causal de irregistrabilidad alegada en los actos acusados, es menester tener en cuenta el alcance que a las normas comunitarias involucradas dio el Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 25-IP-2004, rendida en este proceso. Según se advierte en la citada Interpretación, las normas respecto de las cuales recae la misma son las de la Decisión 344 y no 486, porque aquellas eran las vigentes cuando se presentó la solicitud. Al respecto, cabe señalar que el Consejo de Estado debe analizar los actos acusados a la luz del ordenamiento jurídico vigente cuando éstos se expidieron, que en este caso lo es la Decisión 486; empero el alcance que el Tribunal hace de las normas de la Decisión 344 puede tenerse en cuenta en esta ocasión, como quiera que su regulación es casi idéntica a la de aquella. En la precitada Interpretación se ilustró a la Sala sobre la noción de denominación descriptiva, indicando que el signo es descriptivo cuando se refiere exactamente a la cualidad común y genérica de un producto (folio 192). Que uno de los métodos que la doctrina ha diseñado para determinar si un signo es

descriptivo es formularse la pregunta de cómo es el servicio o producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por un consumidor medio, es igual a la designación del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación (folio 192). Igualmente, se enfatizó en que para que rija la prohibición de registrar debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que se distingue; que, por ejemplo, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérica de éstos, y frío puede emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial. No cabe duda alguna a la Sala que el signo “FLORCONTROL” es descriptivo de los servicios en los cuales ha de usarse, esto es, productos de la clase 42, como quiera que ésta ampara, entre otros, los servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación relativos a ellos y, precisamente, en la solicitud se indican los “servicios de control de calidad, supervisión, revisión de flores naturales, plantas vivas, semillas y de productos forestales; y toda clase de servicios de asistencia que tengan que ver con los productos mencionados”, es decir, servicios de investigación de control de calidad en flores. Ahora, en diversas interpretaciones prejudiciales el Tribunal Andino de Justicia ha precisado que dos genéricos se pueden combinar y formar un signo distintivo y así lo ha acogido la Sala en numerosos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola) 3 de

abril de 2003 (Expedientes núms. 6401 y 6499 Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), tal es el caso de las expresiones “PANYDONAS”, “SUPERMANI”, “BONFRUIT” y “NUTRISAL”, pues al unirse se convierten en marca de fantasía, entendida como tal, conforme lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; o evocativas, entendidas por tales las que transmiten a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Empero ello no ocurre en este caso con la expresión “FLORCONTROL” pues unida o separada alcanza a tener contenido conceptual, en cuanto fácilmente de ella se extrae que está directamente relacionada con el control de calidad de las flores, servicios respecto de los cuales se alude en la solicitud de registro, lo que pone de manifiesto que describe los servicios para los cuales ha de usarse, que es, precisamente, lo que constituye la causal de irregistrabilidad invocada en los actos acusados. Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por

la Sala en la sesión del día 9 de junio de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO