CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00097-01-2008

SEMEJANZA MARCARIA - Inexistencia entre las marcas mixtas ORGANIZACION DELI y D’LISSE desde el punto de vista fonético y conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas mixtas ORGANIZACION DELI y D’LISSE La marca concedida en virtud del acto acusado aparece a folio 5 del cuaderno de anexos, cuya fotocopia se traslada a esta providencia, y se expresa así: (,...). Según la descripción que de ella se hace en la solicitud, consiste en el conjunto formado por la expresión “DELI” escrita en letras características y especiales, en la cual se reivindican los colores, VERDE, BLANCO y LILA, que están formando líneas diagonales y encima la palabra explicativa ORGANIZACIÓN, en la cual se reivindica el color blanco. Por su parte, la marca cuya titular es la actora se expresa, así: (…). Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la comparación de las marcas antes señaladas, no advierte la Sala la similitud que se aduce en la demanda, pues el elemento denominativo que predomina en las marcas analizadas, en el caso de la que es objeto de registro por el acto acusado, es COMPUESTO, pues está integrado por dos palabras: ORGANIZACÍÓN y DELI, en tanto que en la marca de la actora el elemento denominativo es uno solo: DLISSE. Ello, per se impide considerar que haya una similitud tal capaz de inducir a confusión al público consumidor, dado que dichas marcas no tienen la misma longitud, pues es obvio que el número de

letras que las componen difiere. De tal manera que desde el punto de vista fonético o auditivo tienen una pronunciación diferente. De otra parte, desde el punto de vista ideológico, la marca cuestionada evoca la idea de una industria (organización) dedicada al buen sabor (sabor rico o delicioso de un producto), en tanto que la marca de la actora no sugiere el mismo concepto, pues el apóstrofe que acompaña a la consonante D’ le imprime una connotación totalmente distinta a la alusiva al sabor. Así pues, el acto administrativo acusado se ajustó a la legalidad y, por ende, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00097-01

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandado: SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 29730 de 18 de septiembre de 2001, por la cual al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 28086 de 22 de diciembre de 1999, concedió el registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI

(MIXTA) a favor de la Organización Deli Ltda, para distinguir servicios de la clase 30 internacional, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2ª: Que a manera de restablecimiento del derecho se ordene la cancelación del mencionado registro. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º: La sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., formuló observaciones al registro solicitado por la ORGANIZACIÓN DELI LTDA., fundamentadas en la confundibilidad de la marca D’LISSE, previamente registrada a su nombre, para distinguir productos en la clase 29 internacional. 3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones presentadas por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A., y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES y negó el registro de la marca mixta ORGANIZACIÓN DELI. 4º: Contra la Resolución que negó el registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA. interpuso a través de apoderado recurso de reposición y en subsidio de apelación. La Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación interpuesto.

5°: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación revocando la decisión anterior y concediendo el registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI(mixta) para distinguir productos de la clase 30 de la Organización Internacional de Niza, a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: 1.- Que se violaron los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque las marcas DLISSE y ORGANIZACIÓN DELI se confunden, ya que la que es objeto de la demanda contiene casi en su integridad la marca prioritaria DLISSE y una y otra amparan productos estrechamente relacionados. Comenta que es evidente que la marca cuya nulidad se solicita en su elemento nominativo consta de dos palabras, una de las cuales es “ORGANIZACIÓN”, que no puede ser parte de la marca por tratarse de un término de uso común, y la palabra “DELI” es la reproducción casi total de la marca propiedad de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y aunque gráficamente existen algunas diferencias, en la parte fonética existe tal identidad que el riesgo de confusión es innegable. Indica que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que en los casos de comparación de marcas nominativas con marcas mixtas debe tomarse como principal elemento de comparación el que tenga mayor peso dentro en el conjunto y en el caso de marcas de consumo popular es sin duda el componente nominativo, es decir las palabras. Que, en el presente caso, el componente de mayor peso es la palabra “DELI”, lo

que se establece con solo mirar el diseño de la marca. Manifiesta que la confundibilidad es solo uno de los aspectos señalados como razón para impedir el registro de una marca, conforme lo ha indicado el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de 6 de febrero de 1998 en la que afirma: “Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios que ha continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión ya sea denominativa o gráfica. Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como iregistrable”. Aclara también que hay que tener en cuenta el potencial público consumidor de los

productos distinguidos con las marcas enfrentadas, ya que se trata de alimentos de la clase 30 y 29 y es fácil deducir que son productos de consumo popular, en cuya selección el grado de atención es bajo, además debe observarse el principio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual: “En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio “in dubio pro signo priori”. Considera tal principio de particular aplicación en este caso, ya que la marca prioritaria, además de registrada tiene un derecho consolidado, goza de una amplia notoriedad, reconocida nacionalmente por la calidad de los productos que distingue. 2.- Finalmente, alega que se violó el artículo 150, ibídem, porque el acto acusado no contiene pronunciamiento alguno sobre las oposiciones formuladas a la solicitud de registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI (MIXTA) ya que tan solo se limitó a revocar la decisión contenida en la Resolución 28086 de 1999. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda extemporáneamente. En su alegato de conclusión adujo que las marcas enfrentadas Organización DELI y D’LISSE no conllevan a error al público habida cuenta de que no presentan semejanzas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, susceptibles de

generar confusión. Su pronunciación difiere sustancialmente una de otra y ambas poseen elementos bien diferenciadores que las hace suficientemente distintivas. II.1.2.- La sociedad DYVAL S.A., que absorbió a la sociedad DELI LTDA, se notificó del auto admisorio de la demanda, en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y a través de apoderada se opuso a la prosperidad de sus pretensiones aduciendo, en esencia, que no existe conexidad entre la marca D’LISSE, clase 29, con la marca ORGANIZACIÓN DELI para la clase 30, pues pese a que ambas clases amparan alimentos en una y otra clase el origen de los mismos es diverso; en tanto que la clase 29 protege productos de origen animal así como legumbres y otros productos hortícolas, la clase 30 busca amparar todos aquellos productos alimenticios de origen vegetal. Que para hablar de una confusión entre marcas es necesario que concurran simultáneamente dos circunstancias: Que exista identidad o semejanza entre las marcas de tipo visual, conceptual o fonético; y que se verifique el alcance de su cobertura, es decir, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Resalta que la marca mixta Organización DELI no puede ser fraccionada por el observante en aras de la prosperidad de sus intereses. No puede omitirse la palabra ORGANIZACIÓN ni el tipo de fuente especial con la reivindicación de colores. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal de alegatos de conclusión guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Resolución acusada, visible a folios 16 a 21 del expediente concedió en favor de la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA el registro de la marca mixta “ORGANIZACIÓN DELI”,- hoy absorbida por la sociedad DFYVAL S.A.-, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café, té, cacao, azúcar, pan, pastelería, confitería, harinas y preparaciones hechas de cereales, etc. Dicha Resolución declaró infundadas las observaciones presentadas, entre otras, por la actora, respecto de su marca D’LISSE, previamente concedida en su favor para distinguir productos de la clase 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 236 IP-2005, rendida en este proceso, precisó que las normas comunitarias aplicables en este caso son las de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la solicitud de registro de la marca cuestionada se hizo el 4 de septiembre de 1989, esto es, en vigencia de dicha decisión y por ello preciso el alcance de los artículos 56 y 58, literal f), de la misma, relativos a la causal de irregistrabilidad de marcas confundibles con otras ya registradas. Señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que para establecer el riesgo de confusión deben tenerse en cuenta los aspectos ideológico, ortográfico y fonético y así mismo trajo a colación las reglas que la doctrina y jurisprudencia comunitaria han diseñado para efectuar el cotejo correspondiente, a saber: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las

marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” (folios 178 a 179). La marca concedida en virtud del acto acusado aparece a folio 5 del cuaderno de anexos, cuya fotocopia se traslada a esta providencia, y se expresa así: Según la descripción que de ella se hace en la solicitud, consiste en el conjunto formado por la expresión “DELI” escrita en letras características y especiales, en la cual se reivindican los colores, VERDE, BLANCO y LILA, que están formando líneas diagonales y encima la palabra explicativa ORGANIZACIÓN, en la cual se reivindica el color blanco. Por su parte, la marca cuya titular es la actora se expresa, así: Según el escrito presentado por la actora, obrante a folios 186 a 200, el detalle de los signos en conflicto es el siguiente: Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la comparación de las marcas antes señaladas, no advierte la Sala la similitud que se aduce en la demanda, pues el elemento denominativo que predomina en las marcas analizadas, en el caso de la que es objeto de registro por el acto acusado, es COMPUESTO, pues está integrado por dos palabras: ORGANIZACÍÓN y DELI, en tanto que en la marca de la actora el elemento denominativo es

uno solo: DLISSE. Ello, per se impide considerar que haya una similitud tal capaz de inducir a confusión al público consumidor, dado que dichas marcas no tienen la misma longitud, pues es obvio que el número de letras que las componen difiere. De tal manera que desde el punto de vista fonético o auditivo tienen una pronunciación diferente. De otra parte, desde el punto de vista ideológico, la marca cuestionada evoca la idea de una industria (organización) dedicada al buen sabor (sabor rico o delicioso de un producto), en tanto que la marca de la actora no sugiere el mismo concepto, pues el apóstrofe que acompaña a la consonante D’ le imprime una connotación totalmente distinta a la alusiva al sabor. Así pues, el acto administrativo acusado se ajustó a la legalidad y, por ende, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de noviembre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN