CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00116-01-2006

APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - En propiedad industrial se aplica la sustancial vigente a la solicitud y en procedimientos en trámite la anterior / PROPIEDAD INDUSTRIAL - Aplicación de la ley en el tiempo En el caso en particular, la Sala encuentra que la solicitud de registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC, para distinguir los productos de la Clase 1ª, fue presentada el 27 de noviembre de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, y que bajo la vigencia de esta misma Decisión fue expedida la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, que negó el registro de aquella, razón por la cual este acto se estudiará a la luz de la citada disposición. También encuentra la Sala que si bien las Resoluciones que resolvieron los recursos de reposición y apelación fueron expedidas bajo la vigencia de la Decisión 486, como quiera que los recursos de reposición y apelación fueron interpuestos estando aún vigente la Decisión 344, es bajo esta normativa que debieron resolverse, como lo dispone el inciso último de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486: “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Prórroga por plazo de gracia de seis meses al vencimiento: irregistrabilidad de DOBERMANN SUPERELASTIC frente a DOVERMAN En cuanto a la Resoluciones 33930 de 24 de octubre y 39693 de 28 de noviembre de 2001, que resolvieron, en su orden, los recursos de reposición y

apelación interpuestos contra la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, la Sala precisa que dichos recursos fueron interpuestos el 22 de diciembre de 1997, es decir, que para dicha fecha aún no había caducado el registro de la marca DOVERMAN + diseño a nombre de ESCOBAR MARTÍNEZ S.A. para distinguir los productos de la Clase 1ª, que fue el fundamento para que la Superintendencia de Industria y Comercio negara a la actora el registro de la expresión DOBERMANN SUPERELASTIC. En efecto, de conformidad con la certificación suscrita por la Secretaria General AD Hoc de la entidad demandada y que obra en el expediente, la vigencia del certificado de registro núm. 115.733, correspondiente a la marca DOVERMAN (mixta), titular, ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. llegó hasta el 21 de marzo de 2000. La Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 preceptúa que “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Por su parte, los artículos 153 y 174, ibídem, prevén, respectivamente, que el titular del registro de una marca o quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, plazo durante el cual el registro de la marca mantendrá su plena vigencia, y que el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicitan la renovación del mismo, incluido el período de gracia. Surge de lo anterior que la marca

DOVERMAN + diseño estuvo vigente en realidad hasta el 21 de septiembre de 2000, sin que ello signifique que los actos que resolvieron los recursos sean nulos, pues la caducidad de la citada marca en manera alguna torna en ilegal la decisión de negar el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC por incurrir en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, si se tiene en cuenta que la sustentación de dichos recursos se limitó a desvirtuar dicha irregistrabilidad, lo cual no lograron.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C. nueve (9) de marzo del dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00116-01

Actor: COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A. contra las Resoluciones núms. 29826 de 26 de noviembre de 1997, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual le negó el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC para distinguir productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza; 33930 de 24 de octubre de 2001,

mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 39693 de 28 de noviembre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se otorgue la inscripción del registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 27 de noviembre de 1996 la actora solicitó el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 1ª, solicitud que fue radicada bajo el expediente núm. 00-069885 y cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 443 de 1997. 2º. Dentro del término legal no fueron presentadas oposiciones. 3º. Mediante la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC (nominativa) para distinguir los productos comprendidoa en la Clase 1ª, por estar

incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, esto es, por encontrarse registrada y vigente hasta el 21 de marzo de 2000 la marca mixta DOVERMAN a favor de ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. 4º. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. 5º. Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos consideró que entre las marcas comparadas existe confusión, sin tener en cuenta que el registro de la marca DOVERMAN, base de la negativa, había vencido el 21 de marzo de 2000 sin que se hubiere presentado renovación, razón por la cual el acto administrativo no tuvo razón, pues se fundamentó en una marca caducada. 6º. Al resolver el recurso de apelación el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la negativa del registro, sin tener tampoco en cuenta que la marca DOVERMAN se encontraba caducada. 7º. La Resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada personalmente al apoderado de la actora el 10 de enero de 2002, luego es oportuna la presentación de la demanda. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, estructurando para el efecto lo siguientes cargos: Primer cargo.- Las Resoluciones 33930 y 36693, que resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación contra la Resolución

29826 de 26 de noviembre de 1997, violan el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, pues para su aplicación se requiere, entre otros, que exista una marca registrada o en trámite, a favor de un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. En efecto, los citados actos fueron proferidos, en su orden, el 24 de octubre y el 28 de noviembre de 2001, fechas para las cuales había caducado el registro de la marca DOVERMAN + diseño para la Clase 1ª Internacional, fundamento de la negativa. No podía la Superintendencia, entonces, negar el registro de una marca que cumple con todos los requisitos legales, con base en un registro caducado.

Segundo cargo: De conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486, la oficina nacional competente para aceptar o denegar el registro de un signo debe proceder a realizar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, en el cual se deberán estudiar y analizar todos los documentos y antecedentes del proceso, es decir que si el funcionario omite los antecedentes y no hace un estudio de todas las piezas procesales, dicho estudio de fondo es deficiente y no tiene validez.

En este caso, la Superintendencia no tuvo en cuenta las pruebas, esto es, que la marca DOVERMAN + diseño, Clase 1ª, estuvo registrada bajo el núm. 115.733 y caducó el 21 marzo de 2000, por lo cual los actos acusados están falsamente motivados. d.- Las razones de la defensa 1.- ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A.: tercera directa interesada en las resultas

del proceso, en razón a que es titular de la marca DOVERMAN + diseño, fundamento de la negativa al registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. 2.- Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: La Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial, era aplicable válida y legalmente para la fecha de expedición de la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997. De los documentos obrantes en el expediente 96-62286, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen sucesivo de las marcas DOBERMANN SUPERELASTIC y DOVERMAN + diseño, se concluye que son semejantes entre sí, pues existe confundibilidad en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético y, por tanto, su coexistencia en el mercado conllevaría a error al público consumidor. La marca solicitada reproduce la previamente registrada, y si bien es cierto que le adiciona la expresión SUPERELASTIC, también lo es que la misma no le otorga suficiente distintividad. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de septiembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 60). Por auto visible a folio 138 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron

las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada (fl. 145 y 152, respectivamente). Mediante proveído del 8 de octubre de 2003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 16 de marzo del 2005 (fl. 167). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero.- En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. “Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido, se aplicará la Decisión vigente a la fecha de dicho trámite; en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior. “Segundo.- Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de

la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Tercero: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. “Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. “Quinto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. “Sexto: La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro, y cuyas conclusiones deberán ir siempre debidamente motivadas”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación

prejudicial tuvo en cuenta las siguientes normas: Decisión 486: “Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la comunidad anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los

siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;”. En el caso en particular, la Sala encuentra que la solicitud de registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC, para distinguir los productos de la Clase 1ª, fue presentada el 27 de noviembre de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, y que bajo la vigencia de esta misma Decisión fue expedida la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, que negó el registro de aquella, razón por la cual este acto se estudiará a la luz de la citada disposición. También encuentra la Sala que si bien las Resoluciones que resolvieron los recursos de reposición y apelación fueron expedidas bajo la vigencia de la Decisión 486, como quiera que los recursos de reposición y apelación fueron interpuestos estando aún vigente la Decisión 344, es bajo esta normativa que debieron resolverse, como lo dispone el inciso último de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486: “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Respecto de la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, por medio de la cual la División de Signos Distintivos negó a la actora el registro de la expresión DOBERMANN SUPERELASTIC para distinguir productos de la Clase 1ª

por encontrarse previamente registrada la marca DOVERMAN + diseño, observa la Sala que pese a que en la demanda se solicitó fuera declarada nula, lo cierto es que en el concepto de violación no se citó norma alguna violada por la misma, como tampoco se dio el concepto de violación, lo cual fue así, seguramente porque la misma actora reconoce que tal negativa se encuentra ajustada a derecho, si se tiene en cuenta que es indudable que la expresión solicitada y negada incurre en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, esto es, ser semejante a una marca anteriormente registrada por un tercero para los mismos productos, cuya coexistencia en el mercado induciría al público consumidor a error, en cuanto a que podría creer que se trata de la misma marca (confusión directa) o que los productos identificados con una y otra tienen un mismo origen empresarial (confusión indirecta). Por tal razón, la legalidad de la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997 se mantendrá incólume. En cuanto a la Resoluciones 33930 de 24 de octubre y 39693 de 28 de noviembre de 2001, que resolvieron, en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, la Sala precisa que dichos recursos fueron interpuestos el 22 de diciembre de 1997, es decir, que para dicha fecha aún no había caducado el registro de la marca DOVERMAN + diseño a nombre de ESCOBAR MARTÍNEZ S.A. para distinguir los productos de la Clase 1ª, que fue el fundamento para que la Superintendencia de Industria y Comercio negara a la actora el registro de la

expresión DOBERMANN SUPERELASTIC.

En efecto, de conformidad con la certificación suscrita por la Secretaria General AD Hoc de la entidad demandada y que obra en el expediente, la vigencia del certificado de registro núm. 115.733, correspondiente a la marca DOVERMAN (mixta), titular, ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. llegó hasta el 21 de marzo de 2000. La Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 preceptúa que “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión (el resaltado no es del texto). Por su parte, los artículos 153 y 174, ibídem, prevén, respectivamente, que el titular del registro de una marca o quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, plazo durante el cual el registro de la marca mantendrá su plena vigencia, y que el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicitan la renovación del mismo, incluido el período de gracia. Surge de lo anterior que la marca DOVERMAN + diseño estuvo vigente en realidad hasta el 21 de septiembre de 2000, sin que ello signifique que los actos que resolvieron los recursos sean nulos, pues la caducidad de la citada marca en manera alguna torna en ilegal la decisión de negar el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC por incurrir en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, si se tiene en cuenta que

la sustentación de dichos recursos se limitó a desvirtuar dicha irregistrabilidad, lo cual no lograron. La actora considera que con base en lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486 la Superintendencia de Industria y Comercio debió revocar la decisión de negar el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC, norma que es reiteración del artículo 96 de la Decisión 344, que se refiere al deber de la demandada de realizar el examen de registrabilidad una vez vencido el plazo sin que se hubieren presentado observaciones, olvidando aquella que para este momento se encontraba vigente el registro de la marca DOVERMAN + diseño, luego, precisamente, dio aplicación a la norma en cita. Concluye esta Corporación que la legalidad de los actos acusados no logró ser desvirtuada, pues la actora no demostró ante la vía gubernativa, como tampoco ante esta instancia judicial, que la expresión por ella solicitada no incurrió en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 83, literal a), de la Decisión 344. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 9 de marzo del 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA