CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00126-01-2006

COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de elementos de uso común / SUFIJOS DE USO COMUN - Exclusión en cotejo de marcas farmacéuticas En numerosas oportunidades el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si en los signos a comparar existe un elemento de uso común éste debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual tendiente a determinar si existe confusión, lo cual constituye una excepción a la regla general de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En consecuencia, la sílaba LOX debe excluirse para efectos de la comparación de las marcas “ORELOX” y “GORMELOX”, pues se trata de un sufijo de uso común en los productos de la Clase 5, como se evidencia en las marcas que en la contestación de la demanda citó a título de ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio: ARALOX, TRIAMULOX, METILOX, DEMOLOX, ASULOX y DOLOX. SIMILITUD FONETICA - Inexistencia entre los signos ORELOX y GORMELOX, con exclusión del sufijo LOX / SIMILITUD CONCEPTUAL - Inexistencia entre signos de fantasía ORELOX y GORMELOX Las expresiones en comparación ORE y GORME poseen tres letras en común OR-E; sin embargo, el hecho de que GORME esté acompañada de dos letras adicionales, esto es, G y M, hace que las letras en común no tengan la misma

disposición, a excepción de la letra E, y que visual y fonéticamente sean disímiles, pues en tanto el signo ORE está compuesto por tres letras, el signo GORME lo está por cinco letras, además de que la pronunciación de una y otra difieren, si se tiene en cuenta que la presencia tanto de la letra G como de la letra M que hacen parte de GORME, marcan una evidente diferencia fonética. En cuanto al aspecto conceptual, ha de tenerse en cuenta que tanto GORME como ORE son expresiones de fantasía, es decir, que no evocan concepto alguno, pues aún cuando podría aceptarse que ORE constituye el imperativo del verbo orar (rezar), lo cierto es que tal evocación no tiene relación alguna con los productos farmacéuticos que ampara, como tampoco evoca idea alguna la palabra GORME. Concluye la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344, al conceder el registro de la marca “GORMELOX” Clase 5, pues es perceptible, susceptible de representación gráfica, y posee la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor diferencie los productos por ella distinguidos de los amparados por la marca “ORELOX”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00126-01

Actor: AVENTIS PHARMA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD AVENTIS PHARMA S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 72 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1°: Que son nulas las Resoluciones núms. 32484 del 26 de diciembre de 1997, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observaciones por ROUSSEL UCLAF y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “GORMELOX” Clase 5 Internacional a favor de VARCAL LTDA.; 6403 del 13 de abril de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución inicialmente identificada, confirmándola; y 3432 del 25 de octubre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 32484 de 1997, confirmándola. 2°: Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca “GORMELOX” concedido para identificar todos los productos de la Clase 5 Internacional. 3°: Que se ordene a la entidad demandada publicar en la Gaceta de la Propiedad

Industrial la sentencia que ponga fin al proceso. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º: El 2 de octubre de 1996 VARCAL LTDA. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa “GORMELOX” para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente 99-27.899. 2º: Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial 40 de 7 de enero de 1997, ROUSSEL UCLAF, titular en ese entonces de la marca “ORELOX”, presentó demanda de observaciones contra la solicitud de registro del signo “GORMELOX”, por ser similarmente confundible con su marca “ORELOX” previamente registrada en la misma Clase 5 bajo el certificado núm. 140.992. 3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observaciones y, en consecuencia, mediante la Resolución 324844 de 26 de diciembre de 1997 concedió a VARCAL LTDA. el registro de la marca “GORMELOX” Clase 5, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones 6403 de 13 de abril de 1998 y 34332 de 25 de octubre de 2001. 4º: ROUSSEL UCLAF transfirió el certificado de registro de la marca “GORMELOX” Clase 5, a favor de AVENTIS PHARMA S.A.

I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: 1º: Que se violaron los artículos 83, literal a,) de la Decisión 344 y 136 de la Decisión 486, por indebida aplicación, ya que las marcas “ORELOX” y “GORMELOX” sí son confundiblemente similares, contrario a lo afirmado por la demandada. Sostiene que analizadas las marcas desde una perspectiva de conjunto, sin entrar en detalles, despiertan una impresión muy similar, además de que también son similarmente confundibles analizadas desde sus aspectos visual, fonético y conceptual. En efecto, de las 8 letras que conforman la marca “GORMELOX” seis de ellas son tomadas de la marca “ORELOX” y tienen casi la misma ubicación, lo cual significa que la marca “GORMELOX” reproduce o contiene totalmente la marca “ORELOX”; ambas marcas poseen tres sílabas: O-RE-LOX y GOR-ME-LOX; la raíz en ambas denominaciones es casi idéntica: GOR/OR; y la desinencia en ambas marcas es idéntica: LOX/LOX. Anota que comparadas fonéticamente las marcas se encuentra que ambas poseen la misma secuencia vocálica: O-E-O y O-E-O, lo cual significa que su pronunciación es muy parecida; y en ambas denominaciones la sílaba tónica es idéntica y está ubicada en el mismo lugar ORELOX – GORMELOX. Señala que las marcas “ORELOX” y “GORMELOX” son denominaciones de fantasía y no evocan concepto alguno en la mente del consumidor, razón por la cual la idea

que éste tenga de dichas marcas estará condicionada en gran medida al recuerdo fonético de las mismas, de tal manera que al encontrarse un consumidor con la marca “GORMELOX”, cuya pronunciación es muy similar a “ORELOX”, que previamente conoce, automáticamente hará una asociación entre los signos, lo cual, obviamente, creará confusión. De otra parte, debe tenerse en cuenta que los productos de la Clase 5 son de consumo popular o generalizado, en donde el adquirente en ningún caso será un consumidor especializado sino alguien que si bien no descuida totalmente el análisis de la marca y del producto, tampoco destina a la comparación de los signos demasiado tiempo ni precaución, razón por la cual es en esta clase de productos donde el consumidor es más vulnerable y en donde merece una mejor protección. Además, con respecto a la naturaleza del producto no puede perderse de vista que la marca “GORMELOX” está registrada para identificar, entre otros, productos farmacéuticos, es decir, exactamente los mismos que ampara la marca de la actora, y respecto de los cuales la doctrina y la jurisprudencia han señalado que el cotejo marcario debe ser más riguroso. Agrega que pese a que existen más semejanzas que diferencias entre una y otra marca, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que no eran similarmente confundibles, pues, a su juicio, las letras G y M de la marca “GORMELOX” le otorgan suficiente distintividad a su conjunto. Acepta que entre las marcas enfrentadas existen algunas diferencias y observa que la confundibilidad se predica no sólo de las marcas idénticas sino de aquellas que por sus similitudes puedan inducir a error a los consumidores, ya que en ausencia de

diferencias se estaría en un caso de identidad y, entonces, el cotejo de los signos se haría innecesario. Sostiene que en este caso se demuestra que las diferencias existentes no son lo suficientemente representativas para contrarrestar las contundentes semejanzas que presentan las marcas, ya que se trata de simples detalles accidentales que en nada disminuyen el riesgo de confusión o de asociación que presenta para el consumidor su coexistencia en el mercado. 2º: Considera que se violaron los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344, y 134 de la Decisión 486, ya que la marca “GORMELOX” no es distintiva, pues resulta similarmente confundible con la marca “ORELOX” previamente registrada y, por tanto, aquella no es apta para identificar los productos para los cuales fue otorgada. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y expresó que de los documentos obrantes en el expediente núm. 96.52435 se concluye que no sólo se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa, sino que expidió los actos administrativos acusados con base en argumentos legales ajustados a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes.

Agrega que del examen comparativo de las marcas registradas en debate, “GORMELOX” y “ORELOX”, se evidencia que la primera tiene un mayor número de letras y que sus sílabas son distintas, lo que no permite predicar similitud fonética. Anota que si bien es cierto que las marcas comparten el sufijo LOX, también lo es que el mismo es un elemento secundario dentro del signo, si se tienen en cuenta las diferencias gramaticales, fonéticas y ortográficas existentes, y máxime cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que en las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en la comparación, lo que constituye una excepción al principio de que el examen comparativo ha de tender a una simple visión de conjunto de los signos enfrentados. II.1.2. VARCAL LTDA., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en cuanto es la sociedad en favor de quien fue concedido el registro de la marca nominativa “GORMELOX” Clase 5, cuya nulidad se pretende, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. III-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos

82 y 83 de la norma comunitaria citada. “SEGUNDO: No son registrables los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. “CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de la marcas en pugna. “QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. “SEXTO: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben

tomarse en cuenta las partículas de uso general o común a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo arbitrario del conjunto marcario”. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas de la Decisión 344 que la actora considera violadas, vigentes para la fecha de la solicitud de la marca controvertida y que fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, preceptúan: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La marca “GORMELOX”, cuyo certificado de registro es objeto de nulidad, fue otorgada para distinguir todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, en tanto que el certificado de registro de la marca “ORELOX”, previamente registrada, fue concedido, según lo dicho por la actora, para distinguir productos farmacéuticos. En numerosas oportunidades el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si en los signos a comparar existe un elemento de uso común éste debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual tendiente a determinar si existe confusión, lo cual constituye una excepción a la regla general de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En consecuencia, la sílaba LOX debe excluirse para efectos de la comparación de las marcas “ORELOX” y “GORMELOX”, pues se trata de un sufijo de uso común en los productos de la Clase 5, como se evidencia en las marcas que en la contestación de la demanda citó a título de ejemplo la Superintendencia de

Industria y Comercio: ARALOX, TRIAMULOX, METILOX, DEMOLOX, ASULOX y

DOLOX. Recaerá entonces el análisis de la Sala sobre las expresiones ORE y GORME, y para efectos de su cotejo tendrá en cuenta las reglas acogidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Las expresiones en comparación ORE y GORME poseen tres letras en común OR-E; sin embargo, el hecho de que GORME esté acompañada de dos letras adicionales, esto es, G y M, hace que las letras en común no tengan la misma disposición, a excepción de la letra E, y que visual y fonéticamente sean disímiles, pues en tanto el signo ORE está compuesto por tres letras, el signo GORME lo está por cinco letras, además de que la pronunciación de una y otra difieren, si se tiene en cuenta que la presencia tanto de la letra G como de la letra M que hacen parte de GORME, marcan una evidente diferencia fonética. En cuanto al aspecto conceptual, ha de tenerse en cuenta que tanto GORME como ORE son expresiones de fantasía, es decir, que no evocan concepto alguno, pues aún cuando podría aceptarse que ORE constituye el imperativo del verbo

orar (rezar), lo cierto es que tal evocación no tiene relación alguna con los productos farmacéuticos que ampara, como tampoco evoca idea alguna la palabra GORME. Adicionalmente, atendiendo el reiterado pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de que en tratándose de productos farmacéuticos es necesario un examen aún más riguroso en el cotejo de las marcas, dado el riesgo que la salud humana corre por la venta de un producto semejante o similar al ya registrado, la Sala observa que bien sea que los productos amparados por una y otra marca se expendan en tiendas de cadena por departamentos, o bien en sitios especializados, teniendo en cuenta que no poseen entre sí semejanzas de orden visual, fonético o conceptual, su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión para el público consumidor pues, de una parte, no adquiriría un producto distinguido con la marca “GORMELOX” creyendo que está adquiriendo uno identificado con la marca “ORELOX” y, de otra parte, no creería que unos y otros productos tienen el mismo origen empresarial, esto es, o que todos son producidos por VARCAL LTDA., o que todos son producidos por AVENTIS

PHARMA S.A.

Concluye la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344, al conceder el registro de la marca “GORMELOX” Clase 5, pues es perceptible, susceptible de representación gráfica, y posee la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor diferencie los productos por ella distinguidos de los amparados por la

marca “ORELOX”. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de agosto de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN