CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00128-01-2005

NOMBRE COMERCIAL - Prueba de su uso antes de la solicitud de registro para que proceda su protección / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Falta de pruebas: depósito de nombre y enseña posterior a la solicitud de registro / DEPOSITO DE NOMBRE COMERCIAL - Legalidad del registro SUPERKOTE por ser la solicitud anterior al depósito / SUPERKOTE - Registrabilidad frente al nombre comercial MOTORKOTE La cuestión se contrae a si hubo o no violación de la protección que reclama la actora para su nombre comercial MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., lo cual depende, en primer lugar, de sí ha probado o demostrado en el proceso el uso comercial del mismo desde antes de la solicitud del registro de la marca SUPERKOTE 2000 (MIXTA), para productos de la clase 4 de la clasificación internacional de Niza, pues en virtud de lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al presente asunto “Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca” , lo cual reitera a renglón seguido. Al respecto se observa que la actora no aportó prueba alguna del uso de su nombre comercial ni promovió actividad probatoria alguna encaminada a demostrar esa circunstancia fáctica, anotando que ni la matricula mercantil ni la solicitud de registro son suficientes para ello, de modo que por esa vía no aparece acreditada la protección reclamada para el nombre comercial aducido por aquella. En segundo lugar, en cuanto hace a la otra vía de protección, esto es, la inscripción o registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente, se observa que la actora no adujo norma alguna del derecho interno

relativo al punto, sino que se limitó a allegar copia de los actos mediante los cuales le fue concedido el depósito del mismo y de la enseña comercial aludida, lo cual sólo permite confrontar la fecha del depósito con la fecha de la solicitud de la marca acusada, pudiéndose observar que ésta fue presentada el 10 de febrero de 1999, mientras el deposito del nombre comercial le fue concedido a la actora el 31 de marzo siguiente, es decir, con posterioridad a la presentación de la solicitud, de suerte que aplicando la misma regla del uso del nombre comercial, no aparece demostrado que el depósito del mismo ante la autoridad competente se dio antes de ser introducida en la misma oficina la solicitud de registro como marca del signo en cuestión. En esas condiciones no ha sido demostrado el cargo de violación de las citadas normas comunitarias por el acto acusado, de allí que no tenga vocación de prosperar y se deban negar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., Siete (7) de abril del año dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00128-01

Actor: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de conceder el registro de la marca

SUPERKOTE 2000.

I.- LA DEMANDA La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., mediante apoderado, solicita a la Sala en acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resolución núm. 12287 de 30 de abril de 1999 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca “SUPERKOTE 2000” (nominativa) solicitada por la sociedad American Friction Lube Ltda. para distinguir productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, niegue el registro de esa marca, y ordene a la Superintendencia demandada expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos 2.1. En resumen, la sociedad American Friction Lube Ltda. solicitó el registro de la marca SUPERKOTE 2000 para distinguir productos para metales y para combustibles, grasas, combustibles instantáneos, lubricantes, comprendidos en la clase 4ª de la clasificación internacional de Niza, el cual le fue concedido mediante la Resolución núm. 12287 de 30 de junio de 1999, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3 2.2. El 22 de febrero de 1999 fue la actora quien solicitó el registro de la marca mixta MOTORKOTE 100, para distinguir “aceites y grasas industriales (que no

sean aceites y grasas comestibles ni aceites esenciales); lubricantes compuestos para concretar el polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materiales para alumbrado; velas, bujías, lamparillas y mechas”, productos comprendidos en la citada clase 4ª, pero dicha solicitud le fue negada en virtud de la oposición que contra ella hizo la sociedad American Friction Lube Ltda. con fundamento en la marca SUPERKOTE 2000 y la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio encontró similitud entre ambas marcas. 2.3. Para el efecto y para la concesión del registro de la marca SUPERKOTE 2000 no tuvo en cuenta los derechos de propiedad industrial de la actora consistentes en el depósito del nombre comercial MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA, certificado núm. 12502, que le fue concedido mediante Resolución Núm. 05770 de 31 de marzo de 1999; y depósito de la enseña comercial MOTORKOTE 100, según consta en el certificado núm. 12736 y concedido mediante Resolución Núm. 10929 de 17 de junio de 1999, fechas todas ellas anteriores a la concesión del registro de la marca SUPERKOTE 2000 a favor de la sociedad American Friction Lube Ltda., lo que constituye violación del artículo 136 de la Decisión 486. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos 136, literal b, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación al no

encontrar similitud entre el nombre y la enseña comercial MOTORKOTE con el signo SUPERKOTE 2000, y en cambio en otro trámite niega el registro de la primera al encontrar similitud con la segunda, pese a que sus derechos son anteriores al registro de éste como marca; y 13, 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo, igualmente por falta de aplicación al vulnerarse el derecho de igualdad y tratarse de actos carentes de una motivación que se ajuste a derecho en relación con los criterios, reglas y principios que debieron regir su decisión, ya que al registrarse la marca SUPERKOTE 2000 no 4 se tuvieron en cuenta los signos distintivos depositados ante esa entidad por la actora. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad la sociedad American Friction Lube Ltda., tercera interesada en el asunto, no hicieron manifestación alguna. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción (folios 61 a 80). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION 1.- La actora se pronunció en forma similar a como lo hizo en la sustentación de los cargos e insiste en sus acusaciones contra el acto demandado, los cuales afirma que se encuentran debidamente demostrados en el proceso, en especial los mejores derechos suyos sobre la expresión MOTOKOTE 100, y con fundamento en ello controvierte las consideraciones de dicho. 2.- La entidad demandada sostiene que la normativa aplicable al asunto es la decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y no la Decisión 486, y que

en este caso la actora no demostró en sede administrativa ni en sede jurisdiccional el primer uso del nombre comercial se hizo con anterioridad a la concesión del registro marcario atacado, por lo tanto el acto enjuiciado fue expedido según la normativa comunitaria, de allí que no viole el derecho de igualdad ni el debido proceso, pues se expidió conforme las formalidades de dicha normativa. En consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

88). 5

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, tras advertir que la normativa aplicable a este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la normativa sustancial vigente para la fecha de la solicitud, consideró que las normas a aplicar e interpretar en el sub lite son sus artículos 83, literal b, ( que lo encuentra concordante con el artículo 136, literal de la Decisión 486) 96 ( concordante con el artículo 150 de la decisión 486 ), y 128 , así como la disposición transitoria primera de la Decisión 486. con base en cuya interpretación concluye: “1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encuentren vigentes en la fecha de

presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

2. La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como ‘protegido’; la protección del nombre la fundamenta en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

3. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva.

4. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión 6 que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

5. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre

observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.” VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Lo primero a dirimir es si el depósito del nombre comercial MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA, certificado núm. 12502, concedido a la actora mediante Resolución Núm. 05770 de 31 de marzo de 1999, y el depósito de la enseña 7 comercial MOTORKOTE 100, según certificado núm. 12736 y concedido mediante Resolución Núm. 10929 de 17 de junio de 1999, constituyen o no causal de irregistrabilidad de la marca SUPERKOTE 2000 a favor de la sociedad American Friction Lube Ltda., atendiendo el artículo 136 de la Decisión 486, que para el efecto, la normativa que se debe considerar es la Decisión 344 según lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, específicamente sus artículos 83, literal b, que el Tribunal encuentra concordante con el artículo 136, literal de la Decisión 486; 96, que lo halla concordante con el artículo 150 de la decisión 486, y 128 , así como la disposición transitoria primera de la Decisión

486. 2.- Dichas disposiciones señalan: “ART. 83 – Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” “ART. 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “ART. 128.- El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión. Así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro.” 8 3.- Sobre el alcance de esas normas, ante todo, se debe tener en cuenta que según las conclusiones pertinentes de la interpretación prejudicial que sobre las mismas ha producido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso, se tienen las siguientes reglas: 3.1. El citado artículo 83, literal b), no consagra al nombre comercial como registrado, sino como ‘protegido’, 3.2. Que esa protección del nombre, según se indica en las consideraciones de dicha interpretación puede darse indistintamente por dos medios: la vía del uso y la de su inscripción o registro ante la autoridad nacional competente, procedimiento éste que si se encuentra previsto en la legislación interna se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la decisión 344, así

como la reglamentación que para dicho registro establezca el respectivo País Miembro (folio 126); 3.3. Que el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre, y 3. 4. Que un nombre comercial puede impedir el registro de una marca y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva. De otra parte, cabe decir que las normas citadas no se refieren a la enseña comercial sino al nombre comercial, luego no resultan pertinentes al cargo concerniente al depósito de la enseña comercial MOTORKOTE 100. 3.5. Así las cosas, la cuestión se contrae a si hubo o no violación de la protección que reclama la actora para su nombre comercial MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., lo cual depende, en primero lugar, de sí ha probado o demostrado en el proceso el uso comercial del mismo desde antes de la solicitud del registro de la marca SUPERKOTE 2000 (MIXTA), para productos de la clase 4 de la clasificación internacional de Niza, pues en virtud de lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas 9 comunitarias aplicables al presente asunto “Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca” (folio 126), lo cual reitera a renglón seguido. Al respecto se observa que la actora no aportó prueba alguna del uso de su nombre comercial ni promovió actividad probatoria alguna encaminada a demostrar esa circunstancia fáctica, anotando que ni la matricula mercantil ni la

solicitud de registro,j son suficientes para ello, de modo que por esa vía no aparece acreditada la protección reclamada para el nombre comercial aducido por aquella. En segundo lugar, en cuanto hace a la otra vía de protección, esto es, la inscripción o registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente, se observa que la actora no adujo norma alguna del derecho interno relativo al punto, sino que se limitó a allegar copia de los actos mediante los cuales le fue concedido el depósito del mismo y de la enseña comercial aludida, lo cual sólo permite confrontar la fecha del depósito con la fecha de la solicitud de la marca acusada, pudiéndose observar que ésta fue presentada el 10 de febrero de 1999 (folio 62), mientras el deposito del nombre comercial le fue concedido a la actora el 31 de marzo siguiente, es decir, con posterioridad a la presentación de la solicitud, de suerte que aplicando la misma regla del uso del nombre comercial, no aparece demostrado que el depósito del mismo ante la autoridad competente se dio antes de ser introducida en la misma oficina la solicitud de registro como marca del signo en cuestión. En esas condiciones no ha sido demostrado el cargo de violación de las citadas normas comunitarias por el acto acusado, de allí que no tenga vocación de prosperar y se deban negar las pretensiones de la demanda, sin necesidad de otras consideraciones por cuanto tal situación las hace irrelevantes. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

10 NIEGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad de la Resolución núm.

12287 de 30 de abril de 1999 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca “SUPERKOTE 2000” (nominativa) a favor de la sociedad American Friction Lube Ltda. para productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 7 de abril del 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS

LASSO