CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00129-01-2006

RENUNCIA AL REGISTRO MARCARIO - Ante falta de regulación en la Decisión 344 se aplica el CCA: principios orientadores La renuncia al registro marcario está prevista así en el artículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena: Artículo 112.-El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la inscripción en los libros de registro correspondientes, llevados al efecto por la oficina nacional competente. La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena no regula el procedimiento para inscribir la renuncia a un derecho marcario, ni establece un plazo en que la oficina nacional competente deba decidirla. Por lo tanto, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 209 CP y 1° CCA, tal actuación administrativa se someterá a los principios establecidos en el artículo 3° CCA: (...). La Administración, en el cumplimiento de su deber de diligencia, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, debe pronunciarse prontamente sobre las solicitudes elevadas por los administrados. Así, es necesario que se tomen las medidas conducentes a una pronta resolución en el tiempo exigido para el procesamiento de las peticiones, conjuntamente con otros criterios de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales del respectivo Despacho. En el caso que ocupa a la Sala, es evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto la renuncia presentada el 10 de junio de 1997 por NOVO NORDISK A/S a sus derechos sobre la marca «NOVO BIOBIT XL», pese a que ya en memorial de 4 de diciembre de 1998 ABBOTT

LABORATORIES había insistido en que fuese resuelta. RENUNCIA AL REGISTRO MARCARIO - Produce efectos desde su presentación a la Superintendencia de Industria y Comercio y no cuando ésta le da trámite / BIOBIT - No puede negarse el registro ignorando renuncia al registro marcario del signo NOVO BIOBIT XL Está demostrado que al momento de expedirse la Resolución 24156 de 1997 (22 de septiembre), que decidió el recurso de reposición, estaba pendiente de trámite el escrito de 10 de junio de 1997 en que NOVO NORDISK A/S renunció a su derecho sobre la marca «NOVO BIOBIT XL». No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión inicial. Al complementar la sustentación del recurso de apelación, ABBOTT LABORATORIES sostuvo que en virtud de la renuncia del titular a la marca «NOVO BIOBIT XL» los fundamentos de hecho y de derecho en que se fundamentó la negativa del registro del signo «BIOBIT» habían desaparecido, y que por ello el recurso de apelación debía decidirse con otros argumentos. Empero, la Administración no tuvo en cuenta este escrito ni tampoco entró a decidir la declaración elevada por NOVO NORDISK A/S de renunciar a sus derechos sobre la marca «NOVO BIOBIT XL», pese a habérsele recordado la existencia de esta renuncia, que necesariamente modificaría la decisión. La Administración tenía el deber de resolver todos los puntos que habían sido planteados y los que aparecieron con motivo del recurso, según lo ordena el artículo 59 en materia contencioso administrativa. Se violó, entonces, el Debido

Proceso por no haberse pronunciado la Superintendencia sobre la renuncia a la marca «NOVO BIOBIT XL», hecho que le era conocido y que resultaba fundamental para resolver el asunto de fondo. El acto de renuncia produce efectos desde el momento en que se presenta el escrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y no cuando ésta le da trámite. Lo anterior en nada contradice el artículo 112 de la Decisión 344 cuyo correcto entendimiento es que respecto de terceros, los efectos de la renuncia se producen a partir de su inscripción en los libros de registro. La tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio supondría que la demora injustificada de la Administración para realizar la inscripción de una renuncia pueda lesionar a los interesados. Se impone, pues, declarar la nulidad de las resoluciones demandadas. Para restablecer el derecho, se ordenará a la Superintendencia proseguir el trámite de la solicitud de registro con la actora, como cesionaria de ABBOTT LABORATORIES, conforme al documento de cesión datado el 20 de marzo de 2001.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Bogotá, trece (13) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00129-01

Actor: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, contra el acto

administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «BIOBIT» para productos de la Clase 5ª Internacional de Niza1.

I. LA DEMANDA VALENT BIOSCIENCES CORPORATION., domiciliada en Libertyville, Illinois, Estados Unidos de América, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó ante esta Corporación la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1 Estos son: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.» 1.1.1. Que se declare nula la Resolución 8798 de 1997 (7 de abril) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «BIOBIT» en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare nula la Resolución 24156 de 1997 (22 de septiembre), por la cual la misma funcionaria decidió el recurso de reposición, manteniendo la anterior. 1.1.3. Que se declare nula la Resolución 31529 de 2000 (30 de noviembre), por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

1.1.4. Que como consecuencia de la nulidad, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio concederle el registro del signo «BIOBIT» como marca a favor de VALENT BIOSCIENCES CORPORATION. 1.2. Hechos El 11 de julio de 1996, ABBOTT LABORATORIES presentó solicitud para obtener registro del signo «BIOBIT» como marca para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 436 de 24 de septiembre de 1996. Dentro del respectivo término no se presentaron observaciones al registro solicitado. Mediante Resolución 8798 de 1997 (7 de abril) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «BIOBIT», con fundamento en la marca «NOVO BIOBIT XL» de propiedad de NOVO NORDISK A/S, registrada para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación de Niza. El 10 de junio de 1997, NOVO NORDISK A/S presentó escrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual renunciaba a sus derechos sobre la marca «NOVO BIOBIT XL». El 26 de mayo de 1997 fueron interpuestos recursos de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución 24156 de 1997 (22 de septiembre) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, manteniendo la decisión inicial.

Por Resolución 31529 de 2000 (30 de noviembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de decidió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 8798 en todas sus partes Con la Resolución 01648 de 2001 (31 de enero) la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la renuncia presentada por NOVO NORDISK A/S, titular de la marca «NOVO BIOBIT XL». El 20 de marzo de 2001, ABBOTT LABORATORIES presentó ante la Superintendencia el formulario donde se le informaba del traspaso de su solicitud de registro del signo «BIOBIT» a favor de VALENT BIOSCIENCES CORPORATION. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, 59 del Código Contencioso Administrativo, 29 y 209 de la Constitución Política. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues de acuerdo con éste no podrá registrarse como marca un signo que se asemeje a otra marca previamente registrada para los mismos productos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. La demandada, al entrar a resolver el recurso de apelación, debía tener en cuenta que la causal de irregistrabilidad aducida para negar el registro del signo «BIOBIT» había desaparecido en el momento en que NOVO NORDISK A/S manifestó su renuncia a los derechos sobre la marca «NOVO BIOBIT XL», auncuando la Superintendencia de Industria y Comercio solo viniera a aceptar o

formalizar esta renuncia el 31 de enero de 2001.

II. LA CONTESTACIÓN El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos demandados y sostuvo que según el artículo 112 de la Decisión 344 la renuncia al registro de una marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente y que en este caso la inscripción tuvo lugar el 31 de enero de 2001, cuando ya se había proferido la Resolución 315292 .

De acuerdo con lo anterior, al efectuarse el examen comparativo entre el signo «BIOBIT» y la marca previamente registrada «NOVO BIOBIT XL» se concluyó que eran confundiblemente semejantes entre sí y que de coexistir en el mercado inducirían a error al público consumidor.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1.. La actora hace énfasis en que la renuncia a los derechos otorgados por la marca «NOVO BIOBIT XL» fue radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de junio de 1997 y, además, se presentaron memoriales para ponérsela de presente, de suerte que no puede la Administración aducir falta de conocimiento al proferir las resoluciones en que insistió en una causal de irregistrabilidad que para entonces ya no existía. 3.2... .La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 2 Proferida el 30 de noviembre de 2000

El 11 de julio de 1996, ABBOTT LABORATORIES solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo «BIOBIT» como marca para distinguir los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» Mediante Resolución 8798 de 1997 (7 de abril), la División de Signos Distintivos negó el registro con fundamento en la marca «NOVO BIOBIT XL» de propiedad de NOVO NORDISK A/S, registrada según certificado No. 167.329 vigente hasta el 13 de octubre de 2004, para distinguir productos también de la Clase 5ª del nomenclator. Estimó la División de Signos Distintivos que de la comparación de conjunto el signo solicitado para registro resultaba confundiblemente semejante con la marca registrada. 5.2. LA VÍA GUBERNATIVA ABBOTT LABORATORIES interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación el 26 de mayo de 19973, argumentando que procedía el registro del signo «BIOBIT» para distinguir productos de la Clase 5ª, puesto que de la comparación gráfica, ortográfica, fonética y visual, el signo solicitado para registro

resultaba suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada

«NOVO BIOBIT XL».

Los recursos fueron decididos así: 5.2.1. EL RECURSO DE REPOSICIÓN Mediante Resolución 24156 de 22 de septiembre de 1997 la División de Signos Distintivos mantuvo su decisión, por las siguientes razones: 3 Fl. 62-64 «El Despacho considera luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinales de confundibilidad, que apreciadas en su conjunto, y examinadas de manera sucesiva, entre el signo BIOBIT, y la marca registrada NOVO BIOBIT XL, sí existen similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético, y como quiera que ampararían productos de la clase 5ª, en la que se debe tener especial cuidado en miras a proteger la salud pública, de coexistir en el mercado, cualquier desprevenido consumidor podría llegar a pensar que se trata de la misma marca, o de marcas pertenecientes al mismo titular.» (Subrayas fuera del texto). 5.2.2. EL RECURSO DE APELACIÓN El 4 de diciembre de 1998, ABBOTT LABORATORIES complementó su recurso de apelación4 argumentando lo siguiente: «1) Los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la expedición de la Resolución 8798 de 7 de abril de 1997 y 24156 de 22 de septiembre de 1997 han desaparecido y, en consecuencia, dichas resoluciones deben ser revocadas. 2) En efecto, la División de Signos Distintivos fundamentó la Resolución 8798 de 7 de abril de 1997 –mediante la cual se

rechazó el registro de la marca BIOBIT en la Clase 5ª- en la existencia de la marca NOVO BIOBIT XL No. 167.329, vigente hasta el 13 de octubre de 2004, a nombre de NOVO NORDISK A/S. 3) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el 10 de junio de 1997 la Sociedad NOVO NORDISK A/S renunció a sus derechos sobre la marca NOVO BIOBIT XL No. 167.329, tal como consta en la Certificación expedida el 9 de octubre de 1998 por la Secretaría General AD-HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya fotocopia, debidamente autenticada por Notario, acompaño». Mediante Resolución 31529 de 2000 (30 de noviembre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión apelada por considerar que el signo «BIOBIT» solicitado para registro carecía de elementos que lo hicieran suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada «NOVO BIOBIT XL» cuyo titular era NOVO NORDISK A/S aduciendo lo siguiente: 4 Fl. 17 «Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta oficina considera que entre el signo «BIOBIT» (nominativo) y «NOVO BIOBIT XL» (nominativo) presentan semejanzas visuales y auditivas que hace que sea imposible su diferenciación por parte del adquiriente o consumidor de dichos productos. En efecto, el solicitante reproduce una marca registrada y no le agrega elementos que la hagan diferente. Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a la

confusión indirecta, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario (...) ». 5.3. EL CARGO POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO La actora acusa el acto administrativo de violar el Debido Proceso proclamado en los artículos 29 de la Constitución Política y 59 del Código Contencioso Administrativo. Este último preceptúa que «la decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes». Según lo expuesto, el debate se reduce a determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio violó el debido proceso al negar el registro de la marca «BIOBIT», por haber omitido tener en cuenta que la renuncia de NOVO NORDISK A/S a su marca «NOVO BIOBIT XL» hacía desaparecer el fundamento fáctico de su negativa al registro. La renuncia al registro marcario está prevista así en el artículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena: «Artículo 112.-El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. [...] La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la inscripción en los libros de registro correspondientes, llevados al efecto por la oficina nacional competente.» La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena no regula el procedimiento para inscribir la renuncia a un derecho marcario, ni establece un plazo en que la oficina nacional competente deba decidirla. Por lo tanto, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 209 CP y 1° CCA, tal actuación administrativa se someterá a los

principios establecidos en el artículo 3° CCA: «Artículo 3°. Principios Orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados. El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario. […] » La Administración, en el cumplimiento de su deber de diligencia, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, debe pronunciarse prontamente sobre las solicitudes elevadas por los administrados. Así, es necesario que se tomen las medidas conducentes a una pronta resolución en el

tiempo exigido para el procesamiento de las peticiones, conjuntamente con otros criterios de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales del respectivo Despacho. En el caso que ocupa a la Sala, es evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto la renuncia presentada el 10 de junio de 1997 por NOVO NORDISK A/S a sus derechos sobre la marca «NOVO BIOBIT XL», pese a que ya en memorial de 4 de diciembre de 1998 ABBOTT LABORATORIES había insistido en que fuese resuelta. Para la Sala es inaceptable que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado efecto a la renuncia a la marca casi 4 años después de su presentación, tánto más cuando la parte favorecida con ella, en memorial presentado el 4 de diciembre de 1998 había insistido que se la tuviese en cuenta para reconsiderar la negativa inicial. De otra parte, si bien existen disposiciones especiales en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que regulan el trámite y decisión de la solicitud de registro, no las hay respecto de la vía gubernativa, luego respecto de ésta deberán aplicarse los artículos 49 a 61 CCA. Como queda dicho, la actora, además de los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, invocó como violado el artículo 59 CCA, a cuyo tenor «la decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque lo hayan sido antes». Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio, al negar el registro del signo «BIOBIT» no tuvo en cuenta

que con la renuncia de NOVO NORDISK A/S a los derechos sobre su marca «NOVO BIOBIT XL», desaparecía el motivo de la denegación. Está demostrado que al momento de expedirse la Resolución 24156 de 1997 (22 de septiembre), que decidió el recurso de reposición, estaba pendiente de trámite el escrito de 10 de junio de 19975 en que NOVO NORDISK A/S renunció a su derecho sobre la marca «NOVO BIOBIT XL». No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión inicial. Al complementar la sustentación del recurso de apelación, ABBOTT LABORATORIES sostuvo que en virtud de la renuncia del titular a la marca «NOVO BIOBIT XL» los fundamentos de hecho y de derecho en que se fundamentó la negativa del registro del signo «BIOBIT» habían desaparecido, y que por ello el recurso de apelación debía decidirse con otros argumentos. Empero, la Administración no tuvo en cuenta este escrito ni tampoco entró a decidir la declaración elevada por NOVO NORDISK A/S de renunciar a sus derechos sobre la marca «NOVO BIOBIT XL», pese a habérsele recordado la existencia de esta renuncia, que necesariamente modificaría la decisión. La 5 Fl. 16 Administración tenía el deber de resolver todos los puntos que habían sido planteados y los que aparecieron con motivo del recurso, según lo ordena el artículo 59 en materia contencioso administrativa. Se violó, entonces, el Debido Proceso por no haberse pronunciado la Superintendencia sobre la renuncia a la marca «NOVO BIOBIT XL», hecho que le era conocido y que resultaba fundamental para resolver el asunto de fondo.

El acto de renuncia produce efectos desde el momento en que se presenta el escrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y no cuando ésta le da trámite. Lo anterior en nada contradice el artículo 112 de la Decisión 344 cuyo correcto entendimiento es que respecto de terceros, los efectos de la renuncia se producen a partir de su inscripción en los libros de registro. La tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio supondría que la demora injustificada de la Administración para realizar la inscripción de una renuncia pueda lesionar a los interesados. Se impone, pues, declarar la nulidad de las resoluciones demandadas. Para restablecer el derecho, se ordenará a la Superintendencia proseguir el trámite de la solicitud de registro con la actora, como cesionaria de ABBOTT LABORATORIES, conforme al documento de cesión datado el 20 de marzo de 2001. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 8798 de 1997 (7 de abril), 24156 de 1997 (22 de septiembre) y 31529 de 2000 (30 de noviembre) mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «BIOBIT» (nominativo). Segundo.- A título de restablecimiento del derecho se ORDENA a la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir el trámite de la solicitud de registro con la cesionaria VALENT BIOSCIENCES CORPORATION. Tercero.- Publíquese esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- Devuélvase a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso. Quinto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 13 de julio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN