CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00133-01-2006

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Trámite de observaciones / OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO - Legitimación de quien tenga interés / REGISTRO MARCARIO - Examen de fondo: obligatoriedad Adicionalmente, corresponde a esta Sala establecer si a la luz de las normas de derecho procesal interno, podía la Superintendencia de Industria y Comercio declarar infundada la oposición aduciendo incumplimiento del requisito legal de autenticación de los documentos allegados con el escrito de oposición, y por esa razón no apreciar probatoriamente los certificados de registro de la marca opositora en Bolivia y Ecuador; y si la entidad demandada realizó el examen de registrabilidad previsto en la normativa andina. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial 64-IP-2004 dictada en este proceso, el Tribunal sostuvo: «Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Según el artículo 93 de la Decisión 344, la observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro. El artículo 95 de la Decisión citada establece que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario

mediante resolución debidamente motivada. La administración no sólo evalúa las observaciones, sino que analiza el signo a registrarse frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83, además de verificar que el mismo reúna los requisitos del artículo 81. El Tribunal se ha referido al alcance del artículo 96 de la Decisión 344, en los siguientes términos: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones", ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. Tal atribución, concedida a la Oficina Nacional Competente, está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la norma comunitaria y debe corresponder a una

conducta rigurosa y responsable del administrador en la aplicación de las normas, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.» COTEJO DE MARCAS FIGURATIVAS - Examen gráfico e ideológico; marca derivada de otra previamente registrada / CIGARRILLOS - Cumplimiento del examen de registrabilidad / DERBY - Registrabilidad por elemento denominativo y no gráfico Así mismo, el Tribunal Andino resaltó que el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO probó ser titular del registro anterior de la marca «DERBY + gráfica» otorgado por Resolución 29556 de 2001 (17 de septiembre), según Certificado 318012 vigente hasta el 27 de noviembre de 2011 con idéntico logo, según lo ilustra su representación gráfica, que es la siguiente: (...). Lo anterior demuestra que la marca «DERBY + gráfica» controvertida en este proceso, ciertamente es una derivación de la marca previamente registrada. La actora adujo además que no obstante la ausencia de pruebas idóneas, la entidad demandada omitió su deber de realizar el examen de registrabilidad exigido por la normativa andina para determinar si el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, consta en las consideraciones de las resoluciones demandadas que la Superintendencia de Industria y Comercio sí efectuó el examen de registrabilidad. Cosa distinta es que concluyera que el signo «DERBY + gráfica» presentado a

registro no estaba afectado de ninguna causal de irregistrabilidad. En la Resolución 21185 de 2000 (25 de agosto) se lee: SEGUNDO-. Tal y como puede corroborarse, previa constatación de los archivos, actualmente coexisten para esta clase de productos, muchas marcas que comparten el diseño de un rectángulo. » Después, en la Resolución 32889 de 2001 (28 de septiembre), decisoria del recurso de apelación, la Superintendencia apreció el título No. 1523-00 DNPI emanado de la autoridad ecuatoriana para el registro de la etiqueta de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, por haberse aportado en copia autenticada ante Cónsul Colombiano. Con respecto a la marca figurativa registrada en Ecuador por la sociedad observante encontramos que no presentan similitudes tales que las hagan confundibles entre sí. En efecto, resulta importante tener en cuenta que en el caso de los productos de la clase 34 específicamente cigarrillos, es común que en las cajetillas se presenten escudos sostenidos por animales, así como franjas de determinados colores que usualmente indican el grado de suavidad del producto, por lo que en estos casos lo que realmente le otorga distintividad es el elemento denominativo, por lo tanto así esta figura se encuentre registrada como marca en Ecuador esto no obsta para que este despacho realice el análisis de procedencia de la observación y considerar que el signo fundamento de la observación es de uso común para este tipo de producto, y en consecuencia la marca DERBY (mixta) no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión

344 del Acuerdo de Cartagena». Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca «DERBY + gráfica» para distinguir productos de la Clase 34 Internacional, pues quedó demostrado que no está afectada por la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00133-01

Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED contra el acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada una observación y concedió a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el registro de la marca «DERBY + gráfica», para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros, artículos para fumadores, cerillas», productos comprendidos en la Clase 34 Internacional1.

I. LA DEMANDA BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, domiciliada en Londres (Inglaterra), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 21185 de 2000 (25 de agosto), por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED y concedió el registro del signo «DERBY + gráfica» como marca a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., domiciliada en Medellín, para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros, artículos para fumadores, cerillas», productos comprendidos en la Clase 34 Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 33046 de 2000 (20 de diciembre) por la cual el citado funcionario decidió el recurso de reposición, manteniendo la decisión anterior. 1 Los productos comprendidos en la Clase 34 Internacional son: «Tabaco; artículos para fumadores; cerillas». 1.1.3. Que es nula la Resolución 32889 de 2001 (28 de septiembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se cancele el certificado de registro de la marca «DERBY + gráfica» para la Clase 34

Internacional. 1.2. Hechos El 4 de febrero de 2000 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó

solicitud de registro del signo «DERBY + gráfica» como marca para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco; cigarrillos; puros; artículos para fumadores; cerillas», productos comprendidos en la Clase 34 Internacional. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 490 de 27 de marzo de 2000. BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED presentó observaciones con fundamento en su marca gráfica consistente en la «representación gráfica de un rectángulo donde los extremos en su parte inferior terminan en dos puntas. Dentro del rectángulo predominan las figuras de dos leones sosteniendo un escudo». Esta marca se encuentra registrada en Bolivia y Ecuador según certificados Nos. 6397-C y 93135, vigentes hasta el 23 de mayo de 2007 y 27 de marzo de 2010, respectivamente. Mediante Resolución 21185 de 2000 (25 de agosto) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED y otorgó a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el registro de la marca mixta «DERBY + gráfica» por considerar que en la Clase 34 de la Clasificación Internacional actualmente coexisten marcas formadas con el mismo diseño del rectángulo, y que la observante no acreditó válidamente la existencia de los registros marcarios en Bolivia y Ecuador pues los certificados que allegó carecían de autenticación. El 24 de octubre de 2000 la actora interpuso los recursos de reposición y de

apelación contra la Resolución 21185. Al decidirlos se confirmó el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La entidad demandada violó el artículo 93 de la Decisión 344 al negarle valor probatorio a las copias de los Certificados 6397-C y 93135 de registro de la marca gráfica consistente en «una cinta cuya terminación evoca la letra V invertida, dentro de la cual se aprecia un escudo con dos leones» en Bolivia y Ecuador, vigentes respectivamente hasta el 23 de mayo de 2007 y 27 de marzo de 2010; al no haber observado las reglas para efectuar la comparación de signos gráficos; y por haber concedido el registro de la marca «DERBY + gráfica». Según la doctrina y la jurisprudencia, la comparación de marcas debe comprender el trazo de los dibujos, y la idea que evocan, que en este caso es la misma. La entidad demandada ignoró que los signos en conflicto son confundiblemente semejantes pues consisten en una cinta cuya terminación evoca la letra V invertida, dentro de la cual se aprecia un escudo con dos leones. Se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 porque se desconocieron los derechos previamente adquiridos que BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED tiene sobre las marca gráficas con que guarda similitud la

otorgada a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

No es de recibo el argumento según el cual COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. es titular del registro de la marca «DERBY + gráfica» en Colombia según Certificado No. 318012 vigente hasta noviembre de 2011 de la cual sería derivación la marca concedida, pues el hecho de que solicitara su registro prueba que la nueva solicitud presenta modificaciones sustanciales que alteran la naturaleza distintiva de la marca ya registrada.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. en calidad de tercero interesado como solicitante del registro de la marca «DERBY + gráfica ». 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los actos acusados no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo «DERBY + gráfica » no está afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues al compararlo con la marca de la opositora se aprecia que no son confundibles y que sus semejanzas no son capaces de inducir al consumidor a error. 2.2. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. sostuvo ser titular de la marca «DERBY + gráfica» registrada en Colombia según Certificado No. 318012, vigente hasta noviembre de 20112.

Sostuvo que el derecho que reivindica en el registro que se controvierte es anterior al que alega la sociedad opositora al registro, pues BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED presentó la solicitud de la marca opositora en

Bolivia el 19 de abril de 1995 y en Ecuador el 29 de diciembre de 1998. Agregó que la marca «DERBY + gráfica» es una derivación de su marca registrada en Colombia con anterioridad a las solicitudes presentadas por la sociedad opositora, y que no es cierto que haya introducido modificaciones sustanciales al gráfico previamente registrado, pues mantiene la misma gama de colores (azules y verdes), la banda vertical y el logo cuadriculado sostenido por dos leones.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora insistió en la similitud gráfica de los signos en conflicto y en el riesgo de confusión por tener en común el elemento figurativo, que es el predominante en una y otra.

Insistió en tener derechos adquiridos sobre el diseño de la gráfica imitada por la marca presentada a registro. 3.2. El apoderado de la Superintendencia reiteró los argumentos expuestos en su contestación. 2 La solicitud fue presentada el 15 de enero de 1994 y la representación gráfica consiste en «un escudo a cuya derecha e izquierda se hallan dos leones rampantes»

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias oportunas. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 21185 de 2000 (25 de agosto), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró

infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED y concedió a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el registro de la marca «DERBY + gráfica» para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros, artículos para fumadores, cerillas», considerando que en la misma Clase 34 Internacional coexisten marcas formadas con el diseño de rectángulo. Adicionalmente se expresa en los actos demandados que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación porque los documentos allegados por la actora no llenaron los requisitos señalados por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, pues al omitirse la autenticación por el Cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una Nación amiga, no se probó la existencia de los registros marcarios obtenidos en Bolivia y Ecuador. La actora considera que al conceder el registro de la marca «DERBY + gráfica» la Superintendencia de Industria y Comercio quebrantó los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344, por no ser esta registrable para productos de la Clase 34 Internacional y porque en el análisis comparativo no tuvo en cuenta las similitudes que presenta con su marca gráfica, previamente registrada en Bolivia y Ecuador. Sostiene que el hecho de que las marcas enfrentadas distingan productos de la misma Clase 34 puede inducir al público a error sobre su calidad y características, y causar confusión respecto de su origen empresarial. Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala decidir cuál de las sociedades

enfrentadas goza del derecho de prioridad por haber solicitado válidamente con anterioridad el registro de la representación gráfica objeto de controversia; si el registro que se controvierte es una derivación de la marca «DERBY + gráfica» registrada con anterioridad a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. según Certificado No. 318012 vigente hasta noviembre de 2011, para distinguir productos de la Clase 34 internacional, y si al otorgarlo la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344. El texto de estas normas es el siguiente:

«DECISIÓN 344

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; [...] Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero

solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros». Adicionalmente, corresponde a esta Sala establecer si a la luz de las normas de derecho procesal interno, podía la Superintendencia de Industria y Comercio declarar infundada la oposición aduciendo incumplimiento del requisito legal de autenticación de los documentos allegados con el escrito de oposición, y por esa razón no apreciar probatoriamente los certificados de registro de la marca opositora en Bolivia y Ecuador; y si la entidad demandada realizó el examen de registrabilidad previsto en la normativa andina. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial 64-IP-2004 dictada en este proceso, el Tribunal sostuvo: «Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Según el artículo 93 de la Decisión 344, la observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro. El artículo 95 de la Decisión citada establece que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. La administración no sólo evalúa las observaciones, sino que

analiza el signo a registrarse frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83, además de verificar que el mismo reúna los requisitos del artículo 81. El Tribunal se ha referido al alcance del artículo 96 de la Decisión 344, en los siguientes términos: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones", ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina

Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas". (Proceso 4-IP-2001, sentencia de 2 de mayo de 2001. G.O.A.C N° 686 de 10 de julio de 2001). En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. Tal atribución, concedida a la Oficina Nacional Competente, está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la norma comunitaria y debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador en la aplicación de las normas, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.» Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas sentadas por la

doctrina y la jurisprudencia comunitaria para el cotejo marcario. Sostuvo el Tribunal: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa».

Asimismo, el Tribunal Andino resaltó que el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual. Las marcas opositoras corresponden a la siguiente gráfica: La marca cuya registrabilidad se controvierte es mixta, y su representación gráfica es esta: La marca fue registrada con la siguiente descripción: «La palabra DERBY en letras azules y sobre ésta se encuentra un rectángulo en forma vertical de color azul y bordes dorados, en la parte superior del rectángulo se encuentra un escudo con corona sostenido por dos leones». COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. alegó que el 15 de enero de 1994 presentó solicitud para el registro de la marca «DERBY + gráfica» consistente en «un escudo a cuya derecha e izquierda se hallan dos leones rampantes», cuyo registro en Colombia le fue otorgado según Certificado No. 318012 vigente hasta noviembre de 20113 y que el registro que se controvierte reivindica este derecho,

que es anterior al que alega la actora, pues dicha solicitud fue presentada en Colombia con antelación a las presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED en Bolivia (19 de abril de 1995) y Ecuador (29 de diciembre de 1998). Añade que la marca «DERBY + gráfica» es una derivación de la ya registrada en el año 2001. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO probó ser titular del registro anterior de la marca «DERBY + gráfica» otorgado por Resolución 29556 de 2001 (17 de septiembre), según Certificado 318012 vigente hasta el 27 de noviembre de 2011 con idéntico logo, según lo ilustra su representación gráfica, que es la siguiente: Lo anterior demuestra que la marca «DERBY + gráfica» controvertida en este proceso, ciertamente es una derivación de la marca previamente registrada. Se observa que la marca controvertida no varía aspectos sustanciales de la representación gráfica previamente registrada, pues mantiene la misma gama de colores (azules y verdes) y la banda vertical. Varían únicamente los colores de la franja (azul) y la expresión que antecede a la palabra DERBY («suave») y cambia la ubicación hacia el lado superior del rectángulo del logo cuadriculado sostenido por dos leones. La actora alega que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 93 de la Decisión 334 del Acuerdo de Cartagena al no tener en cuenta los documentos acompañados al escrito de oposición por no estar autenticados por 3 Fls. 170 a 174 Cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una Nación

amiga. Para la Sala, el titular de la marca opositora tenía la carga procesal de presentar los certificados de registro en Bolivia y Ecuador en original o en copia autenticada por el Cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una Nación amiga, pues el artículo 259 CPC exige el cumplimiento de estos requisitos para que un documento otorgado en el extranjero pueda apreciarse probatoriamente. Puesto que las copias que acompañó al escrito de oposición4 carecían de autenticación, la Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a la ley al declararla infundada y no conferir valor probatorio a los certificados marcarios de la actora en Bolivia y Ecuador. La actora adujo además que no obstante la ausencia de pruebas idóneas, la entidad demandada omitió su deber de realizar el examen de registrabilidad exigido por la normativa andina para determinar si el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, consta en las consideraciones de las resoluciones demandadas que la Superintendencia de Industria y Comercio sí efectuó el examen de registrabilidad. Cosa distinta es que concluyera que el signo «DERBY + gráfica» presentado a registro no estaba afectado de ninguna causal de irregistrabilidad. En la Resolución 21185 de 2000 (25 de agosto) se lee: PRIMERO.- La solicitud de registro de que trata este caso consiste en una marca mixta integrada por elementos gráficos y nominativos que le proporcionan al conjunto suficiente distintividad y novedad para identificar productos de la Clase 34 internacional. SEGUNDO-. Tal y como puede corroborarse, previa constatación de los archivos, actualmente coexisten para esta

clase de productos, muchas marcas que comparten el diseño de un rectángulo.5» 4 Fls. 60 a 65 5 Fl. 8 Después, en la Resolución 32889 de 2001 (28 de septiembre), decisoria del recurso de apelación, la Superintendencia apreció el título No. 1523-00 DNPI emanado de la autoridad ecuatoriana para el registro de la etiqueta de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, por haberse aportado en copia autenticada ante Cónsul Colombiano. «Resolución 32889 de 2001 (28 de septiembre) [...] En la marca solicitada DERBY (mixta) predomina la denominación toda vez que se trata de la palabra DERBY en letras azules y sobre ésta se encuentra un rectángulo en forma vertical de color azul y bordes, en la parte superior del rectángulo se encuentra un escudo con corona sostenido por dos leones. [...] Con respecto a la marca figurativa registrada en Ecuador por la sociedad observante encontramos que no presentan similitudes tales que las hagan confundibles entre sí. En efecto, resulta importante tener en cuenta que en el caso de los productos de la clase 34 específicamente cigarrillos, es común que en las cajetillas se presenten escudos sostenidos por animales, así como franjas de determinados colores que usualmente indican el grado de suavidad del producto, por lo que en estos casos lo que realmente le otorga distintividad es el elemento denominativo, por lo tanto así esta figura se encuentre registrada como marca en Ecuador esto no obsta para que este despacho realice el análisis de procedencia de la observación y considerar que el signo fundamento de la

observación es de uso común para este tipo de producto, y en consecuencia la marca DERBY (mixta) no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena6». Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que acertó la Superi