CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00134-01-2005

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre San Marco y La San Marco, tanto ortográfica, visual y fonéticamente En aplicación de las reglas antes señaladas se tiene que al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las marcas “SAN MARCO” y “LA SAN MARCO” se deduce que las mismas coinciden en la expresión “SAN MARCO”, y el artículo “LA” que antecede a la segunda, no es capaz, por sí solo, de imprimirle suficiente distintividad que impida que un presunto comprador se confunda, pues, prácticamente, la extensión de ambas expresiones, desde el punto de vista de su estructura ortográfica, es muy similar, lo cual incide en los campos visual y fonético. Así pues, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00134-01

Actor: LA SAN MARCO S.p.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad LA SAN MARCO S.p.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 23069 de 15 de septiembre de

2000 “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 33525 de 27 de diciembre de 2000, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 13147 de 26 de abril de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: El 10 de diciembre de 1999 la sociedad LA SAN MARCO S. p. A., domiciliada y organizada de acuerdo con las leyes de Italia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "SM LA SAN MARCO" (Mixta) para distinguir exclusivamente "equipo para tostar café, coladores eléctricos de café, filtros para café", productos comprendidos en la clase 11 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 490, no se presentaron observaciones y una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 23069 de 15 de septiembre de 2000, por medio de la cual negó el registro de marca "SM LA SAN MARCO" (Mixta) Clase 11 a la sociedad LA SAN MARCO S. p. A., con

fundamento en el registro obtenido por la sociedad ARTESANÍA SANITARIA MICHELANGELO S.A. para su marca "SAN MARCO" (Nominativa) que distingue todos los productos de la clase 11 internacional. Que contra la citada Resolución la actora interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1-. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a la distintividad y representación gráfica. 2.- Explica que se violó el artículo 83 literal a), ibídem, por cuanto de una comparación entre las marcas "SM LA SAN MARCO" (Mixta) y "SAN MARCO"(Nominativa), especialmente en su aspecto visual y fonético, se concluye que existen diferencias y, por lo mismo, no se puede inducir al público consumidor en confusión o error. Considera que se debe aplicar el principio de especialidad desarrollado por el Tribunal Andino de Justicia en los procesos 1-IP-88 y 48-IP-99, toda vez que los productos que pretende amparar la marca "SM LA SAN MARCO" particularmente conocida por los propietarios y administradores de cafeterías, no tienen relación con los del tercero, pues los canales de comercialización y el público consumidor son diferentes. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- II.1.1-. LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque, en su opinión, carecen de fundamento legal. Explica que las Resoluciones acusadas estuvieron ajustadas a las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; que de los documentos obrantes en el Expediente 9977393, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Que, Conforme al artículo 81 de la Decisión 344, al efectuar el examen en conjunto de la marca “SM La San Marco” frente a la marca “San Marco”, es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado y, que por ende, es irregistrable. Destaca que la marca en cuestión comprende los mismos productos a los amparados por la marca registrada por la sociedad Artesanía Sanitaria Michelangelo S.A., lo que induciría en error al público consumidor y, por consiguiente, no es posible su coexistencia en el mercado. II.1.1.2-. La sociedad ARTESANÍA SANITARIA MICHELANGELO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda, no obstante lo cual no la contestó, así como tampoco alegó de conclusión.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud de registro de la marca mixta SM La San Marco, para distinguir productos de la clase 11, al considerar que es confundible con la marca nominativa San Marco, cuyo titular es la sociedad Artesanía Sanitaria Michelángelo S.A., y ampara los mismos productos de la clase 11. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se invoca como sustento de los actos acusados y a la vez en la demanda como quebrantado, prevé: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión, en la interpretación prejudicial núm. 55-IP-2004 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar el riesgo de confusión (folio

141).

Tales reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Igualmente, señala el Tribunal que “Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión” (folio 142). Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que, en la marca solicitada para registro lo predominante es su parte nominativa. Así se deduce del folio 50 del expediente cuya fotocopia se traslada a la providencia para ilustrar a la Sala: La marca previamente registrada por virtud de la cual se denegó la solicitud de la actora es nominativa. A continuación se traslada en fotocopia el folio 68 del expediente donde aparecen las marcas en conflicto: En aplicación de las reglas antes señaladas se tiene que al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las marcas “SAN MARCO” y “La San Marco” se deduce que las mismas coinciden en la expresión “SAN MARCO”, y el artículo

“LA” que antecede a la segunda, no es capaz, por sí solo, de imprimirle suficiente distintividad que impida que un presunto comprador se confunda, pues, prácticamente, la extensión de ambas expresiones, desde el punto de vista de su estructura ortográfica, es muy similar, lo cual incide en los campos visual y fonético. Así pues, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de agosto de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO