CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00136-01-2006

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Puede interponerla en cualquier tiempo quien tenga interés directo; es acción contencioso objetiva La Sala advierte que si bien en la demanda se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., la presente acción en realidad corresponde a la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición comunitaria vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca objeto del acto acusado, dado que la demanda de nulidad está dirigida contra un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción especialmente establecida en la normativa comunitaria es la de dicho artículo, la cual se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, la actora es un tercero que tiene tal interés. De lo anterior se sigue que se está ante un contencioso objetivo, cuya regulación es de rango comunitario y su finalidad se circunscribe a la solicitud de anulación de un registro marcario, sin que la normativa que la regula autorice pretensiones de carácter subjetivo propias de la acción de nulidad y restablecimiento, cuyos presupuestos de procedibilidad y admisibilidad no se examinaron. NORMAS COMUNITARIAS - Aplicación de las vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de registro / APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Normas comunitarias La actora invoca como violados los artículos 134 y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que según la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el periodo de transición de la normatividad andina; que pudo verificar que la solicitud del registro del marca en cuestión fue presentada el 2 de septiembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que por ello lo que lo que corresponde interpretar para este proceso son los artículos 81 y 83, literales a) y b) de esa Decisión y no los artículos primeramente citados en que se sustenta la demanda, como en efecto lo hizo en su proveído interpretativo atrás reseñado. Luego procede asumir como disposiciones invocadas como violadas los interpretados por el Tribunal, habida consideración de su equivalencia sustancial o normativa con los indicados en la demanda, los cuales vale decir que subrogan los anteriores. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS - Inexistencia entre los signos TERPEL y TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTOS respecto al uso y canales de distribución / IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS - Es absoluta para los mismo productos o servicios / NOMBRE COMERCIALFalta de prueba del uso / MARCAS IDENTICAS O SIMILARES - Pueden registrarse cuando amparan productos distintos Visto ese razonamiento se observa que el problema de la confundibilidad o no se contrae a la relación entre los productos que cada marca distingue, toda vez que se da por sentado que existen semejanzas fonéticas, ortográficas y conceptuales

entre dichas marcas enfrentadas, como en efecto se dan por la identidad de la expresión TERPEL utilizada en ambas. Al punto, se ha de considerar que los productos que distingue la marca censurada son “Ropa de trabajo y camisetas”, los cuales se dan como comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, que a su vez consiste en “Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”. Mientras que los productos de la clase 24, correspondientes a los de la marca solicitada por la actora, son “Tejidos; colchas y tapetes; artículos textiles no incluidos en otras clases.” No cabe duda de que los productos de cada grupo y considerados de manera genérica guardan una estrecha relación en todos sus aspectos, pero esa relación disminuye en alto grado si se atiende la restricción que del grupo 25 se hace para la marca acusada, primero por la gran especialización o individualización del producto, como quiera que lo limita a ropa de trabajo y camisetas, los cuales resultan notoriamente separados o distantes de los de la clase 24, tanto por su uso como por sus canales de distribución, ya que no se complementan con éstos. De modo que la restricción de los productos distinguidos con la marca acusada disminuye la posibilidad de confusión indirecta con la marca en que se sustenta la oposición a la misma, en forma que permite la coexistencia de ambas marcas en el mercado, más cuando según consta en el plenario la titular de la primera es titular de la misma marca para distinguir otras clases de productos, por transferencia de sus anteriores titulares . Así lo resalta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al concluir en su previdencia

interpretativa que “No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” . Además de las anteriores precisiones se debe advertir que la actora no probó el uso del nombre comercial que invoca como fundamento de la presente demanda, que al decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre”; amén de que en gracia de discusión dichas precisiones sirven también para desestimar la semejanza de la marca registrada con ese nombre comercial como generador de confusión en el consumidor en cuanto hace al origen o fabricante del producto, pues no se evidencia relación que genere confusión en los consumidores entre ropa de trabajo y camisetas con “TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00136-01

Actor: TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la expedición de un acto administrativo mediante el cual concede el registro de una marca. I.- LA DEMANDA La sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, mediante apoderado, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resolución núm. 32898 de 28 de septiembre de 2001 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió un recurso de apelación en el sentido de revocar el acto que había negado el registro de la marca mixta TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, para distinguir productos de la clase 25 y, en su lugar, concedió el registro de dicha marca a favor de la

sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la superintendencia demandada cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca (mixta) TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, para distinguir ropa de trabajo y camisetas, productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos 2.1. El 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” para distinguir productos pertenecientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud contra la cual la actora presentó oposiciones por la confundibilidad con la marca TERPEL cuyo registro había solicitado previamente para distinguir productos de la clase 24. 2.2. Mediante la Resolución núm. 29974 de 23 de noviembre de 2000 la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia declaró fundadas las observaciones, pero por error se las atribuyó a la misma solicitante, esto es, TERPEL DE LA SABANA S.A., y negó el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” solicitado por ésta, 2.3. Contra esa resolución tanto la solicitante como la opositora presentaron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos así: El recurso de reposición, fue desatado mediante la Resolución núm. 4916 de 23 de febrero de 2001, expedida por el mismo funcionario, en el sentido de revocar el artículo primero de la parte resolutiva de la impugnada, para en su lugar declarar fundada la observación presentada por la actora, TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, y confirmarla en las demás partes, concediendo al respecto el recurso de apelación. El recurso de apelación fue desatado con la Resolución núm. 32898 de 28 de septiembre de 2001 del Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial, en el sentido de revocar la primera resolución, declarar infundadas las

observaciones y conceder el registro de la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO (MIXTA), para distinguir productos de la clase 25. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos 134 y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar que la marca solicitada no cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, consagrados en el artículo 134 de la Decisión 486 para que un signo pueda ser registrado como marca, por cuanto la marca mixta TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO se halla incursa en las causales de irregistrabilidad señaladas en los literales a) y b) del artículo 136 ibídem, toda vez que es confundible con la marca TERPEL para distinguir productos de la clase 24, cuyo registro había sido solicitado previamente por la actora, y con el nombre comercial TERCIOPELO Y PELUCHES LTDA. TERPEL, del cual la actora es titular, toda vez que la marca censurada guarda semejanza fonética, ortográfica y conceptual con una y otro debido al uso de la expresión TERPEL, que es el elemento más caracterizante dentro del conjunto por ser la primera en pronunciarse y ocupa mayor espacio y es idéntica a la marca TERPEL. A lo anterior agrega que los productos de las clase 24 y 25 tienen gran relación por ser de consumo popular y de bajo precio, por lo que se genera un mayor grado de confusión entre la marca atacada y la opositora. En consecuencia, el acto administrativo demandado viola el artículo 134 por indebida aplicación y el 136 por

falta de aplicación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio acepta como ciertos los hechos y fundamenta la defensa de los actos acusado en que con la expedición de ellos no se incurrió en violación de las normas invocadas por la actora, toda vez que los productos de la clase 25 distinguidos por la marca “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta) solicitada por TERPEL DE LA SABANA S.A., no guardan relación con los productos de la clase 24 distinguidos con la marca opositora TERPEL, pues tienen finalidades y canales de comercialización diferentes; que la actora no cumplió con el requisito de demostrar el uso del nombre comercial que aduce como fundamento de la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, como lo enseña la doctrina; y al no estar incursa en las invocadas causales de irregistrabilidad, el signo cumple con los requisitos para ser registrado como marca, de allí que el acto acusado no viola el artículo 134 ibídem (folios 88 a 91). 2.- La sociedad propietaria de la marca registrada, tercera interesada en el litigio, acepta como ciertos los hechos, hace un análisis de las normas indicadas como violadas y de las marcas en confrontación, teniendo en cuenta lo que considera son las características del mercado y del comportamiento en éste del consumidor; concluye que su marca TERPEL es conocida por la gran mayoría de personas en Colombia ya que todos los estratos sociales requieren de combustibles para vehículos automotores y por ello entienden que los productos distinguidos con esa

marca pertenecen a ella, además de que la tiene registrada en diferentes clases de productos, por lo cual su marca y el logo no podrá ser confundida por los consumidores, pues la camiseta que ofrezca con su logo no va a ser relacionada con las toallas o la ropa de cama y de mesa producidas por TERCIOPELOS Y

PELUCHES LTDA.

Que en razón de lo anterior su marca cumple con los requisitos de registrabilidad y es acertada la apreciación de la entidad demandada en cuanto a la falta de relación de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas, por tener función, fines y canales de distribución diferentes, lo cual pasa a explicar en extenso, destacando que entre tales productos no hay intercambiabilidad, sustituibilidad y complementariedad. También aduce que la actora no probó el uso de su nombre comercial, como le corresponde hacerlo para que sea oponible al registro de una marca. De lo expuesto concluye que no hubo violación de las normas invocadas como violadas (folios 56 a 71). III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La demandante sostiene que los hechos en que se funda la demanda se hallan debidamente probados, de los cuales hace nuevamente su recuento, en los que reitera la confundibilidad de las marcas en conflicto así como la irregistrabilidad de la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO (mixta) para productos de la

clase 25, y las razones respectivas. Sostiene que sí hay complementariedad, por lo cual se han de rechazar como inexactos los argumentos que en sentido contrario esgrimen la entidad demandada y la titular de la marca censurada, ya que el consumidor de los productos de las clases 24 y 25 es un consumidor medio por tratarse de productos populares cuya elección no se hace con detenimiento, lo cual facilita la confundibilidad de las marcas, siendo irrelevante para el efecto la mención a las otras clases de productos que la titular de la citada marca tiene amparados con la misma, pues el objeto del sub lite son los amparados en la clase 25 y los de TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL en la clase 24. Recalca la violación de los preceptos comunitarios invocados en los cargos de la demanda y que por ello el acto acusado debe anularse.

2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a dichos argumentos.

3. La sociedad titular de la marca registrada reitera que no era viable aplicar al presente caso el artículo 136, literal a) de la decisión 486 ante la inexistencia de confundibilidad y de relación entre las marcas enfrentadas, sobre lo cual resalta lo expuesto en la contestación de la demanda y la consecuente falta de violación de las normas comunitarias en que se sustentan los cargos de la presente acción, de donde solicita que se rechacen todas las pretensiones de la misma.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Primera Delegada ante la Sala solicita que se requiera la

interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 285).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de las normas del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, fue atendida en sentencia de esa Corporación de 9 de agosto de 2005, proceso 128-IP2005, en la que concluye: “1.De conformidad con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el periodo de transición de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es elemento que prevalece o predomina sobre el otro; es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por lo general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseado;

exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. Para la determinación de la confundibilidad entre los signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

7. La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso, el cual no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

Un nombre comercial puede, por otro lado, oponerse al registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva”. (folios 323 a 324) VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El acto acusado.

Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 32898 de 28 de septiembre de 2001 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió un recurso de apelación en el sentido de revocar el acto que había negado el registro de la marca mixta TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, para distinguir productos de la clase 25 y, en su lugar, concedió el registro de dicha marca a favor de la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A.

2. La clase de acción incoada La Sala advierte que si bien en la demanda se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., la presente acción en realidad corresponde a la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición comunitaria vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca objeto del acto acusado, dado que la demanda de nulidad está dirigida contra un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción especialmente establecida en la normativa comunitaria es la de dicho artículo, la cual se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, la actora es un tercero que tiene tal interés.

De lo anterior se sigue que se está ante un contencioso objetivo, cuya regulación es de rango comunitario y su finalidad se circunscribe a la solicitud de anulación de un registro marcario, sin que la normativa que la regula autorice pretensiones de carácter subjetivo propias de la acción de nulidad y restablecimiento, cuyos

presupuestos de procedibilidad y admisibilidad no se examinaron. 3.- Normativa aplicable al sub lite La actora invoca como violados los artículos 134 y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que según la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el periodo de transición de la normatividad andina; que pudo verificar que la solicitud del registro del marca en cuestión fue presentada el 2 de septiembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que por ello lo que lo que corresponde interpretar para este proceso son los artículos 81 y 83, literales a) y b) de esa Decisión y no los artículos primeramente citados en que se sustenta la demanda (folio 312), como en efecto lo hizo en su proveído interpretativo atrás reseñado. Luego procede asumir como disposiciones invocadas como violadas los interpretados por el Tribunal, habida consideración de su equivalencia sustancial o normativa con los indicados en la demanda, los cuales vale decir que subrogan los anteriores.

4. La cuestión de fondo El problema a dirimir es si se da o no confundibilidad entre los signos “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO”, registrado como marca mixta para distinguir productos pertenecientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y

TERPEL, cuyo registro como marca había solicitado la actora con antelación para distinguir productos de la clase 24, y con el nombre comercial TERCIOPELO Y PELUCHES LTDA. TERPEL, del cual la actora es titular, y si por ello es o no registrable el primero a la luz de los aludidos artículos de la Decisión 344.

5. Examen de la cuestión planteada Al respecto se tiene que en la resolución acusada dicho problema se dirimió así: “Entre la marca mixta solicitada a registro TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIEMIENTO y la marca base de observación, concedida a registro mediante la resolución 28973 de 2000, TERPEL, existen semejanzas fonéticas, ortográficas y conceptuales muy acentuadas, ya que desde el punto de vista de su elemento denominativo, en la marca solicitada el vocablo TERPEL, que resulta ser el mas caracterizante dentro del conjunto, ya que es la primera en pronunciarse y la que ocupa un mayor espacio, es idéntico a la marca TERPEL, base de observación.

Por otra parte, es bien sabido que cuando una marca pretende identificar los productos de la clase 25 internacional en general, y otra marca distingue los productos de la clase 24 internacional en general, existe una gran relación estos productos (sic), pues son comercializados en los mismos establecimientos y presentan una misma función o finalidad. Sin embargo, como ocurre en el caso en estudio, al ser productos de la clase 25 que pretende distinguir la marca solicitada tan específicos, esto es, ropa de trabajo y camisetas, aquella relación se ve relegada al hecho de que en realidad, estos productos y los de la clase 24 internacional ya presentan una finalidad y función diferente y sobre todo no

son comercializados en los mismos establecimientos comerciales. En consecuencia, al no existir relación entre los productos que identifican una y otra marca, estos signos pueden coexistir en el mercado sin general confusión en el público consumidor respecto a su procedencia empresarial.” Visto ese razonamiento se observa que el problema de la confundibilidad o no se contrae a la relación entre los productos que cada marca distingue, toda vez que se da por sentado que existen semejanzas fonéticas, ortográficas y conceptuales entre dichas marcas enfrentadas, como en efecto se dan por la identidad de la expresión TERPEL utilizada en ambas. Al punto, se ha de considerar que los productos que distingue la marca censurada son “Ropa de trabajo y camisetas”, los cuales se dan como comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, que a su vez consiste en “Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”. Mientras que los productos de la clase 24, correspondientes a los de la marca solicitada por la actora, son “Tejidos; colchas y tapetes; artículos textiles no incluidos en otras clases.” No cabe duda de que los productos de cada grupo y considerados de manera genérica guardan una estrecha relación en todos sus aspectos, pero esa relación disminuye en alto grado si se atiende la restricción que del grupo 25 se hace para la marca acusada, primero por la gran especialización o individualización del producto, como quiera que lo limita a ropa de trabajo y camisetas, los cuales resultan notoriamente separados o distantes de los de la clase 24, tanto por su uso como por sus canales de distribución, ya que no se complementan con éstos.

De modo que la restricción de los productos distinguidos con la marca acusada disminuye la posibilidad de confusión indirecta con la marca en que se sustenta la oposición a la misma, en forma que permite la coexistencia de ambas marcas en el mercado, más cuando según consta en el plenario la titular de la primera es titular de la misma marca para distinguir otras clases de productos, por transferencia de sus anteriores titulares (folios 206 a 239). Por lo tanto, a fin de comparar los signos en comento por vía de los productos que distingue la acusada y busca distinguir la opuesta, es pertinente la distinción que se hace en el acto acusado entre considerar los productos de cada grupo en forma general, y considerar productos específicos de un grupo y los genéricos del otro grupo, toda vez que esa especificación, que equivale a una restricción del uso de la marca puede introducir circunstancias que permitan que dos signos semejantes coexistan en el mercado, pues la semejanza puede ser causal de irregistrabilidad cuando las marcas enfrentadas distingan los mismos productos o grupos de productos que puedan generar confusión y así lo resalta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al concluir en su previdencia interpretativa que “No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (subraya la Sala). Además de las anteriores precisiones se debe advertir que la actora no probó el uso del nombre comercial que invoca como fundamento de la presente demanda,

que al decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre”; amén de que en gracia de discusión dichas precisiones sirven también para desestimar la semejanza de la marca registrada con ese nombre comercial como generador de confusión en el consumidor en cuanto hace al origen o fabricante del producto, pues no se evidencia relación que genere confusión en los consumidores entre ropa de trabajo y camisetas con “TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL”. Así las cosas, la Sala halla ajustada a derecho la resolución acusada, de allí que no resulta contraria a los artículos 81 y 83, literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual se han de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIEGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 22 de junio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON