CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00140-01(7894)-2005

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Se puede interponer en cualquier tiempo Conviene aclarar que no obstante que se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del C.C.A., la presente acción se interpreta como la especial de nulidad prevista en la legislación marcaria, específicamente en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que se trata de un acto que concede el registro de una marca y como tal se circunscribe a examinar la legalidad del mismo, de modo que no da lugar a que se estudien pretensiones de carácter subjetivo, amén de que se puede interponer en cualquier tiempo. CONVENCION COLOMBO FRANCESA DE 1901 - Registro o Depósito de marcas; sujeto a las formalidades de cada país / FRANCIA - Protección de marcas registradas en ese país por convención de 1901 / INTERPRETACION ERRONEA DE LA CONVENCION COLOMBO FRANCESA - No se requiere registro o depósito marcario Ello es lo que significa la Convención cuando dice que “Para asegurarse la protección garantida (sic),... los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país. De modo que tales condiciones y formalidades son justamente las que se requieran para hacer uso de los mecanismos pertinentes, por ejemplo, los requisitos o formalidades que señalan las normas comunitarias y del derecho interno colombiano para presentar observaciones u oposición a una solicitud de registro de una marca o

pedir su cancelación. De otra parte, si el propietario de la marca registrada en su país de origen también la tiene registrada en el otro país, por este último goza de los demás privilegios que le otorga el registro, en especial, el de la obligación que tiene la oficina nacional competente de considerarla oficiosamente - esto es, sin necesidad de oposición a una solicitud de registro de una marca o de petición de cancelación de una ya registrada - para efectos de establecer si ella puede impedir el registro de una marca solicitada o la vigencia de una ya concedida. La convención ciertamente no exonera las marcas del “depósito”, entendido como registro, como sí lo están los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos por disposición expresa del artículo IV de la Convención, atendiendo la interpretación armónica de las disposiciones transcritas y del precitado artículo IV. En efecto, el inciso segundo del artículo III señala que “Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en si misma fuere contraria al orden público, ó á la moral y las buenas costumbres. De otra parte, en el comentado artículo IV no se incluyen las marcas dentro de los elementos que se exceptúan del depósito, pues como atrás se anotó, sólo lo están los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos. Así las cosas, la interpretación que la entidad demandada hizo de las disposiciones en comento y que la actora censura, en el sentido de que el cumplimiento de “las condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos del País Miembro” para hacer efectiva la

protección acordada, implica el registro en el país donde ésta se pide, en este caso, Colombia, no es acertada, ya que es opuesta a la Convención, como quiera que incluso la dejaría sin efecto alguno. De esta forma le asiste razón a la actora en el sentido de que se debe otorgar la protección solicitada para su marca SALOMÓN registrada en Francia para distinguir productos de la clase 25, entre otras, por el hecho de ser titular de dicho registro en ese País Miembro, por efecto de la convención mencionada, frente a la solicitud de registro de la marca SALOMÓN para distinguir productos de la clase 25 objeto del sub lite. Por lo tanto, el cargo de violación de la ley por errónea interpretación de los citados artículos de la Convención tiene vocación de prosperar, toda vez que esa interpretación condujo a la Administración a no considerar las implicaciones del registro en Francia de la marca SALOMON de propiedad de la actora, frente o respecto de la solicitud de la marca aquí impugnada. Dicho de otra forma, hubo una clara violación del artículo II de la citada Convención. REGISTRO DE MARCAS - Aplicación de la ley en el tiempo: vigencia de la Decisión 85 al momento de ser presentada la solicitud de registro / ACTOS DE REGISTRO - Aplicación de normas comunitarias vigentes a la presentación del registro Sobre el particular se tiene que, como consta en autos, durante el trámite de la solicitud de registro de la marca “SALOMÓN” se sucedieron diferentes legislaciones de Propiedad Industrial (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486). Sin embargo, según atrás se reseñó, esa cuestión de la norma comunitaria aplicable

al presente caso se encuentra despejada en la interpretación prejudicial de manera diferente a la expuesta en las consideraciones transcritas, en cuanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advierte que la legalidad de los actos de registro debe examinarse a la luz de las normas comunitarias vigentes al momento de ser presentadas la solicitud de registro y la demanda de oposición a ésta; que habiéndose establecido que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la que regulaba en ese entonces la propiedad industrial y dentro de ella el registro de marcas, su normativa sustantiva es la aplicable para decidir el fondo de dicha solicitud, señalando al efecto los artículos 56, 58, literal g) y 66 de la misma. En las consideraciones de esa interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expone sobre el particular lo siguiente: “De la solicitud de interprertación prejudicial remitida por el consultante se desprende que la solicitud de registro de la marca SALOMÓN, se produjo el 13 de julio de 1984. Se deduce igualmente que la fecha de presentación, por parte de SALOMÓN S.A., de su oposición al registro solicitado fue la de 11 de diciembre de 1986. En los dos momentos señalados se encontraba en vigencia plena la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban el régimen concerniente al registro de las marcas”. VIOLACION DE LA LEY POR FALTA DE APLICACION - Efecto retroactivo de la Decisión 486 cuando debió sujetarse a la Decisión 85 / RETROACTIVIDAD DE LA LEY SUSTANCIAL COMUNITARIA - Violación del principio de

legalidad y seguridad jurídica: aplicación a hechos o situaciones ocurridas antes de su vigencia / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Aplicación de la ley en el tiempo En esas circunstancias se evidencia violación de la normativa comunitaria en relación con el punto objeto de controversia, el examen de la notoriedad de la marca aducida como uno de los fundamentos de la oposición que formuló la actora a la solicitud de registro de la marca SALOMÓN aquí enjuiciada, de una parte por falta de aplicación de la Decisión 85, o por lo menos de la Decisión 344 teniendo en cuenta que era la que venía aplicando con la expresa aceptación de los interesados, y de otra parte, por aplicación indebida de la Decisión 486, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual, como lo expone la misma Superintendencia, es más restrictiva o gravosa que la regulación anterior para la opositora respecto del citado punto, toda vez que establece condiciones o supuestos más limitantes para determinar la notoriedad de una marca, los cuales obviamente no conocía la actora al momento o para la fecha en que interpuso su demanda de observación a la aludida solicitud. De esa manera se le está dando efecto retroactivo a una norma sustantiva por cuanto se le está aplicando a hechos o situaciones ocurridas antes de su vigencia, con el ingrediente de que lo es en perjuicio de quien aduce a su favor unos u otras. Es claro que el problema de la notoriedad de la marca opositora debió ser dilucidado a la luz de las disposiciones vigentes en el momento en que esa condición o característica se invocó como fuente del mejor derecho reclamado por la opositora, pues lo

contrario deja sin efecto los principios de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de una de las partes interesadas y, consecuencialmente, en beneficio de la otra. NOTORIEDAD DE LA MARCA - La Decisión 85 impedía el registro si era notoriamente conocida en cualquier país; en la Decisión 344 se exige que sea notoriamente conocida en alguno de los países de la comunidad andina / RECIPROCIDAD EN REGISTRO MARCARIO - Notoriedad de la marca: Decisión 344 Así las cosas, en la Resolución Núm. 33006 de 1 de octubre de 2001, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación en comento, se debió atender la notoriedad de la marca SALOMON que se dio como demostrada en la resolución apelada esto es, la núm. 14558 de 28 de julio de 1999, por cuanto se trataba de una registrada sin que al efecto interesara que lo fuera o no en territorio de los Países Miembros del Pacto Andino, según el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, tal como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus conclusiones, en cuanto dice que “la Decisión 486 actualmente vigente, indica que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los países Miembros, no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal territorio, contrario a lo establecido en la legislación anterior (refiriéndose a las Decisiones 85 y 344 inclusive) que impedía el registro de marcas similares que puedan producir confusión con una marca notoriamente

conocida en cualquier país, o con un signo notoriamente conocido en un país que diera un trato recíproco al país donde se pretende hacer valer la notoriedad.”. En efecto, el artículo 58, literal g, de la Decisión 85 señala que “No podrán ser objeto de registro como marcas: (...) g) las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. A su vez, el artículo 83, literal d), de la decisión 344 se refiere a un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero del dos mil cuatro (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00140-01(7894)

Actor: SALOMON S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, el proceso referenciado, promovido por la sociedad SALOMON S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de la marca SALOMÓN para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, a favor de MARIA

ISABEL MEJIA OSSA.

I.- DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en

el artículo 85 del C.C.A. y mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora, en demanda que en virtud de su reforma presentó nuevamente en memorial de integración visible a folios 643 a 725, solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad de las resoluciones que seguidamente se indican: - Resolución núm. 1170 de 29 de enero de 1999 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto declaró infundada la observación que formuló la demandada a la solicitud de registro de la marca nominativa “SALOMÓN” presentada por la señora MARIA ISABEL MEJIA OSSA para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y concedió dicho registro; - Resolución Núm. 14558 del 28 de julio de 1999, expedida por la misma funcionaria, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante contra la anterior, en el sentido de revocarla, declarar fundada la oposición de ésta y negar dicha solicitud. - Resolución Núm.- 33006 del 1° de octubre de 2001 del Superintendente de Industria y Comercio (E) mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto contra la segunda, en el sentido de revocarla y confirmar la primera, que concedió el registro de la marca solicitada. 1.2.- Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, declare fundada la oposición por ella presentada

contra la solicitud de registro de la marca “SALOMÓN” y, en consecuencia, se ordene a la Superintendencia negar definitivamente el registro de la misma. 1.3.- Que ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del certificado de registro número 244.474 asignado a la citada marca, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial y la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso.

2. Hechos y omisiones de la demanda Se relata en la demanda, en resumen, lo siguiente: 2.1. El 13 de julio de 1984 la señora MARIA ISABEL MEJIA OSSA presentó solicitud de registro de la marca “SALOMÓN” (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Núm. 330 de 27 de octubre de 1986. 2.2. El 11 de diciembre de 1986 la sociedad SALOMON S.A., con domicilio en La Ravoire, Metz-Tessy. 74370 Oringy, Francia, mediante apoderado debidamente constituido en Colombia, presentó oposición a esa solicitud según el artículo 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, vigente en Colombia cuando se inició el procedimiento respectivo, y con fundamento en el artículo 58, literal g), ibídem y en la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia de 1901 promulgada mediante el Decreto 597 de 1904.

2.3. Al efecto, en el trámite de la oposición presentó, entre otras pruebas, copias auténticas de los certificados de registro que le fueron otorgados en Francia para distinguir artículos y servicios de las clase 6, 8, 9, 12, 16, 22, 25, 26, 28, 35, 41 y 42 Internacionales; listas de marcas SALOMÓN en el mundo junto con copia simple de sus registros; catálogos y material publicitario de circulación internacional; certificados de constitución y cambio de nombre de la sociedad; certificado de registro de la misma marca en Estados Unidos para identificar productos de la Clase 25 Internacional; declaración juramentada del encargado del servicio de marcas de la actora y certificados de registro de la misma marca en Bolivia para distinguir productos de las clases 9, 18, 25 y 28 Internacionales. 2.4. Mediante la Resolución núm. 1170 del 29 de enero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición, al considerar que las pruebas aportadas por la actora para acreditar la notoriedad de la marca “SALOMON” no eran suficientes en los términos de la Decisión 344 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “SALOMON” en favor de la solicitante. 2.5. El 9 de marzo del mismo año interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución para que fuera revocada y, en su lugar, se negara el registro de la marca aduciendo que la Administración no analizó en

su conjunto las pruebas aportadas por SALOMON S.A., toda vez que las mismas sí demostraban la notoriedad de la marca. 2.6. Mediante Resolución Núm. 14558 del 28 de julio de 1999 la citada funcionaria desató el recurso de reposición revocando la Resolución Núm. 1170, declarando fundada la oposición y negando la solicitud de la marca con fundamento en que las pruebas aportadas por la actora sí acreditaban la notoriedad de la marca “SALOMON” opuesta, atendiendo el artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 2.7. Contra dicha resolución tanto la sociedad actora como la señora Mejía Ossa formularon recursos de apelación, la primera por considerar que la Superintendencia omitió declarar en la parte resolutiva del acto la notoriedad de la marca “SALOMON” a nombre de SALOMON S.A. y, la segunda, solicitando la revocación de la misma y el otorgamiento de la marca en su favor, para lo cual acompañó una serie de pruebas encaminadas a demostrar el uso y ventas de la marca “SALOMON” y presentando posteriormente copia de los registros obtenidos por INVERSIONES SALOMON LTDA. sobre la marca en Costa Rica y El Salvador, frente a lo cual se advierte que dicha sociedad jamás hizo parte del trámite de registro de la marca presentada por la señora Mejía Ossa. 2.8. Mediante Resolución Núm. 33006 del 1º de octubre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió los recursos de apelación en el sentido de revocar la segunda y confirmar la primera, concediendo así el registro

de la marca “SALOMON” en favor de la señora Mejía Ossa, con el argumento de que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se estableció como criterio para demostrar la notoriedad que ésta estuviese probada en uno de los países de la misma Comunidad, lo que no cumplía la sociedad SALOMON S.A., pues los documentos que aportó sólo probaban el conocimiento de la marca por el público consumidor en un ámbito territorial diferente, en especial, en Francia y Estados Unidos. 2.9. La señora Mejía Ossa, en su condición de representante legal de la sociedad SROUR MEJÍA Y CIA. LTDA., presentó otras solicitudes de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a saber, el 25 de junio de 1987 de la marca GUESS y el 26 de junio de 1987 de la marca BENETTON, ambas para distinguir productos de la Clase 25 Internacional y que le fueron negadas por estar incursas en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85. 2.10. Entre el 2 de enero de 1989 y el 29 de junio de 1990 la actora y la sociedad INVERSIONES SALOMON LTDA., de la cual es socia la señora Mejía Ossa, intentaron unos acuerdos respecto del uso de la marca “SALOMON” con algunas modificaciones, pero que no fueron posibles debido a que la última estaba dispuesta a limitar el uso de la marca mediante el pago previo de una indemnización de U$ 2.500 o su equivalente en moneda legal.

3. Normas violadas y concepto de la violación Se indican como violados los artículos 1º, 2º y 3º de la Convención ColomboFrancesa de 1901, 58, literal g) y 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; 83, literales d) y e); 84, 102 y 113 literal c) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y, 2, 172, 224 y la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.1. La Resolución Núm. 1170 de 29 de enero de 1999 resulta violatoria de la ley por cuanto la sociedad SALOMÓN S.A. en virtud de tenerla registrada en Francia ya tenía sobre la marca en discusión un derecho adquirido, de acuerdo con el artículo 2° de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, derecho que es precisamente el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la citada convención, protección que no es contraria al derecho comunitario sino complementaria en virtud de un acuerdo de voluntades entre ambas naciones. Por ello, aduce que la Superintendencia, al considerar que para amparar una marca notoria debe estar registrada en los Países Miembros de la Comunidad Andina, interpretó erróneamente el citado artículo relativo al alcance de la protección otorgada a los nacionales de Francia y Colombia con fundamento en los registros de marca obtenidos en los mismos países, al partir de un hecho materialmente inexacto como consecuencia de un defectuoso análisis de las pruebas aportadas por la actora como fundamento de su oposición y mediante las cuales pretendía demostrar la notoriedad de la marca SALOMON en Francia.

Esa protección especial fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia

mediante sentencia de casación de 8 de febrero de 2002, magistrado ponente doctor Ramírez Gómez, por lo tanto la demandada interpretó erróneamente el artículo 2º de la Convención Colombo-Francesa de 1901 y violó la ley al negarse a reconocer los mejores derechos que la actora tiene sobre la marca SALOMÓN. 3.2. Hubo violación de la ley por error de hecho, al considerar la Superintendencia demandada que de las pruebas aportadas por la actora no se podía deducir la notoriedad alegada porque al momento de evaluar su pertinencia y conducencia aplicó los criterios contemplados al respecto en el artículo 84 de la Decisión 344, incurrió en error por cuanto tales criterios se encontraban consagrados, para el momento de la oposición, en la Decisión 85 y no en la 344, por lo que ellos no podían haber sido conocidos por la actora al hacer su oposición, pese a lo cual fueron los criterios de la última Decisión los que se tuvieron en cuenta para determinar la notoriedad de la marca de SALOMON S.A. e impedir el registro solicitado. Si bien la simple declaración de que la notoriedad de la marca “SALOMON” estaba probada bajo los criterios impuestos por la convención de Francia, se demostraba la notoriedad de la misma y que sin embargo contaba además con la prescripción establecida en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, como fundamento de la oposición, el que señalaba como causal de irregistrabilidad el hecho de que las marcas fueran confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o

similares. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta norma no se encontraba vigente al momento en que la Superintendencia profirió la Resolución Núm. 1170 de 1999, la Administración estableció que la causal invocada había permanecido en el tiempo quedando consagrada en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procediendo entonces a comprobar que si efectivamente se hubiesen analizado en su totalidad las pruebas aportadas por la actora, la Superintendencia habría declarado fundada la oposición y, por consiguiente, negado el registro de la marca “SALOMÓN” solicitada por la Señora Mejía Ossa. Considera que la marca concedida se encontraba incursa en los presupuestos de irregistrabilidad previstos en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, esto es, ser idéntica o similarmente confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, de donde se sigue que esa causal se aplicaba cuando la marca sobre la cual se reivindicaban derechos anteriores fuera idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada, la cual a su vez debía ser notoria, requisitos que en su marca se cumplían a cabalidad tanto desde el punto de vista de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena como de la Decisión 344 del mismo. 3.3.- La Resolución Núm. 14558 de 28 de julio de 1999, que revocó la Resolución 1170 de 29 de enero de 1999 y, en su lugar, declaró fundada la oposición de la

actora, a pesar de serle favorable a ésta, debe ser anulada por efecto del artículo 138 del C.C.A. que dispone que se debe demandar tanto el acto definitivo como el de los actos que lo modifiquen o confirmen como consecuencia de los recursos interpuestos en su contra en la vía gubernativa. 3.4.- La Resolución 33006 de 1° de octubre de 2001 debe ser declarada nula por cuanto fue expedida con fundamento en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que no resultaba aplicable al caso pues, si bien la Administración partió de la base de que durante todo el trámite de la solicitud de registro de la marca “SALOMON” habían estado en vigor diferentes legislaciones de Propiedad Industrial (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486) y, en consecuencia, era necesario determinar cuál era la norma aplicable las conclusiones del estudio resultan erróneas y contrarias a las reglas que sobre la vigencia de las leyes en el tiempo han desarrollado la doctrina y el mismo Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que sólo tuvo en cuenta el cambio de legislación para determinar cuál era la norma aplicable para sustentar la decisión final, mas no para establecer la legalidad tanto de la decisión que se había recurrido como de las actuaciones surtidas por las partes dentro del trámite, pasando por alto el hecho de que dada la demora del procedimiento, la norma aplicable para el efecto había cambiado en varias oportunidades. La Administración no tuvo en cuenta que la determinación de la norma bajo la cual debía tomar una decisión no podía desconocer que dentro del trámite de la

solicitud de la marca las partes habían ejercido derechos y cumplido obligaciones, cuya legalidad debía necesariamente ser analizada de acuerdo con la legislación que se encontraba vigente en ese preciso momento y no al tiempo de resolver el recurso de apelación que se encontraba pendiente de decisión, tal como lo hizo al aplicar al asunto la Decisión 486, según lo prevé para el efecto la Disposición Primera Transitoria de la misma, perspectiva bajo la cual concluyó que la causal de irregistrabilidad invocada por SALOMON S.A. como fundamento de su oposición se había mantenido en los diferentes ordenamientos pero que como las condiciones para demostrar la notoriedad del signo opositor habían sido modificadas por la Decisión 486 con respecto a la Decisión 344, vigente al momento de proferirse el acto impugnado, la 486 resultaba aplicable al caso y sería el fundamento de su decisión. Si bien la Administración erró en ese sentido, no lo hizo al establecer la trascendencia que tendría esta decisión para el caso, dado que en la resolución indicó que “… a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486, actualmente vigente, indica que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los países Miembros, no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal territorio, contrario a lo establecido en la legislación anterior que impedía el registro de marcas similares que pudieran producir confusión con una marca notoriamente conocida en cualquier país,… “Así las cosas, la causal de irregistrabilidad que establecía la posibilidad de demostrar la notoriedad internacional desapareció con la actual Decisión”. De ello

se desprende que el resultado no pudo ser diferente al que finalmente adoptó y que en todo caso resulta contrario a la ley. En consecuencia, se tiene que para efectos de establecer si la oposición presentada por SALOMON S.A. contra la solicitud de registro de la marca “SALOMON” de la Señora Mejía Ossa debía declararse fundada o no, la Administración estaba obligada a aplicar la legislación que se encontraba vigente en el momento en que la actora ejercitó este derecho y a confrontar lo expresado en la misma con el texto de dicha ley, es decir que al haberse presentado la oposición el 11 de diciembre de 1986, la pertinencia de la misma debió revisarse frente a la legislación vigente en ese momento, esto es, la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 58, literal g) y no como lo hizo la demandada al estudiar los fundamentos de la oposición de acuerdo con las normas de la Decisión 486 actualmente en vigor, por cuanto su aplicación, al señalar requisitos no previstos en aquélla, conculcaría los derechos de SALOMON S.A. En la demanda se hace una comparación visual del texto de las marcas en comento explicando que la marca utilizada por la Señora Mejía Ossa ha cambiado su presentación al punto de utilizar el mismo tipo de letra, mayúscula, sin tilde e incluso utilizando un logo muy similar, dado que ambos consisten en aros entrelazados que evocan sensación de movimiento. Adicionalmente, se indica que la marca otorgada en favor de la Señora Mejía Ossa tiene la potencialidad de inducir a error al público consumidor, el que indiscutiblemente relacionará la famosa y notoria marca “SALOMON” con la adquirida por ella mediante los actos

aquí demandados, de acuerdo con los siguientes aspectos: - Desde el punto de vista gráfico y ortográfico: las marcas en conflicto son idénticas, tienen el mismo número de letras e igual disposición; las secuencias de las vocales, su longitud, sílabas, raíces y terminaciones comunes son iguales y, por ende, pueden inducir a una confusión más palpable y notoria. - Desde el punto de vista ideológico: ambas evocan el nombre bíblico SALOMON, pese a lo cual llama la atención el hecho de que la Señora Mejía Ossa, a través de la sociedad SROUR MEJIA Y CIA. LTDA., solicitó en el año de 1987 el registro de marcas tan famosas como BENETTON y GUESS, de lo que se infiere que la solicitud de la marca “SALOMÓN” no fue fruto de la casualidad sino que obedeció al ánimo de obtener el registro de una expresión idéntica a una marca notoriamente conocida para así beneficiarse de la misma y, - Desde el punto de vista fonético: porque al ser dos expresiones idénticas emiten los mismos fonemas al ser pronunciadas por el ser humano. 3.5. Finalmente, aduce que la Señora Mejía Ossa actuó de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca “SALOMÓN”, incurriendo en una causal para declarar la nulidad del mismo, tal como lo establecen los artículos 172 de la Decisión 486 y lo preveía el artículo 113 de la Decisión 344, lo cual se deduce del hecho de que la aludida señora también solicitó el registro de dos marcas notoriamente conocidas internacionalmente, como son GUESS y BENETTON, además de que ella y las sociedades propietarias de los almacenes SALOMÓN

han venido cambiando el uso de la marca pretendiendo cada vez imitar el efectuado por la sociedad actora, circunstancias que solicita sean valoradas al momento de fallar, al igual que la supuesta intención de conciliar