CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00146-01-2008

SIGNOS MIXTOS - Definición / COTEJO MARCARIO - Aspectos que comprende / TIPOS DE CONFUSION - Directa e indirecta / CONFUSION DIRECTA - Noción / CONFUSION INDIRECTA - Noción / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Reglas En la Interpretación Prejudicial 002-IP-2006, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aludió a la definición de signos mixtos, como aquellos que se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; a la comparación que debe efectuarse a efectos de establecer la similitud y a los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, a saber: Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos servicios distinguidos por ellos; identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y éstos. Igualmente, señala la Interpretación, que la identidad o la semejanza pueden dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, cuando el comprador o usuario adquiere un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro; y la indirecta, cuando el usuario le atribuye, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la aplicación de las reglas elaboradas por la Doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria, a saber: “1. La confusión resulta de la impresión

de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre los signos CHANCE ESTRELLA y ESTRELLA, al tener distinta longitud siendo uno compuesto y el otro simple / CHANCEElemento que da distintividad al signo CHANCE ESTRELLA frente a ESTRELLA / SEMEJANZA MARCARIA - Inexistencia entre los signos CHANCE ESTRELLA y ESTRELLA desde el punto de vista gráfico, fonético y auditivo / CONFUSION DIRECTA - No hay lugar a que se produzca en relación con la marca CHANCE ESTRELLA frente a ESTRELLA de Citibank Conforme consta a folio 10 del expediente, la marca mixta solicitada para registro se expresa así: Al efecto se traslada en fotocopia dicho folio: (…). Por su parte, la marca previamente registrada es de carácter denominativo y según se observa a folio 146 del expediente, se manifiesta así: ESTRELLA. Resalta la Sala que no obstante que la marca solicitada para registro sea de carácter mixto, en ella predomina su parte nominativa. El cotejo de las marcas en conflicto en forma sucesiva es como sigue: Chance estrella, ESTRELLA, Chance estrella, ESTRELLA, Chance

estrella. Del cotejo que se hace de las marcas en conflicto no advierte la Sala la similitud alegada en los actos acusados, pues es evidente que no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las componen difiere. En efecto, la que es objeto de los actos acusados es compuesta, en tanto que la previamente registrada es simple. Si bien es cierto que ambas marcas coinciden en la expresión “ESTRELLA”, no lo es menos que el elemento adicional Chance, a la que se refieren los actos acusados, le imprime suficiente distintividad; amén de que la letra utilizada en minúscula por parte de la marca cuestionada también le resta relevancia al momento del cotejo con la previamente registrada en mayúscula. De tal manera que desde el punto de vista gráfico, fonético y auditivo las marcas en cuestión son diferenciables. En este caso, la expresión chance que antecede a estrella, es conocida ampliamente a nivel de los consumidores como el juego de suerte y azar que se adquiere en lugares muy diferentes de los establecimientos empleados por CITIBANK NA., además de que esta entidad no ofrece ese tipo de servicios. Dicho en otras palabras, es muy poco probable que un usuario del chance lo adquiera con la creencia de que se trata de un producto o servicio proveniente del CITIBANK NA; o que un usuario o consumidor del CITIBANK adquiera un boleto del juego de suerte y azar chance atribuyéndole el mismo origen empresarial de la entidad bancaria. En consecuencia, tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00146-01

Actor: CONAPI 3 LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad CONAPI 3 LTDA (antes CONAPI 3 E.U.), por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 20539 de 27 de junio de 2001, que negó el registro de la marca “CHANCE ESTRELLA” en la clase 36; 28072 de 29 de agosto de 2001, que resolvió el recurso de reposición, y 36760 de 31 de octubre de 2001, que resolvió el recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

A título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene a la demandada conceder la marca a su favor. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.-El 18 de diciembre de 2000 la sociedad CONAPI 3 LIMITADA solicitó el registro de la marca mixta CHANCE ESTRELLA para distinguir “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios” comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron

oposiciones contra la mencionada solicitud de registro. 2.-Surtido el trámite administrativo correspondiente el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca mixta CHANCE ESTRELLA a la sociedad CONAPI 3 LIMITADA. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina el cual dispone: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro...” Manifiesta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que para que un signo sea registrable debe reunir los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación grafica; que la perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos; que un signo tiene como función esencial y primordial diferenciar unos productos o servicios producidos o comercializados por otra persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona; Que la distintividad del signo se ha de enfocar considerándolo individualmente frente a los demás signos, como también es necesario analizarlo comparándolo con los productos o servicios que el signo

protege o va a proteger; y que por la representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo lo que permitirá mas tarde con la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya solicitado o ya registrado y poder presentar las impugnaciones a través de las observaciones. Expresa que estos requisitos se cumplen a cabalidad en este caso, ya que la distintividad se da en la medida en que el signo es individual y singular de manera que puede diferenciarse de cualquier otro, y también es susceptible de representación gráfica ya que ésta consiste en hacer una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca característica que indudablemente posee el signo CHANCE ESTRELLA. 2°. Considera, igualmente, que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina el cual dispone: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Estima que la marca ESTRELLA es un marca mixta, compuesta por un aspecto nominativo y uno gráfico, que el aspecto nominativo está compuesto por la palabra ESTRELLA que además de ser un cuerpo celeste también es utilizada para designar a alguien que sobresale respecto de sus iguales, que además, dicho signo goza de un

aspecto gráfico muy particular tal como puede corroborarse en los diseños. Indica también que el signo CHANCE ESTRELLA está formado por el término CHANCE que da la idea de oportunidad, pero que al no ser una palabra castiza se ha incorporado a nuestro idioma para expresar la idea de ocasión, entonces lo que se pretende indicar o despertar en el consumidor con el signo es la noción de una oportunidad estelar. Manifiesta que en reiteradas ocasiones la doctrina y la jurisprudencia se han enfrentado a casos similares, como por ejemplo la interpretación prejudicial sobre el caso LIFE y OMNILFE, en la cual se consideró: “Un término añadido a otro signo registrado previamente, para que logre su propia identificación e individualización, debe estar provisto de la suficiente carga semántica y eficacia particularizadora para producir una adecuada identificación de dicha marca. Determinar cual de las dos palabras empleadas en el signo solicitado constituye el factor preponderante o el núcleo esencial, para su utilización o identificación, es un elemento mas en el que debe reflexionar el juzgador para tomar su decisión.” Sostiene que para hacer un análisis del factor preponderante o núcleo esencial en el signo CHANCE ESTRELLA es necesario acudir a la teoría del elemento dominante a la cual el Tribunal Supremo Español se refirió en los siguientes términos: “La comparación debe hacerse del conjunto denominativo, en su impresión general, pero este principio hermenéutico no es absoluto, si no que existen casos como el ahora contemplado de marcas constituidas por dos o mas vocablos denominativos en las que uno de estos destaca de manera preponderante, relegando a los demás a un segundo

termino en cuyos supuestos la jurisprudencia ha establecido el criterio razonable de que cuando hay varios signos, hay que atenerse al mas característico...”. Expresa que la razón por la cual debe considerarse que en la expresión CHANCE ESTRELLA hay predominio de la expresión CHANCE o sea que dicha expresión es el elemento dominante, es por ser el primer término de la expresión ya que en efecto, como ha sido doctrinaria y jurisprudencialmente aceptado, las primeras palabras o silabas de una expresión son las que más impactan al consumidor, teoría que se conoce como Relieve del factor Tópico. Por todo lo anterior anota que es evidente que no existe la pretendida similitud entre los signos CHANCE ESTRELLA y ESTRELLA, mucho menos si la similitud se predica del hecho de que las marcas compartan la expresión ESTRELLA, además de que no se configura el pretendido riesgo de asociación o confusión, ya que no se cumplen los requisitos requeridos toda vez que ni los signos marcarios son idénticos ni las marcas enfrentadas distinguen los mismos o semejantes productos o servicios, que al ser identificados con una marca confundible, inducirían al público a error. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando, en

síntesis, que la marca CHANCE ESTRELLA solicitada para registro en la clase 36, no tiene la suficiente fuerza distintiva, pues es confundible con la previamente inscrita ESTRELLA, las cuales analizadas en su conjunto presentan semejanzas visuales y auditivas que hacen imposible su diferenciación. II.1.2.- La sociedad CITYBANK NA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda y expresamente manifestó no estar interesada para actuar en el proceso (folio 150). III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca mixta CHANCE ESTRELLA, para la clase 36, esto es, seguros, servicios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, por cuanto es confundible con la marca previamente registrada ESTRELLA a favor del CITIBANK NA, para la misma clase 36, lo cual encaja dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En la Interpretación Prejudicial 002-IP-2006, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aludió a la definición de signos mixtos, como aquellos que se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; a la comparación que debe efectuarse a efectos de establecer la similitud y a los

supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, a saber: Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos servicios distinguidos por ellos; identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y éstos (folio 241). Igualmente, señala la Interpretación, que la identidad o la semejanza pueden dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, cuando el comprador o usuario adquiere un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro; y la indirecta, cuando el usuario le atribuye, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (folio 242). En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la aplicación de las reglas elaboradas por la Doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria, a saber: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” (folio 196). Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala advierte lo

siguiente: Conforme consta a folio 10 del expediente, la marca mixta solicitada para registro se expresa así: Al efecto se traslada en fotocopia dicho folio: Por su parte, la marca previamente registrada es de carácter denominativo y según se observa a folio 146 del expediente, se manifiesta así: ESTRELLA Resalta la Sala que no obstante que la marca solicitada para registro sea de carácter mixto, en ella predomina su parte nominativa. El cotejo de las marcas en conflicto en forma sucesiva es como sigue: Chance estrella, ESTRELLA, Chance estrella, ESTRELLA Chance estrella, ESTRELLA, Chance estrella ESTRELLA Chance estrella, ESTRELLA, Chance estrella, ESTRELLA Chance estrella, ESTRELLA, Chance estrella ESTRELLA Del cotejo que se hace de las marcas en conflicto no advierte la Sala la similitud alegada en los actos acusados, pues es evidente que no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las componen difiere. En efecto, la que es objeto de los actos acusados es compuesta, en tanto que la previamente registrada es simple. Si bien es cierto que ambas marcas coinciden en la expresión “ESTRELLA”, no lo es menos que el elemento adicional Chance, a la que se refieren los actos acusados, le imprime suficiente distintividad; amén de que la letra utilizada en minúscula por parte de la marca cuestionada también le resta relevancia al momento del cotejo con la previamente registrada en mayúscula. De tal manera que desde el punto de vista gráfico, fonético y auditivo las marcas en cuestión son diferenciables.

De otra parte, la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso hace hincapié en que la identidad o la semejanza puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, cuando el comprador o usuario adquiere un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro; y la indirecta, cuando el usuario le atribuye, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En este caso, la expresión chance que antecede a estrella, es conocida ampliamente a nivel de los consumidores como el juego de suerte y azar que se adquiere en lugares muy diferentes de los establecimientos empleados por CITIBANK NA., además de que esta entidad no ofrece ese tipo de servicios. Dicho en otras palabras, es muy poco probable que un usuario del chance lo adquiera con la creencia de que se trata de un producto o servicio proveniente del CITIBANK NA; o que un usuario o consumidor del CITIBANK adquiera un boleto del juego de suerte y azar chance atribuyéndole el mismo origen empresarial de la entidad bancaria. En consecuencia, tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECRÉTASE la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la entidad demandada que continúe con el trámite de solicitud de registro marcario de la actora.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de noviembre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN