CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00149-01-2006

LEGITIMACION EN LA CAUSA PASIVA - Sociedad con registro marcario otorgado en Ecuador / REGISTRO MARCARIO - Legitimación en pasiva: sociedad con marca registrada en Ecuador / PRESENTACION DE OBSERVACIONES - Legitimación en pasiva Respecto del primer punto, la Sala encuentra probado que la sociedad opositora había obtenido el registro de la marca «COLT», que le concede derechos en Ecuador desde el 16 de enero de 1974, es decir, mucho tiempo antes de que IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE obtuviera el registro de la marca «COLTS» en Colombia, pues esto último ocurrió el 12 de diciembre de 1988. Es entonces claro que TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) obtuvo derechos sobre la marca «COLT» en Ecuador desde el 16 de enero de 1974 para distinguir productos de la Clase 34 Internacional, con vigencia hasta el 12 de marzo de 2003, según Certificado No. 992-93. El artículo 82 de la Decisión 313 dispone: «Artículo 82. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada..» De acuerdo con lo preceptuado en el inciso segundo de la norma, TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) tenía, en efecto, legítimo interés para presentar observaciones como titular de la marca «COLT», idéntica al signo que IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE solicitaba registrar en Colombia. PRESENTACION DE OBSERVACIONES - Obligación de apreciar la prueba de registro previo allegada antes de decidirlas: inaplicación de norma que no

había entrado en vigencia / PRUEBA DEL REGISTRO MARCARIO PREVIOObligación de valorarla cuando se aporta antes de decidir las observaciones Adicionalmente, está probado que IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE solicitó en Colombia el registro de la marca «COLTS» el 13 de diciembre de 1985, y le fue otorgado el 12 de diciembre de 1988, es decir más de 14 años después de que le fuera concedido a TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) el registro de la marca «COLT» en Ecuador. Para aclarar si la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio podía dejar de apreciar la prueba del registro por la circunstancia de no haberse presentado con la solicitud, se debe precisar que a la fecha de presentación del escrito de observaciones, el 14 de diciembre de 1993, estaban vigentes la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena1 y su Decreto Reglamentario 575 de 1992, ya que la Decisión 344 comenzó a regir el 1° de enero de 1994. La Superintendencia de Industria y Comercio debía, entonces, ajustar el procedimiento a las normas vigentes a la fecha de presentación de las observaciones, esto es, a la Decisión 313 y su Decreto Reglamentario 575 de 1992 que en lo pertinente disponen: (…)Obra en el expediente el escrito de observaciones en el cual la sociedad observante enunció las pruebas que pretendía hacer valer como fundamento de su oposición y que fueron allegadas posteriormente al expediente. Lo anterior demuestra que, al momento de decidir la observación, el funcionario tenía, en efecto, fundamentos

de hecho y de derecho que le permitían decidir la observación, pues las pruebas fueron allegadas después de presentarse la oposición pero antes de que la misma fuera decidida por el funcionario competente. Adicionalmente, en la parte motiva de la Resolución 20235 de 2001 (26 de junio) que revocó la Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo) y concedió el registro del signo «COLT» a favor de IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, la Superintendencia de Industria y Comercio adujo como fundamento de derecho el artículo 15 del Decreto 117 de 1994, pese a que, como se vio, no había entrado en vigencia cuando se presentaron las observaciones. 1 Que entró en vigencia el 13 de marzo de 1992 MODIFICACION DE REGISTRO MARCARIO - Procede sólo sobre aspectos secundarios o complementarios durante el trámite Finalmente, para definir si la supresión de la letra S de la expresión «COLTS» constituye o no variación sustancial a la marca, la Sala observa que la Superintendencia de Industria y Comercio adujo que la variación en la letra S en nada afecta el signo inicial, y que está permitido por el artículo 89 de la Decisión 344 al siguiente tenor: «Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. [...] En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.» Esta norma dispone expresamente que

las modificaciones introducidas a un determinado signo únicamente pueden realizarse durante el trámite de la solicitud y debe recaer sobre aspectos secundarios del mismo. MODIFICACION DE REGISTRO MARCARIO - Procede solo sobre aspectos secundarios o complementarios / MARCA DERIVADA - Definición; variante que conserva elemento distintivo principal; fines / MARCAS DEFENSIVASDefinición impiden imitaciones; están destinadas a un uso no efectivo Con respecto a las marcas defensivas o derivadas, en la Interpretación Prejudicial 108-IP-2003 librada en este proceso, el Tribunal señaló: «Carlos Fernández Novoa sobre las marcas derivadas sostiene que: "A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas" (Fernández-Novoa Carlos, "Tratado sobre Derecho de Marcas", Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888). Al respecto el Tribunal señala: "La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas. Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por, empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan

registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética" (Proceso 95-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. No 890 de 23 de enero del 2003, marca: ALPIN). Por otro lado, las marcas defensivas son "Aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. (Cornejo, Aldo. Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima, 1992, pp. 71 y 72, citado en el Proceso 95-IP-2002). Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: "Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión" (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002). Estos dos conceptos se encuentran relacionados en forma recíproca, tanto por la forma como surgen, como por el objetivo que persigue su registro, toda vez, que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como

objetivo ser una marca defensiva, o cuando una marca es defensiva, ésta se deriva en una marca principal, esto es que deberá contar con las características de ser derivada para cumplir con su objetivo.» MARCA REGISTRADA EN EL ECUADOR - Irregistrabilidad de marca idéntica o derivada en Colombia: COLT y COLTS / MARCA DERIVADA DE OTRA YA REGISTRADA EN ECUADOR - Irregistrabilidad del signo COLTS frente a COLT / COLTS - Marca derivada; irregistrable en Colombia ante registro previo en Ecuador del signo COLT Está probado que IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE tiene registrada la marca «COLTS» en Colombia para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, según certificado No. 125.139, vigente hasta el 12 de diciembre de 2003. Adicionalmente está documentado que TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) obtuvo derechos sobre la marca «COLT» en Ecuador desde el 16 de enero de 1974 para distinguir productos de la Clase 34 Internacional, con vigencia hasta el 12 de marzo de 2003, según Certificado No. 992-93. En este caso, la marca registrada y el signo solicitado a registro como marca derivada son idénticos y se destinan a productos de la misma clase. La solicitud de registro del signo «COLT» se fundamenta en la marca previamente registrada «COLTS» en Colombia y en la posibilidad de realizar modificaciones secundarias a una marca, según lo preceptuado por el artículo 89 de la Decisión

344. En reiterada jurisprudencia esta Corporación2 ha considerado inviable el registro marcario de signos idénticos por considerar que el público consumidor

podría fácilmente incurrir en error, cuando los productos amparados son idénticos. Ha dicho la Sala (…) En este caso, TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) planteó que al otorgarse el registro del signo «COLT» como marca derivada de «COLTS», a favor de IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, la autoridad demandada pasó por alto la existencia de una marca registrada con anterioridad en un país miembro de la Comunidad Andina, idéntica a la derivación solicitada. La actora considera que el signo estaba afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 pues el registro implicaría la coexistencia de dos signos idénticos para distinguir los mismos productos. La Sala estima que en virtud de lo preceptuado en el artículo 82 de la Decisión 313, que reconoce interés legítimo a un país miembro de la Comunidad Andina para oponerse al registro de una marca, es evidente el riesgo de confusión existente entre la marca previamente registrada en Ecuador y el signo solicitado para registro en Colombia. Para la Sala el signo «COLT» no es registrable para distinguir productos de la Clase 34 Internacional bajo el argumento de ser una marca derivada de «COLTS» pues resulta evidente que al suprimir a ésta la S deviene idéntico a una marca registrada con anterioridad. COEXISTENCIA DE HECHO MARCARIO - No tiene tratamiento en las normas comunitarias: no generan derechos ni inhiben estudio de registrabilidad / ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Requisitos / MARCA DERIVADA - Oposición al registro únicamente respecto de elementos

complementarios 2 Expediente 11001-03-24-000-2000-6632-01, Actora: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., «PURA VIDA» VS «PURA VIDA», Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Expediente 11001-03-24-000-1999-5983-01, Actor: SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA, CASA LUKER S.A., «SOL» vs «SOLYSOL», Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade Si bien ambas marcas han coexistido durante varios años en sus respectivos países, la Sala, acogiendo la doctrina del Tribunal Andino, ha dicho al respecto: «“Tan clara es la similitud de las marcas y el consecuente riesgo de confusión en que se encuentra el consumidor, que las empresas dueñas de las respectivas marcas suscribieron un acuerdo de consentimiento mutuo que permitiera la coexistencia de ambas marcas en el mercado. [...] Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial expedida para el presente proceso señaló: “Respecto de la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto

del origen de los bienes y servicios...La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15_IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 del 2 de abril de 2003, marca TMOBIL)”. “La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas. “Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.» Así, pues, la coexistencia de hecho no debe impedir que la autoridad nacional realice el análisis de confundibilidad en todo trámite marcario. Tal como lo expuso el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 108-IP-2003 dictada para este proceso, el registro de una marca derivada sigue el mismo procedimiento de cualquier registro marcario, «pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya

previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión».

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00149-01

Actor: TABACALERA ANDINA S.A. – TANASA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) contra el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE el registro del signo «COLT» como marca para distinguir todos los productos de la Clase 34 Internacional de Niza3.

I. LA DEMANDA TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) domiciliada en Quito (Ecuador) mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nula la Resolución 20235 de 2001 (26 de junio) mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió un recurso de reposición revocando la Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo), y declarando infundada la oposición presentada por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) y

concediendo el registro del signo «COLT» como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 Internacional. 1.1.2. Que se declare nula la Resolución 35347 de 2001 (29 de octubre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 20235 de 2001. 1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca «COLT» en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1. Hechos 3 Estos son «Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.» El 30 de junio de 1993 IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE presentó solicitud de registro del signo «COLT» como marca denominativa para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 Internacional. Publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 391 de 9 de noviembre de 1993, TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) presentó escrito de oposición con fundamento en su marca «COLT» registrada en Ecuador para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional. Mediante Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo), el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación y negó el registro del signo «COLT» a IMPERIAL TOBACCO

LIMITED-LIMITEE.

IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE interpuso el 16 de mayo de 1997 los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 7449 de 1997.

Mediante Resolución 20235 de 2001 (26 de junio) la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición revocando en todas sus partes la Resolución 7449 y concediendo el registro del signo «COLT» como marca a favor

de IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE.

Sostuvo que en virtud de lo preceptuado por el Decreto 117 de 1994 reglamentario de la Decisión 344, no debió tener en cuenta las pruebas presentadas para sustentar la oposición, pues éstas fueron presentadas extemporáneamente. El 11 de septiembre de 2001 TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) presentó recurso de apelación contra la Resolución 20235 por considerarla manifiestamente ilegal. Mediante Resolución 35347 de 2001 (29 de octubre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en todas sus partes la Resolución 20235. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, el Decreto 575 de 1992 y los artículos 34, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo. Las observaciones fueron presentadas el 14 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313, y por tanto esta norma es la que debía aplicar la Superintendencia, que no establecía ningún término para aportar las pruebas anunciadas dentro del escrito de observaciones.

La Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo) no debió ser revocada, ya que estaba demostrada la titularidad de la marca «COLT» en el registro ecuatoriano a favor de TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) en la Clase 34, vigente hasta el 12 de marzo de 2003 y, por tanto, existía un legítimo interés de esta compañía para presentar oposiciones contra la solicitud presentada en Colombia, dando correcta aplicación al artículo 93 de la Decisión 344. Se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que la marca solicitada «COLT» está afectada de la causal de irregistrabilidad establecida en dicho artículo. IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, al hacer una modificación de su marca ya registrada «COLTS», excluyendo de ésta la letra S, está realizando una modificación sobre la denominación del signo, lo que constituye una variación de un elemento sustancial de éste. Con relación a lo anterior, la normativa andina y la jurisprudencia del Tribunal obligan a presentar una nueva solicitud que sea independiente de la marca ya registrada, manifestando que no existen derechos previos sobre la expresión «COLT», sino exclusivamente sobre la expresión «COLTS». Finalmente, sostuvo que la expresión COLT, solicitada para registro por IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE no es idónea para ser registrada como marca ya que reproduce la marca «COLT», registrada con anterioridad en Ecuador por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), pues, sin lugar a dudas, crearía confusión en el público consumidor, no solo en cuanto a los productos sino respecto de su origen empresarial.

II. LA CONTESTACION

Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada e IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca «COLTS». 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos acusados y sostuvo que no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que constituía el régimen legal aplicable a la solicitud que dio lugar al acto acusado. Con respecto al derecho al uso exclusivo de la marca sostuvo que el propietario de una marca registrada puede presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que puedan usarse como variaciones no sustanciales y conformar eventualmente un nuevo signo marcario. Agregó que tales signos constituyen una derivación o aproximación de la marca ya registrada sobre la cual se tienen derechos preexistentes. IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE es titular del registro de la marca «COLTS» según certificado 125.139 vigente hasta el 12 de diciembre de 2003, de lo cual se desprende que la marca solicitada «COLT» contiene una variación que en nada afecta la impresión que ésta ha creado en el comercio, pues únicamente se suprime la letra S y también distinguirá los mismos productos. Finalmente sostiene que una vez efectuado el examen de la marca «COLT» no surgen los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344, ya que la marca solicitada para registro (COLT) no generaría riesgo de confusión o de asociación respecto a la marca base de la oposición «COLT» registrada en Ecuador, pues las mismas, «COLT» y «COLTS» han

coexistido por varios años, de manera que un nuevo registro de la marca «COLT» no generaría confusión en el público. Agregó que la marca opositora únicamente está registrada en Ecuador y no en Colombia, luego no puede considerarse legitima opositora. 2.2. IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE, notificada personalmente4, no contestó la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora insiste en los argumentos de la demanda y señaló que TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) es titular del registro ecuatoriano de la marca «COLT» en un país miembro del Pacto Andino desde el 16 de enero de 1974 hasta el 12 de marzo de 2003, como consta en Certificado

992-93. Agregó que IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE solicitó en Colombia el registro de la marca «COLTS» el 13 de diciembre de 1985, y fue registrada el 12 de diciembre de 1988, es decir cerca de 14 años después que TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) obtuviera derechos exclusivos sobre la marca «COLT» en Ecuador. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insistió en los argumentos de su contestación, y en que entre las marcas «COLT» y «COLTS» no existe riesgo de confusión, habida cuenta de que han coexistido por varios años, de manera que un nuevo registro de la marca «COLT» no generará confusión en el público, que ya ha identificado cada marca, los productos que distinguen y los empresarios titulares de una y otra.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

V. CONSIDERACIONES 5.1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 4 Fl. 77

El 30 de junio de 1993 IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE presentó solicitud de registro del signo «COLT» como marca denominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: «Tabaco; artículos para fumadores; cerillas» Por Resolución 7449 de 1997 (20 de marzo), el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) con fundamento en su marca «COLT» y negó la solicitud. Consideró la División de Signos Distintivos que tras su comparación de conjunto, el signo presentado a registro resultaba confundiblemente semejante con la marca registrada. 5.2. LA VÍA GUBERNATIVA IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE interpuso recurso de reposición el 16 de mayo de 19975, argumentando que procedía el registro del signo «COLT» para distinguir productos de la Clase 34, puesto que su marca «COLTS» se encuentra registrada en Colombia según certificado No. 125.139, vigente hasta el 12 de diciembre de 2003. Agregó que de conformidad con la ley marcaria vigente, IMPERIAL TOBACCO

LIMITED-LIMITEE puede utilizar la marca «COLT» (sin la letra S) y no por ello se afectarán derechos de otros titulares de marcas semejantes, pues la marca previamente registrada «COLTS» le otorga un derecho sobre la expresión preponderante, cual es «COLT» y la eliminación de la letra S no altera su carácter distintivo,. Los recursos fueron decididos así: 5.2.1. EL RECURSO DE REPOSICIÓN Mediante Resolución 20235 de 26 de junio de 20016 la División de Signos Distintivos revocó su decisión, por las siguientes razones: «De acuerdo con lo expuesto, consideramos que una vez examinados en su conjunto los signos en confrontación «COLT» (nominativo) y la marca observante «COLT» (nominativa), de forma sucesiva y no simultáneamente, que distinguen productos de la 5 Fl. 38 6 Fl. 14 misma clase, y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los mismos, no arroja confusión, por cuanto la sociedad solicitante tiene en Colombia derechos adquiridos con justo título, sobre la marca COLTS, habiendo sido concedido su registro mediante la Resolución No. 12302 de 12 de diciembre de 1988, correspondiéndole el número de certificado 125139, y su renovación hasta el 12 de diciembre de 2003, con la resolución No. 34606 de 31 de diciembre de 1993, la cual es idéntica a la solicitada a registro por su mismo titular. Adicionalmente, revisados los documentos que integran el expediente de la referencia, se encontró, que las pruebas aportadas

por la sociedad observante para controvertir el registro solicitado COLT, no se hicieron (sic) dentro del término procesal de las observaciones de acuerdo a lo ordenado en el literal d) del artículo 15 del Decreto 117 de 1994, situación por la cual no debieron ser tenidas en cuenta para el estudio de registrabilidad entre las presuntas marcas en conflicto, las cuales, en esta instancia procesal no fueron tenidas en cuenta para el referido estudio, por ser extemporáneas, debiéndose revocar la resolución impugnada, y conceder el registro solicitado.» (Subrayas fuera del texto). 5.2.2. EL RECURSO DE APELACIÓN El 11 de septiembre de 2001, el apoderado de TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) interpuso recurso de apelación7 argumentando lo siguiente: «No puede la Jefe de la División de Signos Distintivos aplicar el Decreto 117 de 1994 a las observaciones presentadas por mi representada la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) para concluir que no deben tenerse en cuenta las pruebas presentadas para sustentarlas; toda vez que éstas fueron presentadas con anterioridad a la vigencia del mismo. Veámos: El decreto 117 de 1994 comenzó a regir el 14 de enero de 1994; mientras que las observaciones se presentaron el 14 de diciembre de 1993, momento en que estaba vigente el decreto 575 de 1992. […] Tal y como consta en el expediente de autos, mi representada TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) obtuvo su inscripción original 25-74 para la marca COLT en el Ecuador el día 16 de enero

de 1974. Por su parte, la sociedad IMPERIAL TOBBACO LIMITED-LIMITEE solicitó en Colombia el registro de la marca COLTS el día 13 de diciembre de 1985, obteniendo su registro tan sólo a partir del 12 de diciembre de 1993. 7 Fl. 44 Es evidente entonces que en la subregión Andina existe entonces un titular de derechos adquiridos sobre la marca COLT que es

TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA).

Por su parte la sociedad IMPERIAL TOBBACO LIMITED-LIMITEE tiene derechos adquiridos en la subregión Andina sobre la marca COLTS. Sin embargo, no hay lugar a afirmar, como ha venido afirmando esta sociedad que sus derechos adquiridos se extienden hasta la expresión COLT, pues COLT constituye la marca registrada de TABACALERA ANDINA S.A. TANSA y además COLT y COLTS, aunque parecidas, SON MARCAS DIFERENTES y de titulares distintos». Mediante Resolución 35347 de 2001 (29 de octubre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión apelada, por considerar que el signo «COLT» solicitado para registro ostentaba elementos que lo hacían suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada «COLT» cuyo titular era TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA). El Superintendente discurrió así: «De lo anterior se concluye que, si le está permitido al titular de una marca registrada la facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este disminuya su protección, es lógico que éste uso pueda también eventualmente ser

protegido mediante el registro. Como consecuencia directa de lo anterior, el propietario de la marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario». 5.3. EL CASO CONCRETO Mediante el acto acusado la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a IMPERIAL TOBACCO LIMITED-LIMITEE el registro del signo «COLT» como marca para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Según se lee en la Resolución 20235 de 2001 (26 de junio), la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro del signo «COLT» aduciendo que del examen comparativo de las marcas en disputa, se concluía que no eran semejantes entre sí pues lograban individualizar en el mercado los productos o servicios del empresario solicitante del registro. Agregó que IMPERIAL TOBACCO