CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00158-01-2006

INTERPRETACION PREDICIAL - Principio de irretroactividad de las normas comunitarias / NORMAS COMUNITARIAS - Principios de irretroactividad, seguridad y confianza legítima El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Si La norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.....”. PREFIJO DE USO COMUN - Irregistrabilidad del signo FLAVO al constituir prefijo de los flavonoides / FLAVONOIDES - Definición / PREFIJO DE USO COMUN - Registrabilidad si se introducen elementos adicionales con distintividad La Sala precisa que la sola expresión FLAVO es irregistrable, pues constituye el prefijo de los denominados FLAVONOIDES, definidos como “sustancias naturales que contienen dos anillos aromáticos unidos mediante una cadena de tres átomos

de carbono (compuestos C6C3C6) que se encuentran ampliamente distribuidas en los vegetales y que son biosintetizadas en parte a partir del ácido shikímico y en parte a partir de la aceticoenzima A vía malonilCoA (biosíntesis mixta)”. En consecuencia, independientemente de su similitud con la marca B FLAVON C, lo cierto es que la sola expresión FLAVO se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad a que se refieren los literales d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344, que preceptúan: (...). Al encontrarse incursa la expresión FLAVO en las causales de irregistrabilidad antes transcritas, es evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía en manera alguna conceder su registro, pues la actora no le introdujo elementos adicionales que le otorgaran la distintividad necesaria para que en efecto pudiera constituir una marca y, por tanto, su registro impediría que otras personas pudieran utilizarla, pudiendo hacerlo, eso sí, adicionando elementos que permitan diferenciarla, pues, se reitera, es un prefijo de uso común que indica una característica del producto, esto es, que se trata de un flavonoide, elemento que por sus características es usado en productos farmacéuticos, clase para la cual, precisamente, solicitó la actora su registro. La anterior consideración es suficiente para concluir que bien hizo la entidad demandada al negar el registro de FLAVO como marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00158-01

Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 10800 de 30 de marzo de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió negar el registro de la marca FLAVO, solicitado por la actora para distinguir únicamente “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 23790 de 26 de julio de 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 35159 de 29 de octubre de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 10800 de 30 de marzo de 2001, confirmándola. 1.1.4. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca FLAVO para distinguir únicamente “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.. 1.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 1.2. Los hechos de la demanda El 22 de junio de 2000 AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FLAVO para distinguir únicamente “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expediente que fue tramitado bajo el número 00046897. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 497 de 7 de noviembre de 2000, sin que se hubieran presentado oposiciones. La División de Signos Distintivos negó el registro de la marca FLAVO, por considerarla semejante a la marca previamente registrada B-FLAVON-C (mixta) en cuanto a los aspectos ortográfico y fonético. Contra la anterior decisión la actora interpuso los recursos de reposición y

apelación, los cuales fueron resueltos, confirmándola. La Resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 17 de diciembre de 2001, luego es oportuna la presentación de la demanda. 1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, inciso primero, 135, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y estructuró para el efecto las siguientes censuras: PRIMER CARGO.- Los actos acusados violan el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto esta norma prohíbe el registro de marcas cuando el signo que se pretende registrar es idéntico o se asemeja, de forma que pueda inducir al público consumidor a error, a una marca previamente registrada o solicitada por un tercero; o cuando ambos signos pretenden distinguir productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el consumidor un riesgo de confusión o asociación. Considera que para aplicar el literal citado deben concurrir ambos presupuestos, lo que, a su juicio, no ocurre en este caso, pues comparando las marcas FLAVO y B-FLAVON-C (mixta) a simple vista se aprecia que no son idénticas, como también efectuado el análisis integral de las marcas, cuestión que no hizo la demandada, se aprecia que no son semejantes al punto de inducir al público consumidor a error. En efecto, en la marca B-FLAVON-C (mixta) no hay expresiones

predominantes, contrario a lo afirmado por la Superintendencia, pues todas las letras que la componen son características e igualmente importantes, y todo el conjunto es el que le da identidad a la marca, y así se encuentra registrada. En cuanto al aspecto fonético, se tiene que la demandada olvida que la marca previamente registrada se pronuncia BEFLAVONCE, que está formada por cuatro sílabas (BE-FLA-VON-CE), que la sílaba tónica, si es que la tiene, es la tercera (VON), y que fonéticamente es imposible afirmar que las sílabas FLA-VON son expresiones predominantes en la formación de la marca B-FLAVON-C (mixta), pues fonéticamente esta marca es un conjunto que se pronuncia de corrido y donde no hay factores predominantes, ya que el signo es si mismo es uno e indivisible. A su turno, el signo FLAVO solicitado y negado está formado por dos sílabas, y su sílaba tónica es la primera (FLA). En consecuencia, es falso afirmar que una y otra marca tienen las mismas vocales, y que la primera de las sílabas de cada una de ellas, así como la sílaba tónica son las mismas. Además, la marca que se pretende registrar distingue únicamente “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, producto de alta especialización aplicado por medio de personal capacitado – cuerpo médico -, que no incurrirá en confusión ante los productos que distingue la marca B-FLAVON-C (mixta). SEGUNDO CARGO.- El acto acusado viola el artículo 134 de la Decisión

486, pues el signo FLAVO tiene la capacidad de distinguir productos de la Clase 5ª en el mercado, ya que no existe marca alguna o solicitud de registro de una marca que le reste esta aptitud. TERCER CARGO.- Los actos acusados violan el artículo 135, literal a), de la Decisión 486, según el cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, pues está establecido que la marca FLAVO no es confundible con la marca B-FLAVON-C (mixta). 2.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación Superintendencia de Industria y Comercio, en defensa de la legalidad de los actos acusados, sostuvo: A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Efectuado el examen sucesivo y comparativo del signo FLAVO solicitado por la acora y la marca B-FLAVON-C (mixta) de propiedad de LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. para los productos de la Clase 5ª, se concluye que son semejantes entre sí, pues existe confundibilidad en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, que pueden llevar a la confusión directa e indirecta en el público consumidor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en reiteradas oportunidades que “Debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a las que hay que proteger y amparar”. Precisa que el hecho de que terceros no se hubieran opuesto al registro del signo FLAVO no constituye impedimento para que la Superintendencia procediera al examen oficioso sobre su registrabilidad para la Clase 5ª, pues las causales de

irregistrabilidad son de orden público. LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca B-FLAVON-C (mixta), con base en la cual la Superintendencia negó a la actora el registro del signo FLAVO, no contestó la demanda, ni alegó de conclusión. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. “La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. “Si La norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al

procedimiento en curso. “2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. “En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. “4. En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación

prejudicial rendida dentro de este proceso reiteró “Que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria el mismo; y, en caso de impugnación – tanto en sede administrativa como judicial – de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”1 y, por tanto, precisó que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones no es aplicable al caso controvertido, dado que la solicitud de registro de la marca FLAVO fue presentada el 22 de junio de 2000, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344; en consecuencia, interpretó de oficio los artículos 81, y 83, literal a), 1 Proceso 39-IP-2003, caso & mixta, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003. de la Decisión 344, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que preceptúan: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos

signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. “Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. La Sala precisa que la sola expresión FLAVO es irregistrable, pues constituye el prefijo de los denominados FLAVONOIDES, definidos como “sustancias naturales que contienen dos anillos aromáticos unidos mediante una cadena de tres átomos de carbono (compuestos C6C3C6) que se encuentran ampliamente distribuidas en los vegetales y que son biosintetizadas en parte a partir del ácido shikímico y en parte a partir de la aceticoenzima A vía malonilCoA (biosíntesis mixta).

En consecuencia, independientemente de su similitud con la marca B FLAVON C, lo cierto es que la sola expresión FLAVO se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad a que se refieren los literales d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344, que preceptúan: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a)... “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; “f)... “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la actitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. Al encontrarse incursa la expresión FLAVO en las causales de irregistrabilidad antes transcritas, es evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía en manera alguna conceder su registro, pues la actora no le introdujo elementos adicionales que le otorgaran la distintividad necesaria para que en efecto pudiera constituir una marca y, por tanto, su registro impediría que otras personas pudieran utilizarla, pudiendo hacerlo, eso sí, adicionando

elementos que permitan diferenciarla, pues, se reitera, es un prefijo de uso común que indica una característica del producto, esto es, que se trata de un flavonoide, elemento que por sus características es usado en productos farmacéuticos, clase para la cual, precisamente, solicitó la actora su registro. La anterior consideración es suficiente para concluir que bien hizo la entidad demandada al negar el registro de FLAVO como marca. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 24 de agosto de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO