CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00159-01-2007

COTEJO DE ELEMENTOS DENOMINATIVOS EN SIGNOS MIXTOS - TENNIS KIDS y DOROTENNIS: similitud ideológica / TENNIS KIDS - Marca registrada similar a DOROTENNIS En consecuencia se analizarán los elementos nominativos de los signos cotejados: TENNIS KIDS y DOROTENNIS. Los aspectos a comparar son el ideológico, ortográfico y fonético. La similitud ideológica se presenta entre signos que evocan similares o idénticas ideas. Al respecto debe expresarse que el vocablo común y más relevante de los tres signos es TENNIS, que es una palabra en inglés muy semejante al español TENIS, la cual evoca la idea de calzado deportivo o la de deporte blanco. En consecuencia existe una clara similitud ideológica entre los mencionados signos. La similitud ortográfica “se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.”. Ahora bien, los signos en disputa tienen el siguiente registro ortográfico: TENNIS, TENNIS KIDS Y DOROTENNIS. De la anterior trascripción puede observarse que los tres signos coinciden en el vocablo TENNIS y únicamente los distingue el vocablo KIDS por una parte y el prefijo DORO por la otra, los cuales no le brindan la suficiente fuerza distintiva a la palabra que acompañan. En consecuencia se concluye que existe una gran

similitud ortográfica entre los signos cotejados. Finalmente respecto de la similitud fonética debe señalarse que igual que en el cotejo ortográfico, los signos comparados presentan similitud en el vocablo TENNIS. Además las partículas KIDS y DORO, que acompañan a dos de los signos, no tienen la suficiente fuerza para poder impedir el riesgo de confusión. CONFUSION MARCARIA - Cotejo por impresión de conjunto; examen sucesivo y no simultáneo; lugar del comprador presunto / TENNISIrregistrabilidad del signo DOROTENNIS ante similitud ideológica, ortográfica y fonética Teniendo en cuenta los anteriores cotejos y las reglas acogidas jurisprudencialmente por el Tribunal Andino de Justicia para efectuar los mismos, se encuentra: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. La mencionada impresión de conjunto se efectúa con el fin de no fraccionar las partes que componen los signos cotejados. Al respecto vale la pena reiterar que ni las letras N entrelazadas, ni la partícula DORO le imprimen la suficiente fuerza al signo DOROTENNIS para impedir el riesgo de confusión con marcas previamente registradas, en este caso TENNIS y TENNIS KIDS. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. El mencionado criterio pretende que el juzgador se ubique en la posición del consumidor y que en consecuencia los signos se analicen individualmente y no de forma simultánea. Por lo tanto, una vez analizados de forma independiente los mencionados signos,

la Sala considera, que por existir un vocablo común, evocador de una idea, se puede presentar riesgo de confusión por pensar los consumidores que los tres productos provienen de un empresario común. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Los productos amparados por los signos cotejados son por parte de TENNIS (nominativa) y NN DOROTENNIS (mixto) los indicados en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y por parte de TENNIS KIDS (mixta) los señalados en la clase 24 de la misma clasificación. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Al respecto es importante resaltar, se repite, que el vocablo común a los tres signos es TENNIS, el cual como se ha mencionado, es el principal elemento de los mismos. En esa medida no queda duda de la similitud de dichas marcas. Los aspectos estudiados son suficientes para amparar los derechos de los titulares de las marcas TENNIS y TENNIS KIDS y en consecuencia declarar la nulidad de las resoluciones que concedieron el registro de DOROTENNIS en la clase 25 internacional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00159-01

Actor: TENNIS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad TENNIS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 016878 del 24 de mayo de 2001, por la cual se concedió el registro de la marca NN DOROTENNIS a favor de la sociedad DOROTENNIS S.A. en la clase 25 internacional; 26190 del 17 de agosto de 2001 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 37536 del 20 de noviembre de 2001, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca NN DOROTENNIS para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que la sociedad DOROTENNIS S.A. solicitó el registro de la marca NN DOROTENNIS para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 427 del 2 de febrero de 1996 se

publicó la mencionada solicitud. La sociedad TENNIS S.A. presentó oportunamente oposición, basándose en el registro de las marcas TENNIS y TENNIS KIDS en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional. Adujo el actor que mediante la Resolución 016878 del 24 de mayo de 2001 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TENNIS S.A. Sostuvo que la sociedad TENNIS S.A. presentó los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la mencionada Resolución. Afirmó que mediante la Resolución 26190 del 17 de agosto de 2001 se decidió el recurso de reposición, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. Finalmente precisó que el 20 de noviembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, mediante la Resolución 37536, la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 16878 de 2001. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 5 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Manifestó que la Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que DOROTENNIS no cumple con los requisitos exigidos para el registro de un signo como marca, pues existe una evidente similitud entre

la mencionada marca y algunas marcas previamente registradas por la sociedad TENNIS S.A., incumpliendo de esta forma el requisito de la distintividad. Precisó que con la concesión del registro de la marca DOROTENNIS, se violó lo dispuesto por el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, explicando que la marca que se discute reproduce en su totalidad el signo TENNIS, el cual se encuentra previamente registrado en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad TENNIS S.A. Finalmente consideró que se violaron el artículo 278 de la Decisión 486 y el artículo 5 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Al respecto señaló que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en las mencionadas normas. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que con la expedición de las Resoluciones 16878 del 24 de mayo de 2001, 26190 del 17 de agosto de 2001 y 37536 del 20 de noviembre de 2001, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Explicó que de los documentos obrantes en el expediente 0212293, en los cuales se solicita el registro de la marca NN DOROTENNIS (mixta) para distinguir productos de la clase 25, se concluye que el trámite administrativo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite legal

correspondiente. Sostuvo que efectivamente, la Decisión 486 es la aplicable al caso concreto, siendo el mismo el régimen legal que se adoptó por la Superintendencia. Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.

2. La suficiente distintividad.

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que la marca NN DOROTENNIS frente a las marcas TENNIS y TENNIS KIDS no induce al público a error ya que la primera de ellas está compuesta por la letra N entrelazada y en la parte inferior aparece escrita la palabra DOROTENNIS, predominando la parte denominativa sobre la figurativa. Sostuvo que las marcas enfrentadas se encuentran compuestas por sílabas y vocales que representan una apreciación visual y fonética diferente utilizando grafías distintas y composiciones gramaticales diversas. Indicó además que la expresión TENNIS tiene un contenido conceptual y NN DOROTENNIS (mixta) es una expresión de fantasía que no tiene representación alguna en el lenguaje corriente del consumidor. En consecuencia consideró que la marca NN DOROTENNIS para amparar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, tiene la suficiente fuerza distintiva que impide que el público consumidor pueda llegar a confundirse sobre el producto mismo o sobre su procedencia empresarial.

Dorotennis S.A.: No contestó la demanda. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el

trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 10 de agosto de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 33 a 35). Por auto visible a folios 84 y 85 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de tal derecho el apoderado de la demandada (fls. 93 a 96) Mediante proveído del 1 de abril de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 30 de noviembre de 2005 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 111 a 127) en la interpretación prejudicial No. 161-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso No. 161-IP-2005, dijo lo siguiente: “1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo

registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada

Decisión.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseado; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

7. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que,

incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 37536 del 20 de noviembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad TENNIS S.A., confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, declarando infundada la oposición presentada por la mencionada sociedad y concediendo el registro de la marca NN DOROTENNIS (mixta) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Como se ha expresado en reiteradas ocasiones tanto por el Tribunal Andino de Justicia como por esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma con el fin de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad DOROTENNIS S.A., solicitó el registro de la marca NN DOROTENNIS (mixta) el día 1 de diciembre de 1995, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, se aplicará dicha norma y no la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000.

Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso la Decisión 486. En consecuencia se estudiarán como normas vulneradas las contenidas en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 las cuales señalan: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” En reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, han expresado que para que una marca pueda registrarse debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad. Respecto de la perceptibilidad el Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial 161-IP-2005 que la misma “(…) hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con

facilidad.” En el caso concreto, el signo DOROTENNIS (mixto) cumple con el requisito anteriormente descrito toda vez que puede ser captado por el sentido de la vista. El segundo requisito exigido legalmente para el registro de un signo como marca es la susceptibilidad de representación gráfica, el cual se cumple cabalmente por el signo DOROTENNIS, pues el hecho de poder percibirse por el sentido de la vista indica que pudo ser representado gráficamente. El último requisito que debe cumplir un signo para poder ser registrado como marca es la distintividad, el cual se refiere, de acuerdo con la interpretación prejudicial 161-IP-2005, a la “(…) posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor”. El mismo será analizado en conjunto con lo señalado por el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 la cual busca impedir la coexistencia de dos signos idénticos o semejantes. Con el fin de llevar a cabo el correspondiente cotejo de los signos, debe determinarse si en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico o el elemento denominativo para de esta forma comparar los elementos principales de cada uno de los signos. La marca TENNIS fue registrada como una marca nominativa, razón por la cual su elemento principal es el nominativo. En la marca TENNIS KIDS (mixta) predomina el elemento nominativo, pues aunque la misma tiene un tipo de letra especial para su escritura, éste no le otorga la suficiente fuerza para considerar que el elemento gráfico sea predominante. En el signo que pretende registrase, NN DOROTENNIS (mixto), el elemento

sobresaliente igualmente es el nominativo, comoquiera que las letras N entrelazadas no son lo suficientemente representativas como para considerar que predominan sobre el aspecto denominativo. En consecuencia se analizarán los elementos nominativos de los signos cotejados. Los aspectos a comparar son el ideológico, ortográfico y fonético. La similitud ideológica se presenta entre signos que evocan similares o idénticas ideas. Al respecto debe expresarse que el vocablo común y más relevante de los tres signos es TENNIS, que es una palabra en inglés muy semejante al español TENIS, la cual evoca la idea de calzado deportivo o la de deporte blanco1. En consecuencia existe una clara similitud ideológica entre los mencionados signos. La similitud ortográfica “se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.”2 Ahora bien, los signos en disputa tienen el siguiente registro ortográfico:

T E N N I S

T E N N I S K I D S D O R O T E N N I S 1 “Juego que consiste en lanzar con raqueta una pelota de una a otra parte del campo, separadas por una red. Suele haber uno o dos jugadores en cada bando.” Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 161-IP-2005.

De la anterior trascripción puede observarse que los tres signos coinciden en el vocablo TENNIS y únicamente los distingue el vocablo KIDS por una parte y el prefijo DORO por la otra, los cuales no le brindan la suficiente fuerza distintiva a la palabra que acompañan. En consecuencia se concluye que existe una gran similitud ortográfica entre los signos cotejados. Finalmente respecto de la similitud fonética debe señalarse que igual que en el cotejo ortográfico, los signos comparados presentan similitud en el vocablo TENNIS. Además las partículas KIDS y DORO, que acompañan a dos de los signos, no tienen la suficiente fuerza para poder impedir el riesgo de confusión. Teniendo en cuenta los anteriores cotejos y las reglas acogidas jurisprudencialmente por el Tribunal Andino de Justicia para efectuar los mismos, se encuentra:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

La mencionada impresión de conjunto se efectúa con el fin de no fraccionar las partes que componen los signos cotejados. Al respecto vale la pena reiterar que ni las letras N entrelazadas, ni la partícula DORO le imprimen la suficiente fuerza al signo DOROTENNIS para impedir el riesgo de confusión con marcas previamente registradas, en este caso TENNIS y TENNIS KIDS.

2. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

El mencionado criterio pretende que el juzgador se ubique en la posición del consumidor y que en consecuencia los signos se analicen individualmente y no de forma simultánea. Por lo tanto, una vez analizados de forma independiente los

mencionados signos, la Sala considera, que por existir un vocablo común, evocador de una idea, se puede presentar riesgo de confusión por pensar los consumidores que los tres productos provienen de un empresario común.

3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Los productos amparados por los signos cotejados son por parte de TENNIS (nominativa) y NN DOROTENNIS (mixto) los indicados en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y por parte de TENNIS KIDS (mixta) los señalados en la clase 24 de la misma clasificación.

Las mencionadas clases amparan: “Clase 24.

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.”

4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Al respecto es importante resaltar, se repite, que el vocablo común a los tres signos es TENNIS, el cual como se ha mencionado, es el principal elemento de los mismos. En esa medida no queda duda de la similitud de dichas marcas. Los aspectos estudiados son suficientes para amparar los derechos de los titulares de las marcas TENNIS y TENNIS KIDS y en consecuencia declarar la nulidad de las resoluciones que concedieron el registro de DOROTENNIS en la clase 25 internacional. En consecuencia por las razones anteriormente esgrimidas la Sala concederá las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 016878 del 24 de mayo de 2001 por la cual concedió el registro de la marca NN DOROTENNIS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional a la sociedad DOROTENNIS S.A., proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 26190 del 17 de agosto de 2001 y 37536 del 20 de noviembre de 2001, por las cuales se decidieron los recursos de reposición y apelación confirmando la primera.

SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca NN DOROTENNIS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, a favor de la sociedad DOROTENNIS S.A. y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA M.