CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00165-01-2009

PRESCRIPCIÓN – No es una figura prevista frente a las acciones contencioso administrativas / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD – No probada [C]abe decir que la prescripción no es una figura prevista para las acciones contencioso administrativa, sino la caducidad, de allí que la Sala la interprete como excepción de caducidad, sobre la cual se advierte que la actora no hace sustentación alguna tendiente a demostrar su ocurrencia, amén de que en el expediente consta que la Resolución 33346 de 12 de octubre de 2001, que resolvió el recurso de apelación y agotó la vía gubernativa, le fue notificada a la actora el 31 de diciembre de 2001 (folio 55), y que la demanda fue presentada el 24 de abril de 2002, o sea, dentro de los cuatro (4) meses señalado en el artículo 136 del C.C.A. como término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la de este proceso. Por tanto, la excepción se desestima. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PUERTA DEL SOL y la marca mixta LA PUERTA DEL SOL previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto PUERTA DEL SOL al existir similitud y riego de confusión con la marca mixta LA PUERTA DEL SOL previamente registrada en la clase 42 [S]e observa, entonces, una destacada semejanza entre LA PUERTA DEL SOL y

PUERTA DEL SOL, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera dejando de lado el artículo LA, es decir, en lo sustantivo tienen el mismo número de sílabas, con escritura idéntica; las silabas iniciales son fonéticamente iguales; contienen el mismo número de vocales, las cuales son similares y están ubicadas en la misma posición, es decir, son coincidentes, sin que las letras “LA” de LA PUERTA DEL SOL marquen una diferencia significativa entre ambos conjuntos. […] Existe, entonces, semejanza gráfica, ortográfica, fonética y conceptual entre ambos signos, amén de la semejanza de los servicios que buscan distinguir, de la que se desprende la conexidad por razones de los canales de publicidad, siendo evidente que se cumplen las reglas de la comparación auditiva que denotan confusión. Esas similitudes que presenta la marca solicitada, PUERTA DEL SOL, en todos los campos (gráfico, gramatical u ortográfico, fonético y conceptual), así como en los servicios que con ella se quieren distinguir, son suficientes para establecer que de llegar a convertirse en marca registrada, hay riesgo de confusión con la marca registrada LA PUERTA DEL SOL, de propiedad de persona distinta a la solicitante. de tal forma que la Sala encuentra que se da un riesgo tal de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca PUERTA DEL SOL, por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a), de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ende no hay violación de esta disposición, pues la decisión acusada está claramente acorde con ella y con el artículo 81 ibídem.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO

DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN

DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00165-01

Actor: HOTELES INTERNACIONALES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por negarle el registro de la marca PUERTA DEL SOL.

I.- LA DEMANDA La sociedad HOTELES INTERNACIONALES S.A., mediante apoderado, solicita a la Sala, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A. y proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución núm. 33346 de 12 de octubre de 2001, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual le negó el registro de la marca “PUERTA DEL SOL” solicitado por ella para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución núm. 24746 de 30 de julio de 2001

de la misma funcionaria, por la cual confirma la anterior al resolver el recurso de reposición interpuesta contra la misma. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución Núm. 9739 de 29 de marzo de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad, con la que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la primera, en el sentido de confirmarla. Cuarta.- Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar infundada la oposición de MARIA MERCEDES ARDILA DE SERRANO al registro de la marca solicitada, y/o rectificar las consideraciones que expuso para negar el antedicho registro.

2. Los hechos 2.1. La sociedad HOTELES INTERNACIONALES S.A. solicitó el 2 de febrero de 1994 el registro como marca del signo PUERTA DEL SOL (mixto), para amparar servicios de la clase 42, que luego limitó a “única y exclusivamente servicios hoteleros, tales como reservas de habitaciones, alquiler de habitaciones y salones, dirección de hoteles, servicios de baños turcos, sauna, masajes, canchas de tennis, squash, bolos, piscinas, servicios de campamentos vacacionales, organización de exposiciones”, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 94-003233, y el signo es el siguiente: 2.2. La señora MARÍA MERCEDES ARDILA DE SERRANO presentó observaciones al registro de la marca antes mencionada, con base en la marca mixta LA PUERTA DEL SOL para amparar los siguientes servicios de la clase

42 de la Clasificación Internacional de Niza: “todo lo relacionado con la prestación de servicios de restaurantes y asaderos directamente y a domicilio”; marca que le fue registrada en Colombia bajo el N° 212295, la cual se reproduce así: 2.3.La señora MARÍA MERCEDES ARDILA DE SERRANO, mediante escrito radicado el 30 de agosto de 1994, desistió de la observación presentada. 2.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 009739, de 29 de marzo de 2001, aceptó el desistimiento de la observación y negó el registro como marca del signo mixto PUERTA DEL SOL. 2.5. La sociedad HOTELES INTERNACIONALES S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.6. Mediante Resolución N° 24746, de 30 de julio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar el acto impugnado y concedió el recurso de apelación. 2.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 33346, de 12 de octubre de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violado el artículo 83, literales a) y b) de la Decisión

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 136, literales a) y b) de la decisión 486 de la Comunidad Andina, porque la demandada le dio un alcance que excede lo que quiso el legislador, según se puede inferir de la interpretación sistemática del ordenamiento que lo contiene, pues los signos en conflicto no son idénticos al diferir en sus elementos figurativos y no identifican productos o servicios iguales. Que en efecto la opositora utiliza la marca LA PUERTA DEL SOL para identificar servicios de restaurantes y asaderos, mientras que la que se solicita registrar distingue servicios diferentes de restaurantes y asaderos, limitados a los atrás señalados, y en casos similares a éste, la Superintendencia ha concedido el registro de la marca solicitada. Además, se deben tener en cuenta los artículos 165 y 168, que establecen una función social y utilidad real de las marcas de las marcas y la protección limitada de las marcas con restricciones. Los signos confrontados, pese a sus similitudes, pueden coexistir en virtud del principio de especialización de la clasificación de los productos y servicios, como lo expuso esta Sala en sentencia de 30 de marzo de 2000, expediente 5326, al resolver un conflicto análogo al del sub lite, donde estuvieron enfrentadas las marcas ACCES y ACCEL, para productos de la misma clase. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta la defensa del acto acusado en que actuó con competencia y con sujeción a las normas comunitarias y reglamentarias del caso, pues la expedición del acto

administrativo acusado no incurrió en violación alguna de la norma invocada por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre la solicitud marcaria; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y por lo tanto los actos acusados no son nulos. Que de la normatividad aplicable es la correspondiente de de la Decisión 486 de la Comunidad Andina artículo 136, literal a), a la luz de la cual y atendiendo los requisitos para el registro de una marca, comparadas las marcas mixtas “PUERTA DEL SOL” (solicitada) y “LA PUERTA DEL SOL” fueron analizadas en conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, obteniendo como resultado la semejanza y confundibilidad de las mismas que impide el registro de la marca solicitada, ya que puede generar confusión en el público consumidor. Además las marcas en conflicto distinguen servicios de la misma clase 42, lo que implica conexión competitiva entre los productos que pretenden proteger. 2.- MARIA MERCEDES ARDILA DE SERRANO, propietaria de la marca registrada LA PUERTA DEL SOL y tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y mediante apoderado manifestó oportunamente que se opone a las pretensiones de la demanda, por considerar que en las marcas

comparadas predomina el elemento denominativo, entre los cuales hay similitud visual, fonética y conceptual, al tiempo que distinguen los mismos productos: restaurantes y asaderos, los cuales son inherentes a los servicios hotel, de allí que el HOTEL PUERTA DEL SOL los ofrezca en su restaurante o por medio del servicio de habitación, según se señala en las cartas del Hotel, cuyo original está aportado al proceso como una de las pruebas. Existe conexidad competitiva entre esos servicios, en los diferentes aspectos de sus relaciones. Propone las siguientes excepciones: - Ausencia de causa y Ausencia de objeto por no existir la violación argumentada por la actora. - Prescripción de la acción por haber sido iniciada por fuera de los términos que la ley otorga para hacerlo. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION 1.- La parte actora reitera los argumentos expuestos en la sustentación de los cargos formulados en la demanda, e insiste en las pretensiones de la misma. 2.- La entidad demandada retomó sus argumentos de defensa del acto ya reseñados, con énfasis en lo que a su juicio genera falta de distintividad de la marca PUERTA DEL SOL frente a la marca LA PUERTA DEL SOL, registrada con anterioridad.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

165).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

En la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala y dada por aquél respecto del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y no del literal b) del artículo 83, por encontrarlo no pertinente al asunto bajo examen, y oficiosamente del artículo 81 de la misma Decisión, proferida bajo la radicación PROCESO No. 150-IP – 2007, fechada 4 de diciembre de 2007, se concluye: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: En la comparación entre signos mixtos si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el

cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos compuestos. En relación con la parte denominativa compuesta de un signo mixto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo conforman, para establecer si hay vocablos que dotan al signo que se solicita registrar como marca de una especial eficacia particularizada y, proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre los signos mixtos PUERTA DEL SOL y LA PUERTA DEL SOL.

TERCERO: En la comparación entre los servicios correspondientes, que para el caso pertenecen a una misma clase, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. Así mismo dicho examen procede a pesar del desistimiento de las observaciones o de que no se presenten las mismas.

VII.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Las excepciones propuestas La tercera interesada propone, por una parte, las excepciones ausencia de causa y ausencia de objeto porque a su juicio no existe la violación argumentada por la actora. Por otra parte, aduce la excepción de prescripción de la acción por haber sido iniciada por fuera de los términos que la ley otorga para hacerlo. Sobre las dos primeras, salta a la vista que en ellas se reiteran de forma sintetizada las razones de defensa frente a los cargos de la demanda, de modo que no son circunstancias que puedan enervar la acción o el examen de fondo del proceso, lo cual significa que no son excepciones propiamente dichas, sino argumentos que atañen al examen que ahora ha de hacerse sobre las cuestiones inherentes al asunto del sub lite. De la segunda cabe decir que la prescripción no es una figura prevista para las acciones contencioso administrativa, sino la caducidad, de allí que la Sala la interprete como excepción de caducidad, sobre la cual se advierte que la actora no hace sustentación alguna tendiente a demostrar su ocurrencia, amén de que en el expediente consta que la Resolución 33346 de 12 de octubre de 2001, que resolvió el recurso de apelación y agotó la vía gubernativa, le fue notificada a la actora el 31 de diciembre de 2001 (folio 55), y que la demanda fue presentada el 24 de abril de 2002, o sea, dentro de los cuatro (4) meses señalado en el artículo

136 del C.C.A. como término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la de este proceso. Por tanto, la excepción se desestima.

2. La normatividad aplicable al sub lite En la Resolución 009739 de 29 de marzo de 2001, objeto de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 136, literal a), pero debido a que la solicitud se presentó bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siguiendo los reiterados derroteros señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cumplimiento del principio de la irretroactividad de la norma sustancial, el presente asunto se debe enjuiciar a la luz de esta última Decisión, específicamente de su artículo 83, literal a), equivalente al 136, literal a ) de la Decisión primeramente mencionada, disposición aquella que fue la interpretada por el Tribunal para efectos de esta litis.

3. La cuestión de fondo Teniendo en cuenta que en la interpretación prejudicial se indica como no pertinente el literal b)1, la cuestión consiste en establecer si hay violación o no del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por la decisión acusada, que negó el registro de la marca PUERTA DEL SOL, solicitado por la demandante, lo cual en el fondo comporta verificar si hay confundibilidad de la marca PUERTA DEL SOL con la marca LA PUERTA DEL SOL, registrada con anterioridad a la solicitud de registro de aquélla, y si, en consecuencia hay irregistrabilidad de la primera en este caso concreto, para

distinguir servicios pertenecientes a la clase 42. Al efecto se hacen las siguientes precisiones: 3.1. La disposición citada: 1 Dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “Procede la interpretación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no así la del literal b) del artículo 83, ya que no es pertinente al asunto bajo examen. Asimismo, el Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 81 de la misma Decisión”, folio 228. El enunciado de la misma es el siguiente: “Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; 3.2. La clase de las marcas enfrentadas Ambas son mixtas, según se aprecia en la reproducción que de las mismas se hace en el acápite de los hechos de esta providencia, por estar conformadas por una parte nominativa y elementos figurativos. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas2, logotipos3, íconos, etc.”

Y que “Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento 2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. 3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo. gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.” Agrega que “Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos

o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.” (folios 230 y 231) En este caso se observa fácilmente que en las marcas enfrentadas la parte nominativa es la predominante por contener el concepto o la idea que se resalta en el conjunto de ambos signos, esto es, el de PUERTA DEL SOL, pues los elementos figurativos son representativos o alegóricos de la idea de puerta, por lo cual no tienen un peso o significación específica que se aparte de o predomine sobre el elemento nominativo, sino que por el contrario, lo complementan o refuerzan en su aspecto conceptual o ideológico. De modo que la parte nominativa está conformada por vocablos que dotan al signo que se solicita registrar como marca de una especial eficacia particularizada. Por consiguiente, ambas marcas se han de asumir como marcas nominativas. 3.3. Los servicios a distinguir con las marcas comparadas Los distinguidos con la marca registrada LA PUERTA DEL SOL se limitan a los de restaurante y asaderos, según lo precisa su propietaria (folio 119). Por su parte, los indicados inicialmente por la actora para distinguir con la marca solicitada PUERTA DEL SOL son servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios hoteleros tales como reservas de habitaciones, alquiler de habitaciones y salones, dirección de hoteles, pueden estos servicios estar acompañados de otros servicios como peluquerías, salones de belleza, alquiler de automóviles, trajes, computadores, servicios de snack bar,

cafés restaurantes, restaurantes autoservicio, servicios médicos, dentales, servicios de baños turcos, saunas, masajes, canchas de tennis, squash, bolos, piscinas, servicios de campamentos vacacionales, organización de exposiciones y en general todo lo que comprenda el servicio hotelero en si mismo”. Se observa en el expediente administrativo N° 94-003233, cuya fotocopia obra en el plenario, que después de proferidas las dos primeras resoluciones, esto es, la resolvió negar la solicitud de registro y la que decidió el recurso de reposición contra la primera, la actora, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio FORMULARIO UNICO DE CORRECIONES Y MODIFICACIONES, en el cual indica como “Descripción de la corrección o modificación solicitada” lo siguiente: “Se desiste de distinguir con la marca solicitada los servicios de ‘SNACK BAR,

CAFES, RESTAURANTES, RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO Y EN

GENERAL CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES PRESTADAS POR DICHOS ESTABLECIMIENTOS’. Limitándose la presente solicitud únicamente a ‘SERVICIOS HOTELEROS TALES COMO RESERVAS DE

HABITACIONES. ALQUILER DE HABITACIONES Y SALONES. DIRECCION DE

HOTELES. SERVICIOS DE BAÑOS TURCOS, SAUNAS, MASAJES, CANCHAS

DE TENNIS, SQUASH, BOLOS, PISCINAS, SERVICIOS DE CAMPAMENTO VACACIONALES Y ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES’”. (folio 112) Para el examen de la situación enjuiciada, la Sala tomará en consideración únicamente los servicios indicados inicialmente, por cuanto la limitación antes

reseñada no hizo parte del objeto de los actos acusados, puesto que claramente fueron señalados después de decidida en sede administrativa la solicitud de la actora o, lo que es igual, después de haberse puesto fin a la actuación administrativa correspondiente mediante la resolución 33346 de 2001 e incluso, estando resuelto el recurso de reposición interpuesto contra ella y no haber sido cuestión planteada en la sustentación de los recursos, o sea que tampoco fue materia de la vía gubernativa En ese orden, cabe decir que la limitación anotada no fue objeto de la actuación administrativa y de la consiguiente decisión en sede administrativa, que para efectos de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa es la decisión previa que debe darse para que esta jurisdicción pueda asumir el conocimiento del asunto, puesto que frente a los de conocimiento de las autoridades en ejercicio de la función administrativa, actúa subsidiariamente, es decir, que no puede avocar directamente el conocimiento de aquellos cuya decisión se de competencia de autoridades en sede administrativa. De allí que si bien dicha limitación implica una variación de la situación inicialmente configurada, la Sala ha de omitir cualquier consideración sobre la misma, por no haber sido objeto de la actuación administrativa ni de la vía gubernativa.

4. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación 4.1. Comparación de los signos Salta a la vista la semejanza de las marcas en conflicto, tanto que son casi idénticas en su aspecto nominativo, pues la única diferencia es el artículo LA en la marca registrada, que en el conjunto de la marca no introduce diferencia de alguna relevancia o significación, pues no hace más que complementar o determinar la

singularidad y el género femenino del sustantivo representado por esa parte nominativa, que igualmente se da en la marca solicitada. En ese orden, decir LA PUERTA DEL SOL o PUERTA DEL SOL es decir lo mismo, gramatical y fonéticamente. En esas circunstancias, se observa sin esfuerzo alguno que se cumplen las reglas de comparación frente a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global o visión de conjunto, que comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, como en el del sub lite, el ideológico o conceptual. Al respecto, en su interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o

muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.4 (folios 231 y 232) A la luz de tales reglas se observa, entonces, una destacada semejanza entre LA PUERTA DEL SOL y PUERTA DEL SOL, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera dejando de lado el artículo LA, es decir, en lo sustantivo tienen el mismo número de sílabas, con escritura idéntica; las silabas iniciales son fonéticamente iguales; contienen el mismo número de vocales, las cuales son similares y están ubicadas en la misma posición, es decir, son coincidentes, sin que las letras “LA” de LA PUERTA DEL SOL marquen una diferencia significativa entre ambos conjuntos. En esas circunstancias, es menester considerar si por vía de los servicios