CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00169-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo RICINA y la marca RIFOCINA previamente registrada / SIGNO DE FANTASIA – Lo son RICINA y RIFOCINA / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo RICINA para amparar productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca RIFOCINA previamente registrada en la misma clase [S]e evidencia sin dificultad alguna que la marca “RICINA”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual) como en la fonética con la marca “RIFOCINA”, para distinguir productos de la misma clase, ya que las semejanzas que ofrecen son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, y genera riesgo de confusión al consumidor en cuanto el origen empresarial de las mismas. […] La Sala destaca, que en efecto entre las marcas “RICINA” sub examine y “RIFOCINA” de la actora, “DORIXINA” y “DORIXINA - E” enunciadas en los actos administrativos y en libelo de la demanda, se observa que la expresión RICINA se encuentra subsumida en las marcas de los terceros, en especial en la de la actora, y que en la expresión DORIXINA, la letra X se pronuncia en forma similar a la C de la marca en análisis y de la demandante. […]En este orden de ideas se tiene que la expresión RICINA,

es fácilmente confundible entre el público consumidor o potencial usuario, ya que su escritura y pronunciación es casi idéntica a los vocablos RIFOCINA y DORIXINA. Así las cosas, la marca “RICINA” está incursa en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, por cuanto carece de suficiente distintividad debido a las semejanzas antes descritas. Luego, los actos administrativos acusados vulneraron dichas normas al conceder el registro de la aludida marca, bajo tales circunstancias.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 82 LITERAL A / DECISIÓN 344

DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN

TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00169-01

Actor: GRUPPO LEPETIT S.P.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad La sociedad GRUPPO LEPETIT S.P.A., a través de apoderado, en ejercicio de la

acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 35664 de 30 de octubre de 2001 “Por la cuál se concede un registro”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, solicita que se ordene la cancelación del certificado de registro de la marca “RICINA” para la clase 5ª, otorgado a favor de COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS S.A. -COLPHAR y la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: El 19 de septiembre de 2000 la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS S.A. -COLPHAR solicitó el registro de la marca “RICINA” para distinguir “Productos farmacéuticos de uso médico (dermatológico)”, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional. Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 497 de 7 de noviembre de 2000, la sociedad GRUPPO LEPETIT S.P.A., presentó oposición con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca “RIFOCINA” registrada en la misma clase 5ª; igualmente presentó oposición la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A., con fundamento en la marca “DORIXINA”. Mediante Resolución núm. 011072 de 30 de marzo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió

declarar fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades GRUPPO LEPETIT S.P.A. y ROEMMERS INTERNACIONAL S.A. y negar el registro de la marca “RICINA”, solicitado por la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS S.A. –COLPHAR. Motivó la decisión que la solicitud estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por la semejanza de la expresión “RICINA” con las marcas “RIFOCINA” y “DORIXINA”. Notificada la Resolución, COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS S.A. –COLPHAR, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución 23808 de 26 de julio de 2001, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 011072, y se concedió el recurso de apelación. A través de la Resolución 35664 de 30 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación revocando la decisión contenida en la Resolución 011072 declarando infundadas las oposiciones y en su lugar otorgó el registro de la marca “RICINA” en la clase 5ª Internacional a favor de COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS

S.A. –COLPHAR.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fue objeto de violación en la Resolución demandada y que el

estudio de registrabilidad del signo “RICINA”, efectuado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, ignoró que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca, porque el uso de la marca “RICINA” afecta indebidamente el derecho que otorga al GRUPPO LE PETIT S.P.A., el registro de la marca “RIFOCINA” para la misma clase de productos. La finalidad de la irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, se encuentra directamente vinculada con la función principal de la marca, que es identificar los productos o servicios de un comerciante para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, producidos o suministrados por otros empresarios. Estima que cuando lo anterior se deja de lado, corre el riesgo el consumidor de tomar un producto por otro, es decir, de confundirse o incurrir en error, factores que “vician el consentimiento de los consumidores en la elección de sus productos”. Considera que para el caso de marcas destinadas a identificar productos farmacéuticos, como el de los signos “RICINA” y “RIFOCINA”, quien efectúa el análisis de confundibilidad tiene el deber de actuar con extremo rigor y cuidado, porque la confusión o riesgo de error que se deriva de la coexistencia de marcas confundibles, entraña una lesión o quebranto irremediable para la salud de una persona o inclusive la muerte. Es así como en la Resolución demandada, la Administración desconoció el conflicto directo que existe entre los signos “RIFOCINA” y “RICINA”, ambos en la clase 5ª Internacional, conflicto que imposibilita su coexistencia en el mercado, pues permitirlo generaría un altísimo

riesgo de confusión y daño para el público consumidor. 2.-Sostiene que la Resolución demandada también desconoció abiertamente lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, ya que consideró que el signo “RICINA” tenía condiciones y aptitud para distinguir productos, frente a los que ampara el GRUPPO LEPETIT S.P.A., con su marca “RIFOCINA”, registrada previa y precisamente para distinguir productos de la clase 5ª Internacional. Afirma que, según los parámetros del artículo 134, para que un signo pueda ser registrado como marca debe tener aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y además ser susceptible de representación gráfica. Por el contrario, el signo “RICINA” es tan similar a “RIFOCINA” que resultan claramente confundibles, aspecto este que determina la carencia de distintividad y, por lo tanto, toda vocación de registrabilidad. 3.- Finalmente, advierte que también se violó el artículo 135, literales a) y b), norma esta que prohíbe el registro de signos como marcas, que no reúnan los requisitos contemplados en el artículo 134 antes citado, y especialmente los que carezcan de distintividad. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Anota que la registrabilidad de la marca nominativa “RICINA” para distinguir productos de la clase 5ª es procedente, ya que efectuado el examen de las marcas enfrentadas “RICINA” y “RIFOCINA” no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de dichos signos posee elementos distintivos de orden gráfico, fonético y conceptual. Concluye indicando que los actos administrativos acusados no son nulos, toda vez que se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables a las marcas y no violentan normas de carácter supranacional, contrario a lo que aduce la actora. II.1.2. La Sociedad Comercializadora de Líneas Pharmacéuticas Ltda. COLPHAR en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y en síntesis expuso: Que adquirió la marca “RICINA” de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en razón de que la marca opositora “RIFOCINA” no presenta conflicto. Además, que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, que se debe analizar, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajamientos o mutilaciones del signo marcario que forma una unidad para el ingreso al registro, tal como se expidió la Resolución 35664 de 30 de octubre de 2001. Igualmente, realiza un análisis de ambas marcas, en su carácter gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, dejando sentado que no son idénticas y, por consiguiente, no pueden inducir a error al público. Finaliza, argumentando que, dado que las marcas en discordia son muy distintas

se generó el registro de la marca “RICINA”, pues no de otro modo hubiera sido posible obtener su registro. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1.De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normativa andina. “2.Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. “3.Al comparar marcas denominativas, debe llevarse a cabo una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones

comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. “4. No son registrables los signos que carezcan de los elementos básicos para constituirse como marca, conforme al artículo 82 literal a) de la Decisión 344. “5.No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “6.Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. “7.El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público

al que están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos derivados de la confusión” (folio 147). Dicho Tribunal, teniendo en cuenta que el petitorio de registro como marca del signo RICINA, fue el 19 de septiembre de 2000, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, manifestó que deben interpretarse las siguientes normas: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. (…)”.

DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias “Disposición Transitoria Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los

derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta

Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. El Tribunal se refirió al concepto de marca y sus funciones, en los siguientes términos: Que el artículo 81 de la Decisión 344 determina como requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como marca: la perceptibilidad, distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

PERCEPTIBILIDAD: “Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

DISTINTIVIDAD: “…considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales”.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Un signo para ser registrable como marca debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, figuras o símbolos, colores, o cualquier otro mecanismo idóneo, de tal manera que sus componentes

puedan ser apreciados por quien los observe. Ahora bien, en razón a la estructura del signo, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la existencia de tres clases de marcas: las denominativas, las mixtas y las gráficas. En el presente caso, por tratarse de signos denominativos deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas “RICINA” y “RIFOCINA”, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en análisis. Para tales efectos, el Tribunal en la interpretación en comento, cita los criterios elaborados por el profesor Fernández Novoa, de la siguiente manera: “…ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. “…han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. “… la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. “… en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la

dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. Igualmente, la Jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas para la realización del cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del los productos” BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss. Estas reglas técnicas deben aplicarse con mayor rigorismo, en tratándose de marcas que amparan productos farmacéuticos, como sucede en el presente caso, tal como lo precisa el Tribunal Andino, de la siguiente manera: “En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana”. En tal sentido se cotejarán las marcas “RICINA” (cuestionada) y “RIFOCINA” de la actora.

La primera de ellas distingue “Productos farmacéuticos de uso médico (dermatológico)”, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La marca “RIFOCINA” distingue: “productos químicos farmacéuticos”, también de la clase 5ª Internacional, según certificado de registro núm. 50.246. Marca registrada Marca cuestionada RICINA RIFOCINA La Sala considera necesario analizar las características propias de ambos signos, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 1º. En cuanto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que “RICINA”: contiene 6 letras, 3 vocales, 3 consonantes, 3 sílabas, la raíz RI y la terminación NA. “RIFOCINA”: contiene 8 letras, 4 vocales, 4 consonantes, 4 sílabas, la raíz RI y la terminación NA. Entre ambas se observa que coinciden las dos primeras y las cuatro últimas letras RI–CINA, así como tres vocales I (primera) – I-A (últimas). El orden de las letras es similar con la diferencia de la partícula FO que se encuentra en la marca de la actora. Además, ambas contienen distinto número de sílabas, pero coinciden en su raíz y en sus desinencias, veamos: Número de letras: RICINA: 6

Número de letras: RIFOCINA: 8

Número de vocales: RICINA: I I A: 3

Número de vocales: RIFOCINA: I O I A: 4

Número de consonantes: RICINA: R C N: 3

Número de consonantes: RIFOCINA: R F C N: 4

Variación del orden

De letras: RICINA: RI CI NA

RIFOCINA: RI FO CINA

Número de sílabas: RICINA: RI CI NA: 3

Número de sílabas: RIFOCINA: RI FO CI NA: 4

RAÍZ: RICINA: RI

RAÍZ: RIFOCINA: RI

TERMINACIÓN: RICINA: NA TERMINACIÓN: RIFOCINA: NA 2º. Referente a la similitud fonética, RICINA contiene la raíz RI, la terminación NA. Respecto a la sílaba tónica, dado que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse su acento prosódico en la penúltima sílaba

CI.

RIFOCINA: Es también una marca de fantasía que contiene la misma raíz RI e idéntica terminación NA, y la sílaba tónica se encuentra igualmente ubicada en su penúltima sílaba CI.

3. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser partes del lenguaje común y corriente, generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de aprehenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen.

Aunado a lo anterior, los signos en conflicto al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica, es decir, como conjunto de letras, si bien es cierto difieren en cuanto

a que la marca en conflicto “RICINA” le falta la partícula FO de la marca “RIFOCINA”, sus semejanzas son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión; más aún, cuando la identidad en sus raíces y desinencias impide a los consumidores distinguirla una de otra, veamos: RI CINA-RI FO CINA - RI CINA-RI FO CINA - RI CINA-RI FO CINA - RI CINA-RI FO CINA - RI CINA-RI FO CINA Además, son marcas que amparan los mismos productos farmacéuticos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, circunstancia que indudablemente tiene gran incidencia en el cotejo de marcas farmacéuticas, dadas las peligrosas consecuencias que puede acarrear en la salud de los consumidores ante una eventual confusión para éstos, al momento de la adquisición de uno de estos productos. En similares términos se pronunció el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial allegada, al referirse a la aplicación rigurosa de las reglas técnicas adoptadas por dicho Tribunal y acogidas plenamente por esta Corporación, para efectos de analizar el grado de confundibilidad entre marcas farmacéuticas, así: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar

un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Proceso 13-IP97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998) (folio 146). Por otra parte, en cuanto a la similitud fonética, si bien es cierto que al ser pronunciadas sus denominaciones se encuentran diferencias, no lo es menos, que en aplicación de esta regla técnica se observa que la identidad en sus raíces y terminaciones así como en sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, no se advierte que la marca “RICINA” esté dotada de especial eficacia diferenciadora, observemos: RICÍNA-RIFOCÍNARICÍNA-RIFOCÍNARICÍNA-RIFOCÍNAFinalmente, cabe señalar, que aún cuando no existe similitud ideológica, ello no atenta contra el resultado de semejanzas halladas en la aplicación de las anteriores reglas técnicas, pues basta que en una de ellas se concluya el grado de confundibilidad existente para determinar la impertinencia de su registro. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “RICINA”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual) como en la fonética con la marca “RIFOCINA”, para distinguir productos de la misma clase, ya que las semejanzas que ofrecen son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o

en la adquisición de los productos que ellas distinguen, y genera riesgo de confusión al consumidor en cuanto el origen empresarial de las mismas. Cabe resaltar, igualmente, que la Resolución 011072 del 30 de marzo de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde declaró fundadas las oposiciones contra el registro de la marca “RICINA”, precisó: “Entre las expresiones RICINA Y DORIXINA, son mas las semejanzas que las diferencias existentes, toda vez que presentan una sílaba tónica parecida CINA y XINA, comparten casi todas las vocales en el mismo orden de disposición, y las letras adicionales que posee la marca registrada sólo hacen que el público consumidor crea que se trata de la misma marca ó, por lo menos que es una nueva marca del mismo empresario titular de la marca base de la oposición. Lo mismo ocurre entre las marcas RICINA y RIFOCINA, pues su única diferencia es una sílaba en la mitad de la marca opositora, que el efecto que causa es el mencionado anteriormente…”. Y en la Resolución 23808 de 20 de julio de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición confirmando la Resolución 011072, se expuso: “(…) Dado que en el presente caso ninguno de los signos enfrentados tiene un significado concreto por tratarse de una marca de fantasía, y que por lo tanto no es posible realizar la comparación desde el punto de vista conceptual, se deberá proceder a la comparación en los campos gráfico, ortográfico y fonético.

(…) Confundibilidad ortográfica (…). Desde el punto de vista ortográfico se encuentran semejanzas entre los signos RICINA y RIFOCINA, pues de la comparación de ambos signos se aprecia que la marca solicitada en su totalidad y en la misma posición tiene las mismas vocales y las mismas consonantes de la marca previamente registrada RIFOCINA, lo cual induce a que la confusión sea palpable u obvia y sin que la eliminación de las letras “F” y “O” le brinden suficiente distintividad al signo solicitado. Respecto de los signos RICINA y DORIXINA Y DORIXINA – E, también se encuentran semejanzas pues la marca solicitada en este caso también reproduce las mismas vocales y las mismas consonantes de las marcas previamente registradas y sin que la eliminación de la sílaba “DO” al comienzo de la expresión le confiera la distintividad suficiente para ser registrado. …Confundibilidad fonética (…). La similitud a nivel ortográfico incide en el campo fonético pues, la marca solicitada RICINA y las registradas DORIXINA, DORIXINA – E, y RIFOCINA tienen la sílaba tónica en la misma posición y además resultan ser iguales, lo cual induce a que se pronuncien de manera muy similar, produciéndose confusión también en este aspecto (…)”. La Sala destaca, que en efecto entre las marcas “RICINA” sub examine y “RIFOCINA” de la actora, “DORIXINA” y “DORIXINA - E” enunciadas en los actos administrativos y en libelo de la demanda, se observa que la expresión RICINA se

encuentra subsumida en las marcas de los terceros, en especial en la de la actora, y que en la expresión DORIXINA, la letra X se pronuncia en forma similar a la C de la marca en análisis y de la demandante, veamos: RICINA-RIFOCINA-DORIXINA. RICINA-RIFOCINA-DORIXINA. RICINARIFOCINA-DORIXINA. RICINA-RIFOCINA-DORIXINA. En este orden de ideas se tiene que la expresión RICINA, es fácilmente confundible entre el público consumidor o potencial usuario, ya que su escritura y pronunciación es casi idéntica a los vocablos RIFOCINA y DORIXINA. Así las cosas, la marca “RICINA” está incursa en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, por cuanto carece de suficiente distintividad debido a las semejanzas antes descritas. Luego, los actos administrativos acusados vulneraron dichas normas