CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00170-01-2005

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Son signos de fantasía mientras no se conviertan en genéricos por su uso y conocimiento general entre los consumidores Sobre las palabras en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida en este proceso, sostuvo: “Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signos de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. SIGNOS DE FANTASIA - Lo son las expresiones en idioma extranjero / INFOCASH - Signo notoriamente genérico / MARCA DEBIL - Utiliza signos genéricos o descriptivos no apropiables; pueden registrarse si tienen elementos distintivos adicionales

Las marcas en conflicto tienen la característica de ser signos de fantasía ya que, ellas se componen de expresiones en el idioma ingles. Así, INFOCASH es una expresión que se encuentra en las dos marcas que aunque no constituye una palabra propiamente dicha sino una composición de palabras, el significado conceptual en español de INFO es INFORMATION y CASH, dinero en efectivo, así, el significado completo sería, información sobre el dinero. Esta expresión día a día es mas usada por el sistema bancario y financiero de Colombia y por ello se viene convirtiendo en su signo notorio y genérico sin que sea indiferente a los usuarios frecuentes de los servicios ofrecidos por bancos y financieras. Ahora bien la marca cuyo registro se solicita sea cancelado es, BSCH INFOCASH el cual contiene una sigla del origen empresarial que es BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, que no es de uso común, lo que califica igualmente a esta expresión como de fantasía. Por otro lado la marca de la sociedad actora, INFOCASH MICROSTATION, contiene un elemento compositivo (MICRO) para significar que es pequeño y STATION que en español significa estación, expresión que se puede considerar de la misma manera, signo de fantasía. Son reglas pertinentes a los signos llamados en el derecho marcario, marca débil, que no son registrables si la marca consiste únicamente en dicho signo, por lo tanto, no son susceptibles de uso exclusivo de una persona y, que por el contrario pueden ser registrables siempre y cuando estén acompañados de elementos que le den suficiente distintividad frente a otras marcas que utilicen el mismo signo para distinguir productos de la misma clase. A pesar de estar registrada la marca

INFOCASH MICROSTATION en cabeza de la actora, para distinguir servicios de la clase 36, por haber devenido en genérico este término no puede ser de uso exclusivo por parte de aquélla, sino que puede ser usada por cualquier persona que ofrezca los mismos servicios, ya que como se explicó, la expresión INFOCASH viene siendo usada comúnmente dentro del sistema financiero y bancario por lo que, siempre que se le adicione el elemento distintivo, se reitera, puede ser registrada por cualquier persona. Se concluye que no existe identidad entre la marca atacada y la marca de propiedad de la actora, por cuanto la palabra BSCH hace la diferencia necesaria con la marca de la cual es titular la actora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00170-01

Actor: J.P. MORGAN CHASE Y CO.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO , en ejercicio de la acción de nulidad de Propiedad Industrial consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución 43023 del 20 de diciembre del 2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por

la cual se concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH, para identificar servicios financieros en la clase 36 internacional a la sociedad SANTANDER

INVESTMENT BANK , LTD .

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca BSCH INFOCASH. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, los siguientes:

1. El 13 de diciembre de 2000, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. solicitó el registro de la marca BSCH INFOCASH para distinguir servicios de seguros; servicios de cambios de divisas; servicios de compensación; servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de brokerage en relación con acciones, bonos y títulos de propiedad; servicios de trustee; emisión de cheques de viaje, tarjeta de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de crédito; servicios fiduciarios de leasing y de préstamo; servicios de valoración de dirección de propiedad inmobiliaria; servicios de depósito, servicios incluídos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.

2. La solicitud apareció publicada en la gaceta de la propiedad industrial N° 501 del 28 de febrero del 2001.

3. Contra la anterior solicitud de registro, la cual fue tramitada en el expediente N° 94,619 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. El 20 de diciembre de 2001, a través de la Resolución 43023, la Oficina de

Marcas concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH para identificar servicios en la clase 36 internacional. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los siguientes artículos de la Decisión 486: Considera que los artículos 135 y 136 fueron violados por la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH sin tener en cuenta la existencia previa de la marca INFOCASH MICROSTATION, registro número 125.329, para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero en la misma clase 36, a favor de P.J. MORGAN CHASE Y CO.

I.VIOLACION DEL ART 136 DE LA DECISION 486

El artículo136 de la decisión 486 señala: “artículo 136 : No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando : a). Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios, o para servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación “ Según el actor, la Oficina de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH violó el articulo 136 de la Decisión 486, debido a que no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca INFOCASH MICROSTATION, cuyo registro es el número 125.329, para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero en la misma clase 36. Lo anterior provoca confusión entre las personas que utilizan el servicio, ya que

las marcas BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles. Esto significa que cuando un consumidor se encuentre con un servicio financiero identificado con la marca BSCH INFOCASH, automáticamente le va a venir a la mente la marca previamente registrada (INFOCASH MICROSTATION) , expresión que es distintiva y que no consiste en una denominación genérica o de uso común en la clase 36. La similitud entre las marcas trae como consecuencia un riesgo de confusión entre los usuarios del servicio, ya que pueden asociar erradamente el servicio BSCH INFOCASH con los servicios de INFOCASH MICROSTATION , y podrían creer que dicha marca es un nuevo servicio ofrecido por la empresa J.P. MORGAN CHASE Y CO. o que hace parte de una familia de marcas de esta sociedad. El hecho de que no se hubiese presentado ningún tipo de oposición al registro de la marca BSCH INFOCASH, no eximía a la Oficina de Marcas de efectuar el examen de rigor establecido en la ley. ART 135 DE LA DECISION 486 “Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: a). No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior …”. Si se miran con detenimiento los artículos transcritos, la marca BSCH INFOCASH

no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca INFOCASH MICROSTATION, previamente registrada. Así, al existir confundibilidad entre las marcas INFOCASH MICROSTATION Y BSCH INFOCASH, esta última no seria apta para identificar los servicios para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario, creará confusión en el publico consumidor. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD., tercera directa interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio los cuales expusieron como argumentos en su defensa los siguientes:

SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

Aunque las marcas aunque tienen la palabra INFOCASH en común, al agregarle a cada una todos sus elementos, en este caso una segunda palabra que es parte esencial y conforma un TODO INDIVISIBLE se encuentra que entre INFOCASH MICROSTATION y BSCH INFOCASH, existen suficientes elementos que marcan diferencias gráficas, visuales, fonéticas e ideológicas, que hacen a cada signo propio, original, y sin riesgo de confusión para los consumidores. La marca base de la acción consiste en la expresión indivisible INFOCASH MICROSTATION, la cual fue otorgada en todo su conjunto, pues en ninguno de los documentos que aparecen en el expediente ni en el certificado de registro aparece o se lee que MICROSTATION, sea explicativa como erróneamente lo afirma la demandante y además porque la mencionada expresión NO ES EXPLICATIVA; se puede afirmar que por la extensión MICROSTATION, esta fracción puede ser mas llamativa que INFOCASH, y corresponde al elemento dominante en el conjunto denominativo.

Desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual “se debe tener presente la capacidad distintiva de cada signo, claramente establecida y dirigida a una coexistencia sin el mas mínimo riesgo de confusión para los consumidores. Por lo tanto la Superintendencia no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. El signo BSCH INFOCASH, de SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD, permite en forma inconfundible, distinguir, identificar y singularizar los servicios de banca, finanzas y monetarios, de otras entidades dedicadas a la misma actividad, evitando la confusión o posibilidad de confusión con otros signos incluyendo el

signo INFOCASH MICROSTATION.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “Con la Resolución 43023 del 20 de diciembre de 2001 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”(sic). En consecuencia la mencionada Resolución se expidió legal y válidamente “concediendo el registro de la marca BSCH INFOCASH para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la nomenclatura vigente solicitada por la sociedad J.P. MORGAN CHASE & CO.”. “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘BSCH INFOCASH’, clase 36 (solicitada), frente a ‘INFOCASH MICROSTATION’ (registrada), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas(sic) y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta

entre las mismas …” “Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, es evidente que la marca solicitada esta (sic) incursa en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”(sic). “En consecuencia, el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos no es nulo, se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 28 de junio de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 42). Por auto visible a folio 129 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada y la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD (fls. 171, 186 y 155 respectivamente). Mediante proveído del 28 de octubre de 2003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 8

de octubre de 2004, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 154). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “ PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos compuestos, es necesario conservar su unidad, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. “TERCERO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si el signo se encuentra integrado por una palabra en idioma extranjero fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su

conocimiento y significado conceptual se han generalizado, o es de uso común en los Países Miembros o se trata de un vocablo genérico o descriptivo, no puede ser registrado. “CUARTO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así sucede cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contiene, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil en cuyo caso no admite apropiación exclusiva, por lo que el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. “QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar, en el público, un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “SEXTO: La Administración o, en su caso, el Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, deben determinar el riesgo de confusión con base a

principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos. “SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución.” CONSIDERACIONES DE LA SALA La sociedad actora solicita la nulidad de la Resolución 43023 de 20 de diciembre de 2001, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH, para identificar servicios financieros en la clase 36 internacional a la

sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

La clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza comprende: “SERVICIOS “CLASE Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 36 inmobiliarios.” Considera la Sala que esta marca no debió ser registrada por las siguientes razones: El caso que ahora ocupa a la Sala debe ser analizado bajo la normativa aplicable en la fecha de la presentación de la solicitud de registro como marca BSCH INFOCASH por parte de la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. ante la Superintendencia de Industria y comercio, es decir, el 13 de diciembre de 2000 fecha en que se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las normas pertinentes de la Decisión 486, son las siguientes:

“TITULO VI

”DE LAS MARCAS “CAPITULO I ”De los Requisitos para el Registro de Marcas “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; “................. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. “.................... “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará

sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” La sociedad actora argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH sin tener en cuenta la existencia previa de la marca INFOCASH MICROSTATION, vulnerado sus derechos. Entonces, las marcas en conflicto son:

INFOCASH MICROSTATION BSCH INFOCASH

Titulares J.P. Morgan Chase & Co. SANTANDER INVESTMENT BANK Las anteriores marcas fueron registradas para ofrecer los servicios incluidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que corresponden a seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Ahora bien, el objeto de la presente controversia es el registro de la marca BSCH INFOCASH por lo que habrá de estudiarse de fondo su registrabilidad o irregistrabilidad de conformidad con las normas anteriormente transcritas y las reglas que se siguen para el registro de las marcas. La Sala realizará el cotejo de estas marcas siguiendo las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que son: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” “2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la

comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. “3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). Sobre las palabras en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida en este proceso, sostuvo: “Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signos de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin

embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. En efecto las marcas en conflicto tienen la característica de ser signos de fantasía ya que, ellas se componen de expresiones en el idioma ingles. Así, INFOCASH es una expresión que se encuentra en las dos marcas que aunque no constituye una palabra propiamente dicha sino una composición de palabras, el significado conceptual en español de INFO es INFORMATION y CASH, dinero en efectivo, así, el significado completo sería, información sobre el dinero. Esta expresión día a día es mas usada por el sistema bancario y financiero de Colombia y por ello se viene convirtiendo en su signo notorio y genérico sin que sea indiferente a los usuarios frecuentes de los servicios ofrecidos por bancos y financieras. Ahora bien la marca cuyo registro se solicita sea cancelado es, BSCH INFOCASH el cual contiene una sigla del origen empresarial que es BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, que no es de uso común, lo que califica igualmente a esta expresión como de fantasía. Por otro lado la marca de la sociedad actora, INFOCASH MICROSTATION, contiene un elemento compositivo (MICRO) para significar que es pequeño y STATION que en español significa estación, expresión que se puede considerar de la misma manera, signo de fantasía. En el presente caso se observa que de las denominaciones confrontadas,

se identifica como elemento común a ambas, la denominación INFOCASH, de la cual se tendrá que determinar si la misma constituye una marca débil, es decir, constituye una denominación de uso común para los productos que protege. En cuanto a la marca débil la jurisprudencia de esta corporación ha señalado: “A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado. Ello explica que, como lo señala la actora, en la Clase de servicios 36 Internacional existan otros registros de marcas que se forman con la expresión VIDA, como los que cita. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a este respecto, ha puesto de presente: «NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del

producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.» (Sentencia de 22 de enero de 2004, expediente 11001-03-24-000-200006302-01, Magistrado Ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade) Son reglas pertinentes a los signos llamados en el derecho marcario, marca débil, que no son registrables si la marca consiste únicamente en dicho signo, por lo tanto, no son susceptibles de uso exclusivo de una persona y, que por el contrario pueden ser registrables siempre y cuando estén acompañados de elementos que le den suficiente distintividad frente a otras marcas que utilicen el mismo signo para distinguir productos de la misma clase. Así, el punto se concreta a establecer si la marca atacada tiene o no el elemento adicional que le dé a la expresión INFOCASH la suficiente distintividad frente a otras marcas; en este caso sí lo tiene, y éste viene dado por la palabra BSCH que es la sigla que corresponde al BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, la cual no es descriptiva ni evocativa del mismo servicio, es decir, no es una palabra que se utilice para designarlo, o para describir sus características. La palabra BSCH hace que la marca pueda coexistir en el mercado para distinguir los servicios de seguros, servicios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, no obstante utilizar en la palabra INFOCASH, ya que tiene

la fuerza de distintiva suficiente frente a otras marcas. Si la marca estuviera constituida única y exclusivamente por la expresión INFOCASH, sería diferente, no por el hecho de que la actora tenga registrada a su favor una marca conformada por ella, sino porque estaría incursa en la causal de irregistrabilidad descrita en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión