CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00171-01-2006

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos PIN-POP y POPPING por transposición de sílabas / TRANSPOSICION DE SILABAS - Evidencia entre los signos PIN-PIP y POPPING / COTEJO GLOBAL DE LAS MARCASImpresión de semejanza entre los signos PIN-POP y POPPING Procede, entonces, la Sala a realizar el cotejo entre la marca negada (PIN–POP) y la registrada (POPPING). (....). Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «PIN–POP» sólo hace una transposición de las sílabas de la marca «POPPING» suprimiéndole la letra G. Por tanto, producen similar repercusión sensorial en el consumidor, pueden causar confusión. Para que una marca tenga fuerza distintiva, esto es capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que permitan particularizar los productos respecto de otros distinguidos con marcas previamente registradas por un tercero para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo denominativo «PIN–POP» frente a «POPPING», tanto más cuando ambas distinguen productos comprendidos en la clase 30 Internacional, pues es evidente su transliteración y casi absoluta identidad. Por otra parte, aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) las expresiones PIN–POP / POPPING / PIN–POP / POPPING / PIN– POP / POPPING, producen una impresión de semejanza. El consumidor podrá

desprevenidamente asociar las dos marcas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta que ambas marcas identifican productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00171-01

Actor: COMESTIBLES ALDOR S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por COMESTIBLES ALDOR S.A. contra el acto administrativo por el cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo denominativo «PIN–POP» como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 30

Internacional1.

I. LA DEMANDA COMESTIBLES ALDOR S.A., domiciliada en Yumbo (Valle), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la

siguiente demanda: I.1. Pretensiones I.1.1. Que es nula la Resolución 32518 de 2000 (30 de noviembre) por la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó «la Resolución 1271 de 17 mayo de 1996»; declaró fundada la observación presentada por

CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO y negó la solicitud de registro del signo «PIN–POP» para distinguir productos de la Clase 30 Internacional. I.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo «PIN–POP» como marca para distinguir los mencionados productos. 1.2. Hechos El 16 de junio de 1994, COMESTIBLES ALDOR Ltda. (hoy S.A.) presentó solicitud de registro del signo nominativo «PIN–POP» para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional. El extracto de la solicitud fué publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 405 del 1 de agosto de 1994, página 158. Dentro del término legal CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO presentó escrito de oposición con fundamento en su solicitud anterior de registro del signo «POPPING» (denominativa) presentada el 13 de marzo de 1992 (expediente 357.103). 1 Los productos de la Clase 30 son: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.» Lo propio hizo COLOMBINA S.A con base en su marca «PUM COLOMBINA» registrada según certificado N° 157.445 vigente hasta el 24 de febrero de 2004.

Sin embargo desistió de su observación el 5 de febrero de 1996. Mediante Resolución 13901 de 1996 (29 de mayo), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO, aceptó el desistimiento de COLOMBINA S.A. y otorgó el registro de la marca «PIN–POP» (denominativa) por considerar no se asemeja a «POPPING» ni es capaz de inducir a error al público consumidor. El opositor interpuso los recursos de reposición y apelación, que sustentó en las semejanzas que ofrecen los signos confrontados. Por Resolución 20100 de 1999 (28 de septiembre), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 13901 de 1996, manteniéndola en todas sus partes. Con la Resolución 32518 de 2000 (30 de noviembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 13901 de 1996, declaró fundada la oposición de CARLOS LUIS SANABRIA y negó el registro del signo «PIN–POP» por considerar que sus semejanzas con el signo previamente solicitado para registro (POPPING) son capaces de inducir al público a error, y por tanto se encuentra afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

La impresión de conjunto que despiertan las marcas «PIN–POP» y «POPPING» es totalmente diferente: el signo presentado a registro está compuesto por dos elementos denominativos separados por un guión (PIN–POP). Su escritura lo hace suficientemente distintivo frente a «POPPING», que es una sola palabra. La Superintendencia no analizó los signos en su conjunto, sino que fraccionó sus elementos y los consideró en forma individual. Además, los comparó de manera simultanea y no sucesiva. Si bien ambos signos están compuestos por letras iguales, sus elementos ortográficos y fonéticos no tienen la misma disposición ni extensión, sus sílabas no son coincidentes, y en la expresión «PIN–POP» cada sílaba tiene fuerza tónica propia, mientras que en la expresión «POPPING» la acentuación se encuentra en la última silaba. El signo «PIN–POP» tiene capacidad intrínseca y extrínseca para identificar y distinguir los productos de COMESTIBLES ALDOR S.A. respecto de los demás productos de la Clase 30 Internacional presentes en el mercado. El solicitante de la marca «POPPING» no ha visto afectado su prestigio y fama porque su solicitud fue negada por Resolución del 10 de septiembre de 1995 por ser confundiblemente semejante con la marca «POPPING» registrada (según certificado N° 191.473 vigente hasta el 12 de septiembre de 2006) para distinguir

productos de la Clase 30 Internacional, a favor de Explot Limitada. La actora igualmente consideró violado el artículo 59 CCA porque la Resolución 32518 de 2000 (30 de noviembre) revocó la Resolución 12701 de 1996 (17 de mayo), que no fue dictada en la actuación correspondiente a la solicitud de registro del signo «PIN–POP» (expediente N° 94 25957).

II. CONTESTACIÓN 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio replicó que la marca solicitada

(PIN–POP) y la marca registrada (POPPING) presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, toda vez que la marca solicitada sólo hace una transposición de las sílabas de la «marca registrada» y le suprime la letra G del final, lo cual no le otorga la distintividad suficiente para evitar la confusión del público consumidor, razón por la cual está afectada de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El signo solicitado distingue los mismos productos que la marca registrada, y esto puede generar confusión respecto de su origen empresarial, pues el consumidor podría creer que son del mismo fabricante, ya que se comercializan por los mismos canales. 2.2. CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO, tercero interesado, no contestó la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. COMESTIBLES ALDOR S.A. reiteró en los argumentos de la demanda y que las marcas en conflicto presentan diferencias fonéticas y ortográficas.

Reiteró que el signo «PIN–POP» posee la distintividad extrínseca e intrínseca

suficiente para ser registrado como marca. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio no alegó de conclusión.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES 5.1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 16 de julio de 1994, COMESTIBLES ALDOR Ltda. (hoy S.A.) solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo «PIN–POP» como marca para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas) especias, hielo».

Mediante Resolución 13901 de 1996 (29 de mayo), la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición de CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO y concedió el registro de la marca «PIN–POP» por considerar que no es confundible con el signo «POPPING», solicitado con anterioridad por el opositor

para los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. 5.2. LA VÍA GUBERNATIVA El observante CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO interpuso los recursos de reposición y apelación, por considerar que el signo «PIN–POP» no era registrable, puesto que de su comparación ortográfica, fonética y visual surge que no es suficientemente distintivo frente a «POPPING», solicitado con anterioridad. Los recursos fueron decididos así: 5.2.1. El recurso de reposición En su Resolución 20100 de 1999 (28 de septiembre) la División de Signos Distintivos mantuvo su decisión de conceder el registro marcario del signo «PIN– POP», con los siguientes argumentos: «TERCERO. La División, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinales de confundibilidad, considera que la impresión de conjunto despertada por los signos en confrontación PIN-POP (nominativo) y POPPING (mixto), examinados de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias, las semejanzas de los mismos, no arroja confusión, pues las similitudes son puramente tangenciales, pues cada uno cuenta con elementos propios que los hacen diferentes entre sí, amén de que el cotejo debe realizarse teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos integrantes y no sus particularidades, ya que se trata de estructuras y no de partes aisladas unas de las otras, de tal manera que se encuentra que entre ellas no existe similitud que conlleve a (sic) confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor de coexistir en el

mercado. En consecuencia la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 ni en ninguna otra de las causales de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena». 5.2.2. El recurso de apelación Por Resolución 32518 de 2000 (30 de noviembre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dijo revocar «la Resolución 12701 de 17 de mayo de 1996»; declaró fundada la observación presentada por CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO, y negó el registro del signo «PIN–POP» por considerar que las semejanzas fonéticas y ortográficas que presenta con «la marca registrada» POPPING lo afectan de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dijo el Superintendente: «Entre la marca solicitada «PIN–POP» y la marca registrada «POPPING» [sic] presentan semejanzas ortográficas y fonéticas toda vez que la marca solicitada simplemente hace una transposición de las sílabas de la marca registrada y le suprime la letra G del final lo cual no le otorga la distintividad suficiente para inducir [sic] a confusión al público consumidor, razón por la cual se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena». 5.3. EL CARGO POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 81 y 83 DE LA DECISIÓN 344 Y 59 CCA La actora acusa la Resolución 32518 de 2000 por aplicación indebida del artículo

83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y violación del inciso final del artículo 59 CCA. Sostiene que el registro del signo «PIN–POP» para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional no afectaría derecho alguno del opositor, ya que según la Resolución 19571 de 1995 (24 de octubre) la División de Signos Distintivos negó la solicitud de registro del signo «POPPING» para los mismos productos. Debe, entonces, la Sala determinar, ante todo, si la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó indebidamente el artículo 83 de la Decisión 344, por no haber tenido en cuenta que una vez negado el registro del signo «POPPING» desaparecía el supuesto fáctico en que tomó apoyo para negar el registro de

«PIN–POP».

La Sala, no obstante reconocer que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en error al suponer otorgado el registro como marca del signo «POPPING» a favor de CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO, considera que no le asiste razón a la actora en afirmar que había desaparecido el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a la negación del registro de «PIN–POP», pues consta en el expediente2 que el solicitante del registro del signo «POPPING» interpuso recursos de reposición y apelación, y no obra prueba de que hayan sido resueltos. 2 Fls 224 a 227 Por tanto, la Resolución 19571 de 24 de octubre de 1995 no está en firme y debe entenderse que sí existe una solicitud anterior que puede oponerse al registro del signo «PIN–POP» .

Por otro lado, en el expediente relativo a la solicitud presentada por CARLOS LUIS SANABRIA ACEVEDO consta que está registrada la marca «POPPING» a favor de EXPLOT Ltda., SELLOTAPE GB, LIMITED con certificado de registro N° 191.473 y vigente hasta el 12 de septiembre de 2006, lo cual obliga a efectuar el análisis de registrabilidad para determinar si el signo «PIN–POP» es semejante a la marca «POPPING» y puede inducir al público a error. En otras palabras, si el signo está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las citadas normas prescriben: «DECISIÓN 344 […] Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. [...] Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error». Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta la Interpretación

Prejudicial (70IP-2004) dictada en este proceso en que se consideró: «Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el signo no podrá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la silaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir».

Procede, entonces, la Sala a realizar el cotejo entre la marca negada (PIN–POP) y la registrada (POPPING). Marca solicitada Marca opositora PIN–POP POPPING Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «PIN–POP» sólo hace una transposición de las sílabas de la marca «POPPING» suprimiéndole la letra G. Por tanto, producen similar repercusión sensorial en el consumidor, pueden causar confusión. Para que una marca tenga fuerza distintiva, esto es capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que permitan particularizar los productos respecto de otros distinguidos con marcas previamente registradas por un tercero para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo denominativo «PIN–POP» frente a «POPPING», tanto más cuando ambas distinguen productos comprendidos en la clase 30 Internacional, pues es evidente su transliteración y casi absoluta identidad. Por otra parte, aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) las expresiones PIN–POP / POPPING / PIN–POP / POPPING / PIN–POP / POPPING, producen una impresión de semejanza. El consumidor podrá desprevenidamente asociar las dos marcas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta que ambas marcas identifican productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. En la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a este respecto, el

Tribunal Andino sostuvo: «La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para identificar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, con entera libertad».

El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el uso del signo «PIN–POP» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional puede inducir al público en error, porque es una transposición de las sílabas de la marca «POPPING», registrada para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, circunstancia que encaja dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que su artículo 81 exige para que un signo sea registrable. Finalmente el cargo de violación del artículo 59 CCA no está llamado a prosperar, pues si bien en la Resolución 32518 de 2000 (30 de noviembre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial incurrió en error al citar en la parte resolutiva el número de la Resolución recurrida, la lectura sistemática de su parte motiva permite concluir inequívocamente que este error no influye en la decisión, pues los signos en controversia fueron correctamente identificados, como también las partes y el contenido del acto objeto del recurso. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de agosto de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN