CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00172-01-2008

SENSOGARD - Marca previamente registrada por Colgate Palmolive impide registro de una expresión idéntica / IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS - Sensogard Consultada la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio se pudo constatar que según el certificado N° 223711, el 13 de julio de 1990 Colgate Palmolive Company solicitó el registro de la marca nominativa SENSOGARD para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual le fue concedido hasta el 24 de noviembre de 2009. A folio 14 del anexo 1 obra copia de la solicitud de registro de la marca SENSOGRAND por parte de la compañía demandante con fecha 17 de octubre de 1991, para amparar productos de la clase 21 internacional. Las mencionadas pruebas evidencian que tal como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos impugnados, antes de que se presentara la solicitud del registro por parte de Dentco INC., la marca SENSOGARD se encontraba previamente registrada a favor de Colgate Palmolive Company, para amparar los mismos productos de la clase 21 internacional. Por lo tanto, no existe lugar a duda que la solicitud de registro presentada por la demandante no podía prosperar por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. REGISTRO MARCARIO - Modo de adquirir el derecho al uso exclusivo / DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - Ejercicio en países miembros de la comunidad andina: término de ejercicio / PACTO ANDINO - Miembros / REGISTRO MARCARIO EN PAISES NO MIEMBROS DEL PACTO ANDINO - No

opera prioridad marcaria Ahora bien, la demandante estima que por ser propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, la Superintendencia debió otorgarle dicho registro marcario. Al respecto, los artículos 87, 102 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevén lo siguiente: (…). Las normas transcritas son claras en cuanto a que el registro de una marca constituye la manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la misma y que el derecho de prioridad, se predica de la solicitud de registro y no del registro mismo, del cual surge el derecho al uso exclusivo, como ya se dijo. Ello quiere decir que el hecho de ser titular del registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena, no supone per se el derecho al uso exclusivo de la misma en los demás países miembros, sino que dicho titular tiene prioridad para solicitar ante la autoridad competente, el registro de la marca que detenta en otro país miembro. Adicionalmente el mencionado derecho de prioridad tiene una duración en el tiempo comoquiera que debe ejercerse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de registro inicial. Es de resaltar que los países miembros del Pacto Andino, a los que se refiere la Decisión 344, son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en el presente asunto la demandante indica que es propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, lo cual, a su juicio, le da el derecho a registrar dicha marca en Colombia. Sin embargo tal argumento de la actora carece de vocación de prosperidad habida cuenta que los países en que afirma haber

registrado previamente la marca SENSOGARD no son miembros del Pacto Andino y, por lo tanto, las normas de la Decisión 344 relativas al derecho de prioridad no le son aplicables. Así lo precisó la jurisprudencia de esta Sección en la sentencia que se transcribe: (…).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00172-01

Actor: DENTCO INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad DENTCO INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución N° 4427 del 29 de septiembre de 1995, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos de la clase 21 internacional; la Resolución N° 23652 del 24 de julio de 2001 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N° 37533 del 20 de noviembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de las Resoluciones números 4427, 23652 y 37533 citadas y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Signos Distintivosconceder a nombre de la sociedad Dentco Inc., el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos de la clase 21 internacional. b. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Afirma que es propietaria en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina de las marcas SENSOGARD y SENSODYNE, esta última para distinguir productos de la clase 3 Internacional de Niza, la cual se encuentra registrada a su favor en Colombia. Agrega que el 13 de julio de 1990 Colgate Palmolive Company solicitó en Colombia el registro del signo SENSOGARD para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza y que tal solicitud le fue concedida, decisión cuya legalidad se encuentra actualmente en discusión en el Consejo de Estado, bajo el expediente N° 6149. Manifiesta que el 17 de octubre de 1991 solicitó el registro de la marca SENSOGARD en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, y que Colgate Palmolive Company presentó observaciones a dicha solicitud, aduciendo los registros previos de las marcas GARD y GUARD en las clases 3 y 5.

Indica que frente a la anterior observación argumentó que en el país de origen de las sociedades Dentco Inc. y Colgate Palmolive Company (Estados Unidos de Norteamérica) las marcas enfrentadas GARD y SENSOGARD coexisten, razón por la cual Colgate Palmolive desistió de la observación antes mencionada. Señala que mediante la Resolución N°4427 de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó el desistimiento de la sociedad opositora, pero negó el registro del signo SENSOGARD requerido por Dentco Inc. por considerar que se encuentra incursa en la causal prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es decir, existir un registro previo al solicitado a favor de Colgate Palmolive Company. Dice que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y apelación resaltando que el registro de la marca SENSOGARD a nombre de Colgate Palmolive Company no se encuentra en firme por haber sido demandado ante el Consejo de Estado y está pendiente de sentencia que resuelva el punto; por ello, con los recursos se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio suspender el proceso administrativo promovido por Dentco Inc. hasta que el Consejo de Estado dictara fallo definitivo. Asevera que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los recursos en su contra y confirmó la decisión de negar el registro solicitado. c) Normas violadas y Concepto de la violación Estima que los actos acusados violan los artículos 85, 128, 135, 137 del C.C.A., 596 del C. de Co. y las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, por ser la norma vigente al momento de la expedición de los actos cuya nulidad se pretende. Asevera que el registro de la marca SENSOGARD a favor de Colgate Palmolive Company es contrario a la ley, porque se desconoció que dicha marca es propiedad de Dentco Inc. en varios países del mundo, razón por la cual dicho registro es objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. Dice que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 96 de la Decisión 344 al negar el registro de dicha marca a su legítima propietaria Dentco Inc., habida cuenta que Colgate Palmolive Company desistió de las observaciones que presentó en el procedimiento administrativo. Indica que la demandada debió tener en cuenta, antes de negar el registro solicitado, la existencia previa de las marcas SENSODYNE y SENSODINE (Mixta) de propiedad de Dentco Inc., para distinguir productos de la clase 21 Internacional de Niza, cuyo registro es anterior al de la marca SENSOGARD de Colgate Palmolive Company. Por lo anterior alega que tiene mejor derecho sobre el signo SENSOGARD que Colgate Palmolive Company. d. Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio: Señala que los hechos que menciona el demandante son ciertos y aclara que el registro 114.895 de la marca SENSODYNE identifica productos de la clase 21, no de la 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Informa que pese a que las marcas enfrentadas gozan de suficiente distintividad y no inducen al público en error, lo cierto es que cada país es autónomo para decidir

sobre el registro marcario. Al respecto cita la decisión del 28 de mayo de 1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a pronunciarse en el mismo sentido de las autoridades competentes de Argentina y República Dominicana. Dice que en el trámite de la solicitud de registro de la marca SENSOGARD no se hizo alusión, ni tampoco se probó la notoriedad a la que se refiere la demandante; además no hay lugar a su estudio porque de conformidad con los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena debe existir riesgo de confusión, el cual no se presenta en este caso y en consecuencia, no hay lugar a analizar la notoriedad. Insiste en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a los artículos 81 y 83 de la Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y al artículo 73 de la Decisión 313, al conceder el registro de la marca SENSOGARD. Estima que en este caso las pretensiones de la demanda se dirigen a dejar sin efectos el registro de SENSOGARD a favor de Colgate Palmolive Company. Sin embargo, afirma que tal pretensión carece de sustento fáctico porque el 8 de octubre de 2001 mediante la Resolución N° 33141, la Jefe de División de Signos Distintivos declaró la caducidad de dicho registro a favor de la mencionada compañía. e. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el

trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 8 de agosto de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 52 y 53). Por auto visible a folios 75 a 77, se abrió a pruebas el proceso. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante y la Superintendencia de Industria y Comercio (fls 114 a 118 y 126 a 131 respectivamente). Mediante proveído del 27 de mayo de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 30 de noviembre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 145 a 153). II.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 159-IP-2005, que: “1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los

plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes, porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo

general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

4. Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

5. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

6. Conforme a la Decisión 85, correspondía a la Oficina Nacional competente realizar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta ordenaba la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

De los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, se desprende que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional, como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la publicación del extracto de la solicitud de registro, a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas y a la expedición del certificado

de registro correspondiente.

7. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, así como las causales de irregistrabilidad, todo conforme a lo previsto en la norma sustancial vigente al momento en que fue solicitado el registro de ese signo como marca.

8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria. La catalogación de marca notoria, debe ser necesariamente probada.

9. No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. La protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclator. La norma contenida en el artículo

58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza.

10. En los signos denominativos cuya composición contenga partículas de uso común, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias, sufijos o prefijos. El titular de una marca provista de tales elementos, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiables en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 4427 del 29 de septiembre de 1995, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos de la clase 21 Internacional de Niza; la Resolución N° 23652 del 24 de julio de 2001 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N° 37533 del 20 de noviembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores.

El examen de legalidad se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la norma vigente a la fecha de

presentación de la solicitud de registro objeto de este proceso (17 de octubre de 1991). En el presente asunto, la demandante estima ilegal el acto que le negó el registro de la marca SENSOGARD por estar previamente registrada a favor de Colgate Palmolive Company. A su juicio, el registro le debió ser concedido porque es propietaria de dicha marca en otros países. Se procederá entonces a constatar si el signo SENSOGARD, cuyo registro pretende la sociedad Dentco Inc., se encontraba previamente registrado a favor de Colgate Palmolive Company y sí el hecho de ser la demandante propietaria de dicha marca en otros países desplaza el derecho de quien la registró primero en Colombia. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en sus artículos 81 y 83 lo siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- ... no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.....” Es claro que un signo no podrá registrarse como marca cuando un tercero

previamente haya solicitado el registro o lo tenga para identificar los mismos productos o servicios. En el presente asunto se encuentra probado lo siguiente: - A folios 19 a 21 obra la Resolución N° 4427 del 28 de abril de 2000, por medio de la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo SENSOGARD a la sociedad Dento Inc.,con base en lo siguiente: “PRIMERO.- Que realizado de oficio el estudio de registrabilidad la marca objeto de la solicitud la Administración encuentra que la marca SENSOGARD esta registrada a nombre de la sociedad Colgate Palmolive Company según certificado de registro 223711 vigente hasta el 24 de noviembre del año 2009 con número de expediente 92-325411. ( ).... CUARTO.- El estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinador en sus detalles. En opinión de esta jefatura entre el signo que se pretende registrar como marca SENSOGARD (CL21) y la marca verificada de oficio SENSOGARD (CL21) existe identidad de tipo gráfico, ortográfico, fonético que induce al público en error al reproducir la marca solicitada a la marca registrada con anterioridad por un tercero. En consecuencia la marca solicitada para registro está comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” (Las negrillas y subrayas no son del texto original) - Contra dicha resolución la parte demandante interpuso los recursos de reposición y apelación; los cuales fueron resueltos confirmando la decisión

inicial (fls. 22 a 31). - Consultada la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio se pudo constatar que según el certificado N° 223711, el 13 de julio de 1990 Colgate Palmolive Company solicitó el registro de la marca nominativa SENSOGARD para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual le fue concedido hasta el 24 de noviembre de 2009. - A folio 14 del anexo 1 obra copia de la solicitud de registro de la marca SENSOGRAND por parte de la compañía demandante con fecha 17 de octubre de 1991, para amparar productos de la clase 21 internacional. Las mencionadas pruebas evidencian que tal como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos impugnados, antes de que se presentara la solicitud del registro por parte de Dentco INC., la marca SENSOGARD se encontraba previamente registrada a favor de Colgate Palmolive Company, para amparar los mismos productos de la clase 21 internacional. Por lo tanto, no existe lugar a duda que la solicitud de registro presentada por la demandante no podía prosperar por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Ahora bien, la demandante estima que por ser propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, la Superintendencia debió otorgarle dicho registro marcario. Al respecto, los artículos 87, 102 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevén lo siguiente: “Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse

ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” (Subrayas y negrillas fuera del texto original) “Artículo 103.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud.” Las normas transcritas son claras en cuanto a que el registro de una marca constituye la manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la misma y que el derecho de prioridad, se predica de la solicitud de registro y no del registro mismo, del cual surge el derecho al uso exclusivo, como ya se dijo. Ello quiere decir que el hecho de ser titular del registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena, no supone per se el derecho al uso exclusivo de la misma en los demás países miembros, sino que dicho titular tiene prioridad para solicitar ante la autoridad competente, el registro de la marca que detenta en otro país miembro. Adicionalmente el mencionado derecho de prioridad tiene una duración en el tiempo comoquiera que debe ejercerse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de registro inicial.

Es de resaltar que los países miembros del Pacto Andino, a los que se refiere la Decisión 344, son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en el presente asunto la demandante indica que es propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, lo cual, a su juicio, le da el derecho a registrar dicha marca en Colombia. Sin embargo tal argumento de la actora carece de vocación de prosperidad habida cuenta que los países en que afirma haber registrado previamente la marca SENSOGARD no son miembros del Pacto Andino y, por lo tanto, las normas de la Decisión 344 relativas al derecho de prioridad no le son aplicables. Así lo precisó la jurisprudencia de esta Sección en la sentencia que se transcribe: “El registro de un signo en un País no da derecho a que se registre el mismo signo en otro País, si en el segundo pueden existir causales de irregistrabilidad.... En las marcas farmacéuticas el examinador o el juez deberán, en todo caso, proceder al análisis comparativo con más exigencia que una marca común, dada la naturaleza de los productos, los que pueden producir u ocasionar daños o efectos nocivos para la salud del consumidor. Frente a la coexistencia en la República de Panamá de las marcas debatidas, basta observar que Panamá no se rige por las normas comunitarias, por no pertenecer a la Comunidad Andina. Y para la coexistencia de las marcas en conflicto en la República del Perú, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 102 de la Decisión 344, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro

de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, lo cual significa que el registro en un determinado país no extiende dicho derecho, por ese sólo hecho, a los demás países miembros.”1 En el caso que se examina no obran pruebas que acrediten que en alguno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, la demandante haya registrado la marca SENSOGARD con anterioridad al registro que de la misma hizo Colgate Palmolive Company en Colombia, ni existe evidencia de que dicho registro se haya hecho dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de registro de la mencionada empresa. En tales circunstancias, la Sala concluye que los actos acusados se ajustan a la legalidad, lo cual conduce a negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de julio de 2001, dictada en el expediente 5240. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON