CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00182-01-2006

RIESGO DE CONFUSION - Evidencia entre signos LEGRIFF y LEFRIT desde la óptica ortográfica y fonética / CONFUSION INDIRECTA - Por origen empresarial de los productos: signos LEGRIFF y LEFRIT En cuanto al aspecto visual u ortográfico, la Sala encuentra que presentan similitud, dado que si bien la primera consta de seis letras, en tanto que la segunda de siete, lo cierto es que tienen en común cuatro de ellas (LE y RI), y se encuentran prácticamente en la misma posición, además de que las vocales son las mismas y se encuentran precedidas de la misma consonante. En lo que tiene que ver con el aspecto fonético, a juicio de esta Corporación existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas se escuchan bastante parecidas, debido, precisamente, a que tienen sílabas en común, lo cual hace que la expresión LEGRIFF no tenga la suficiente fuerza distintiva para no generar confusión en el público consumidor, pues los productos de la actora identificados con el vocablo LEGRIFF al ser solicitados podrían ser confundidos con los de la marca LEFRIT, pues una y otra expresión auditivamente no ofrecen mayor diferencia. En cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista conceptual o ideológico, la Sala advierte que tal y como lo sostuvo la parte actora en su alegato de conclusión, las acepciones de uña, garra o firma no corresponden en francés al término GRIFF, pues lo hacen al término GRIFFE. Dada la similitud visual y fonética, y el hecho de que una y otra expresión sean de fantasía, la coexistencia de las marcas en controversia generaría en el público consumidor el riesgo no solamente de la

confusión directa, sino también indirecta, en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca LEGRIFF y los amparados por la marca LEFRIT tienen el mismo origen empresarial. Concluye la Sala que la marca LEGRIFF (mixta) encaja dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00182-01

Actor: LLOREDA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por LLOREDA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37513 de 20 de noviembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revocó la Resolución núm. 26593 de 10 de octubre de 1997,

emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos y, en consecuencia, concedió el registro de la marca LEGRIFF (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de GRIFFITH COLOMBIA S.A. 1.1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del certificado de registro de la marca LEGRIFF (mixta) a favor de GRIFFITH COLOMBIA S.A. en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 1.2. Los hechos de la demanda El 25 de septiembre de 1995 GRIFFITH COLOMBIA S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LEGRIFF (mixta), para distinguir carne, pescado, aves y caza; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; y conservas, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 27 de octubre de 1995. LLOREDA GRASAS S.A. (hoy LLOREDA S.A.) y LABORATORIOS LEGRAND S.A. formularon observaciones al registro de la marca LEGRIFF (mixta), con

fundamento, respectivamente, en sus marcas LEFRIT Clase 29 y LEGRAND Clases 1ª., 5ª. Y 10ª . Mediante Resolución 26593 de 10 de octubre de 1997, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por LLOREDA GRASAS S.A., declaró infundada la presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., y negó a GRIFFITH COLOMBIA S.A. el registro de la marca LEGRIFF (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29. GRIFFITH COLOMBIA S.A. y LABORATORIOS LEGRAND S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 26593 de 10 de octubre de 1997, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución 23631 de 24 de julio de 2001, confirmándola. A través de la Resolución 37513 de 20 de noviembre de 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación contra la Resolución 26593 de 10 de octubre de 1995, revocándola, y, en consecuencia, declaró infundadas las observaciones presentadas por LLOREDA GRASAS S.A. y LABORATORIOS LEGRAND S.A. y concedió a GRIFFITH COLOMBIA S.A. el registro de la marca LEGRIFF (mixta) para distinguir los productos de la Clase 29. 1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena, y 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y estructuró para el efecto las siguientes censuras: PRIMER CARGO.- El acto acusado viola el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, por falta de aplicación, ya que la marca LEGRIFF es confundible con la marca LEFRIT, y una y otra amparan idénticos productos. En efecto, la marca cuya nulidad se solicita es la reproducción casi total de marca de la actora previamente registrada, dado que aunque gráficamente existen algunas diferencias, fonéticamente son prácticamente iguales, debido a que ambas constan de dos sílabas, las primeras de las cuales son idénticas, y las segundas coinciden en la única vocal que, a su vez, es precedida por la misma consonante, lo cual hace que la pronunciación de una y otra sea casi idéntica, circunstancia que por si sola implica un enorme riesgo de confusión. En cuanto al aspecto conceptual, debe precisarse que existe unanimidad tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en el sentido de considerar como expresiones de fantasía los términos en idiomas diferentes al castellano, si su significado no es conocido por la generalidad del público. En este caso, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial erró al pretender atribuirle contenido conceptual a la expresión LEGRIFF, pues dicho término debe tenerse como una expresión de fantasía sin significado en la lengua castellana, en la medida en que su traducción es desconocida para la gran mayoría de consumidores de los productos de la Clase 29. La sola confundibilidad es razón suficiente para impedir el registro de la

marca LEGRIFF. De otra parte, debe tenerse en cuenta el potencial público consumidor de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos. Por tratarse de alimentos es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera más rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta. Además, cabe citar el principio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual “En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio ‘in dubio pro signo priori’” (sentencia de 13 de febrero de 1998, proceso 20 - IP97), principio de particular aplicación en aquellos casos en que la marca prioritaria, además de registrada y existir un derecho consolidado sobre la misma, goza de una amplia notoriedad, como es el caso de la marca LEFRIT, reconocida ampliamente en el mercado nacional por la calidad de los productos que distingue. Entonces, el registro y uso de marcas confundibles a nombre de terceros constituye indudablemente un aprovechamiento indebido del good will inherente a la marca prioritaria. Finalmente, en este caso también puede predicarse la confusión indirecta entre los signos cotejados, pues el consumidor puede suponer erróneamente que los productos identificados con las marcas LEFRIT y LEGRIFF tienen el mismo origen empresarial, lo cual iría en detrimento de la actora, en cuanto como titular

de la marca prioritaria goza de gran conocimiento y prestigio dentro de los consumidores del sector. SEGUNDO CARGO.- El acto acusado viola, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486, el cual establece los requisitos generales que debe reunir un signo para convertirse en marca. Así, el signo que pretenda asumir la categoría de marca deberá ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Un signo es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, solamente cuando éste no se enmarca en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el ordenamiento comunitario (artículos 135 y 136 de la Decisión 486). El signo LEGRIFF se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, pues se asemeja a una marca anteriormente registrada por un tercero (en este caso LEFRIT de LLOREDA S.A.) para los mismos productos (Clase 29). 2.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La Nación Superintendencia de Industria y Comercio expuso como argumentos de su defensa, los siguientes: El acto acusado no violó las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como tampoco las de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De los documentos obrantes en el expediente núm. 9544140, contentivo de la solicitud de registro de la marca LEGRIFF (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia

marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas LEFRIT y LEGRIFF, se evidencia que no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico, fonético y conceptual, tal y como lo expuso el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en el acto acusado. La marca LEGRIFF (mixta) tiene un componente figurativo propio e importante que, sin ser el predominante dentro del respectivo conjunto, contribuye para hacer más acentuada y destacable las diferencias con la otra marca, lo cual se traduce en que una y otra pueden coexistir en el mercado sin crear riesgo de confusión en el público consumidor. 2.2. GRIFFITH COLOMBIA S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es titular de la marca cuyo registro se solicita sea declarado nulo, sostiene que es incorrecta la comparación ortográfica que la actora hizo de las marcas, por cuanto comparó los signos LEFRIT y LEGRIFF, sin tener en cuenta que la segunda es mixta, por lo cual incumplió la regla trazada por la jurisprudencia respecto de que la comparación de las marcas debe hacerse en forma conjunta y no aislando cada uno de sus elementos. Desde el punto de vista gráfico la marca LEGRIFF posee un elemento gráfico que le otorga suficiente distinción frente a la marca base de la oposición, elemento gráfico que constituye un elemento importante dentro de la etiqueta y, por tanto, ha debido ser tenido en cuenta por la actora en la comparación de las marcas. No se puede afirmar como regla general que el elemento denominativo en las

marcas mixtas sea el predominante; tanto el elemento gráfico como el nominativo tienen la misma importancia. En una marca mixta el elemento figurativo es de igual importancia al denominativo. La confusión con la marca de un tercero puede ser tanto en la parte denominativa como en la figurativa. Si esto no fuera así, las marcas figurativas no tendrían justificación alguna, ya que un tercero podría flagrantemente copiar una marca figurativa y añadirle una palabra distintiva (elemento denominativo) y crearía una marca mixta distintiva y, por tanto, registrable. El propietario de la marca figurativa no podría pues oponerse a esta marca mixta porque el elemento predominante sería el denominativo, la palabra, elemento que no formaría parte de la marca figurativa del propietario cuya marca fue copiada. Es claro que el elemento gráfico de la marca LEGRIFF es importante y característico y, por ende, suficientemente distintivo frente a la marca nominativa LEFRIT, por lo cual no hay lugar a confusión por parte del público consumidor, Además, desde el punto de vista fonético la marca solicitada se pronuncia de manera completamente distinta a la forma como se pronuncia la marca de la actora. En efecto, la marca LEGRIFF se pronuncia de una forma más fuerte y con una pausa en la mitad de las sílabas, por cuanto la consonante FF obliga a hacer una pausa al pronunciarse. Adicionalmente, el hecho de que esté dividida en dos, hace que se diferencie con facilidad. Por el contrario, la marca LEFRIT consta de dos sílabas que se pronuncian de manera mucho más prolongada y constante, ya que su consonante F da la idea de no hacer pausa. Desde el punto de vista conceptual, debe tenerse en cuenta la consideración

de la Resolución 37513 de 20 de noviembre de 2001: “La marca solicitada cuenta con contenido conceptual, ya que según el diccionario Esencial Francés Vox, la expresión GRIFF traduce al español (d’un animal) Garfa, garra, zarpa, uña. 2. Coup de, zarpazo. 3. (signature) firma rúbrica, cachet estampilla, por lo que se puede afirmar que significa la garra o la firma, mientras que la marca registrada es una expresión de fantasía. De otra parte la marca solicitada cuenta con un elemento gráfico que le otorga distintividad con respecto a la marca registrada...”. De acuerdo con lo anterior, es claro que la marca LEGRIFF cuenta con un significado conceptual, mientras que la marca LEFRIT es una marca de fantasía y, por ende, sin sentido conceptual. Además, debe precisarse que la marca LEGRIFF (mixta) se deriva del nombre comercial de la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A.; por tanto, es claro que el consumidor sabrá perfectamente el origen de los productos LEGRIFF y no los confundirá con los productos de la actora. Se concluye que la marca LEGRIFF para la clase 29 es una marca mixta, sin relación alguna con la marca LEFRIT, por cuanto aquella consiste en la figura de fantasía de un tenedor puesto en un círculo en el centro de la etiqueta y a los lados está conformada por tres líneas que simulan unas ondas; adicional a la parte gráfica dicha etiqueta está compuesta por una expresión de fantasía (LE GRIFF), escrita en un tipo especial de letra.

Excepción: La tercera directa interesada en las resultas del proceso propone la excepción por ella denominada “Inexistencia del derecho alegado por la demandante”, la cual

sustenta afirmando que el artículo 134 de la Decisión 486 no es aplicable, pues las marcas en conflicto son evidentemente distintas. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió concepto. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. “2. En el examen que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. “Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominación, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados: exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. “3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero,

para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. “5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos, y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Respecto de la excepción denominada por GRIFFITH COLOMBIA S.A. “Inexistencia del derecho alegado por la demandante”, la Sala precisa que la misma envuelve la defensa de la legalidad del acto acusado y, por lo mismo, no constituye una excepción, pues éstas se refieren a aspectos modificativos, impeditivos o extintivos, que enervan la pretensión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, en razón a que la solicitud de la marca LEGRIFF fue presentada el 25 de septiembre de 1995, es decir, bajo la vigencia de aquélla, razón por la cual es a la luz de las citadas disposiciones que debe estudiarse la pretensión de nulidad de la Resolución 37513 de 20 de noviembre de 2001. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación

gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;”. Las marcas a comparar identifican productos de la Clase 29, esto es, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. La marca cuyo registro se solicita sea declarado nulo es la siguiente: LEGRIFF Por su parte, la marca previamente registrada, de propiedad de la actora, es la expresión LEFRIT. Debe en primer término la Sala precisar si en la marca mixta LEGRIFF predomina el elemento denominativo o, por el contrario, el gráfico. La Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, encuentra que no hay duda de que el elemento predominante es el denominativo LEGRIFF, pues la figura que lo acompaña no logra contrarrestarlo, por lo que en este caso en particular es de aplicación lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina1, que a continuación se resalta: “...La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. Establecido que el elemento denominativo tiene prioridad sobre el elemento gráfico, procede esta Corporación a efectuar el análisis de las expresiones enfrentadas, LEFRIT y LEGRIFF. En cuanto al aspecto visual u ortográfico, la Sala encuentra que presentan similitud, dado que si bien la primera consta de seis letras, en tanto que la segunda de siete, lo cierto es que tienen en común cuatro de ellas (LE y RI), y se encuentran prácticamente en la misma posición, además de que las vocales son las mismas y se encuentran precedidas de la misma consonante. En lo que tiene que ver con el aspecto fonético, a juicio de esta Corporación existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas se escuchan bastante parecidas, debido, precisamente, a que tienen sílabas en común, lo cual hace que la expresión LEGRIFF no tenga la suficiente fuerza distintiva para no generar confusión en el público consumidor, pues los productos de la actora identificados con el 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000. G.O. núm. 594 de 21 de agosto de 2000, marca CAMPO VERDE. vocablo LEGRIFF al ser solicitados podrían ser confundidos con los de la marca

LEFRIT, pues una y otra expresión auditivamente no ofrecen mayor diferencia. En cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista conceptual o ideológico, la Sala advierte que tal y como lo sostuvo la parte actora en su alegato de conclusión, las acepciones de uña, garra o firma no corresponden en francés al término GRIFF, pues lo hacen al término GRIFFE. Además, independientemente de que tal afirmación fuera cierta, es evidente que el significado de dicho término no es de conocimiento en el consumidor medio, por lo cual habría de tenerse simplemente como una expresión de fantasía, al igual que LEFRIT, quedando por tanto desvirtuado lo sostenido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en la Resolución acusada, respecto de que el vocablo LEGRIFF evoca un concepto. Dada la similitud visual y fonética, y el hecho de que una y otra expresión sean de fantasía, la coexistencia de las marcas en controversia generaría en el público consumidor el riesgo no solamente de la confusión directa, sino también indirecta, en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca LEGRIFF y los amparados por la marca LEFRIT tienen el mismo origen empresarial. Concluye la Sala que la marca LEGRIFF (mixta) encaja dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, dado que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, también lo es que carece de la suficiente fuerza para distinguir los productos que pretende amparar con dicha marca GRIFFITH COLOMBIA S.A. de los que ampara la marca

de la actora bajo la marca LEFRIT, máxime si se tiene en cuenta que unos y otros pertenecen a la misma Clase (29). En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 37513 de 20 de noviembre de 2001, expedida por el Superintendente de la Propiedad Industrial, mediante la cual concedió el registro de la marca LEGRIFF (mixta) a nombre de GRIFFITH COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca LEGRIFF (mixta) a nombre de GRIFFITH COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. TERCERO.- ORDÉNASE a la demandada publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 16 de marzo del 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Ausente con Excusa