CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00185-01-2007

PAIN - Expresión inglesa de uso común que significa dolor / SIGNO EVOCATIVO DE USO COMUN - Lo es PAIN al ofrecer propiedades del producto; no se tiene en cuenta en el cotejo Es oportuno resaltar, que el vocablo PAIN del idioma inglés traducido al español significa “DOLOR”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso es enfático en señalar que la importancia de determinar si el significado de la palabra forma o no parte del conocimiento común. De tal manera que en este caso debe la Sala establecer, en primer término, si la traducción de la expresión PAIN al español forma o no parte del conocimiento común. Al respecto, estima la Sala que la referida expresión es del conocimiento común, y se está en presencia de un signo evocativo, es decir, aquel que ofrece al consumidor la idea acerca de las propiedades del producto, como ocurre, en este caso pues el producto amparado con la marca en cuestión se utiliza para tratar el dolor. Ahora bien, conforme a la pluricitada Interpretación Prejudicial un signo en esas condiciones no debe ser tenido en cuenta al realizar el examen comparativo, debiéndose circunscribir el cotejo al elemento diferente que lo integra. SIGNOS DESCRIPTIVOS O DE USO COMUN - Inapropiabilidad; no se incluye cotejo; uso en marcas farmacéuticas Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la citada Interpretación destinó un acápite a las “PALABRAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS” y al efecto indicó: “Al conformar una marca su

creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros lo utilicen…siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos…..La distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. MARCA DEBIL - Lo es la expresión inglesa PAIN, que significa dolor; no tiene vocación para oponerse al registro que haga otra persona Es decir, que si el vocablo PAIN está catalogado como de uso o conocimiento común para los productos de la Clase 5ª, en cuanto transmite la idea de servir para el tratamiento del dolor, la marca PAIN, cuya titular es la sociedad TECNOFARMA S.A., puede considerarse débil, lo cual implica que no tiene per se vocación de oponerse al registro que de la misma haga otra persona, complementándola, como lo precisó la Sala en sentencia de 21 de julio de 2004 (Expediente 5394, Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Planeta), que

ahora se reitera, y que al efecto expresó: “….Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula DERM, que viene a corresponder a una expresión genérica en materia farmacéutica, que está referida a la piel, luego no procede tenerse en cuenta para la comparación de los signos enfrentados. COTEJO MARCARIO CON MARCA DEBIL - Exclusión de expresiones de uso común: LOC PAIN y PAIN / MARCA DEBIL - Lo es PAIN: registrabilidad de LOC PAIN Las marcas en conflicto son nominativas y se presentan así: LOC PAIN (solicitada para registro); PAIN (previamente registrada). De tal manera que al considerarse que la expresión “PAIN”, que corresponde al idioma inglés y se traduce al español como “dolor”, es de conocimiento común, el elemento LOC que la antecede le imprime suficiente distintividad a la previamente registrada a favor de la sociedad TECNOFARMA S.A. Por último, vale la pena señalar que conforme obra a folios 243 a 246, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas BACKPAIN, y DOLOPAIN, en favor de las sociedades Promociones Científicas e Industriales S.A. y Grunenthal GMBH, respectivamente, para amparar productos comprendidos en la misma clase 5ª, esto es, productos farmacéuticos, lo cual hace suponer que la partícula PAIN no es apropiable por persona alguna. Consecuente con lo anterior, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00185-01

Actor: ASTRA ZENECA AB.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad ASTRA ZENECA AB., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 16325 de 21 de septiembre de 1998 “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 04469 de 17 de marzo de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 39656 de 28 de noviembre de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- Manifiesta la actora que el 20 de marzo de 1998, la sociedad ASTRA AKTIEBOLAG solicitó el registro de la marca LOC PAIN (nominativa) para distinguir: sustancias y preparaciones farmacéuticas, productos comprendidos en

la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Señala que el 19 de junio de 1998, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial núm. 461, sin que se hubiera presentado escrito de oposición por parte de terceros. 3.- Expone que mediante Resolución núm. 16325 de 21 de septiembre de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro de la marca LOC PAIN en la clase 5ª, con fundamento en el registro de la marca PAIN núm. 199656, para la misma clase, cuyo titular es Tecnofarma S.A. 4.- Que contra dicho acto interpuso los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Considera que se violó el artículo, 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, hoy literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que al observar en su conjunto las marcas supuestamente en conflicto, se encuentra que la solicitada posee elementos adicionales que le otorgan suficiente distintividad frente a la marca encontrada de oficio PAIN, que permite al consumidor diferenciarlas a simple vista. Manifiesta que el elemento adicional “LOC”, permite diferenciarla de PAIN, desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, pues el consumidor retiene en su mente el primer elemento que aparece en un signo, además de que la expresión

“LOC”, por ser de fantasía, le otorga características especiales a la marca solicitada. En lo que respecta a la marca registrada “PAIN” estima que si en alguna ocasión pudo no ser considerada como genérica, hoy en día esta palabra constituye un término genérico en el mercado de los productos de la clase 5ª y en especial los farmacéuticos, por su significado en español: DOLOR. En consecuencia, de reconocerse un derecho exclusivo sobre la expresión PAIN o DOLOR, se estaría permitiendo la creación de un monopolio sobre esta palabra y la prohibición de ser utilizada por los consumidores para aliviar el dolor. Que, a pesar del hecho de que la marca solicitada comprenda la expresión “PAIN”, también debe tenerse en cuenta que está conformada por la expresión “LOC”, lo cual la dota de suficiente carga semántica que le permite cumplir con el requisito de distintividad. 2.- Señala que fue vulnerado el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, hoy consagrado en el artículo 134 de la Decisión 486, porque la entidad demandada ignoró el carácter de genericidad de la marca fundamento de rechazo, así como las obvias diferencias ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales que se presentan entre la marca del demandante y la que es fundamento del rechazo. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a

la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina y que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifiesta que es evidente que la marca “LOC PAIN”, carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos “PAIN” (registrado) y “LOC PAIN” (solicitado), es indudable que se presentan similitudes ortográficas y gramaticales, lo que claramente no le otorga distintividad para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Expresa que la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra; que el Tribunal Andino se ha manifestado en numerosas ocasiones dando pautas para la realización del análisis comparativo y definiendo la confundibilidad, indicando al efecto “Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la acción de confundir o tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y el derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”.

Explica que las marcas en debate presentan similitudes ortográficas y gramaticales limitándose la cuestionada a agregar la expresión LOC, lo cual no le otorga suficiente distintividad e induciría al público a error sobre la procedencia del producto y no tiene en consecuencia aptitud distintiva para individualizar suficientemente los productos que se quieren proteger con el registro. Señala que la marca solicitada “LOC PAIN” comprende productos idénticos a los prestados por la marca registrada “PAIN”, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor, además de presentar los mismos canales de comercialización. II.1.2.- La sociedad TECNOFARMA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio, no obstante lo cual no contestó la demanda. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca LOC PAIN (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5a, de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de ASTRA ZENECA AB, por cuanto la entidad demandada consideró que dicho signo era confundible con el signo “PAIN”, previamente registrado a favor de la sociedad TECNOFARMA S.A. A juicio de la actora, LOC PAIN no es confundible con PAIN, pues aquélla posee

elementos adicionales que le otorgan suficiente distintividad, desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual. Manifiesta que la palabra PAIN hoy en día se ha convertido en un término genérico en el mercado de los productos de la clase 5a y en especial en los farmacéuticos, por su significado en español “DOLOR”. Para resolver la controversia, la Sala hace las siguientes observaciones: Las marcas en conflicto son nominativas y se presentan así:

LOC PAIN PAIN

(solicitada para registro) (previamente registrada) Es oportuno resaltar, que el vocablo PAIN del idioma inglés traducido al español significa “DOLOR”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso es enfático en señalar que la importancia de determinar si el significado de la palabra forma o no parte del conocimiento común. De tal manera que en este caso debe la Sala establecer, en primer término, si la traducción de la expresión PAIN al español forma o no parte del conocimiento común. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la citada Interpretación destinó un acápite a las “PALABRAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS” y al efecto indicó: “Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros lo utilicen…siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con

la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos…..La distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (folio 299). (negrilla fuera de texto) Al respecto, estima la Sala que la referida expresión es del conocimiento común, y se está en presencia de un signo evocativo, es decir, aquel que ofrece al consumidor la idea acerca de las propiedades del producto, como ocurre, en este caso pues el producto amparado con la marca en cuestión se utiliza para tratar el dolor. Ahora bien, conforme a la pluricitada Interpretación Prejudicial un signo en esas condiciones no debe ser tenido en cuenta al realizar el examen comparativo, debiéndose circunscribir el cotejo al elemento diferente que lo integra. Es decir, que si el vocablo PAIN está catalogado como de uso o conocimiento común para los productos de la Clase 5ª, en cuanto transmite la idea de servir para el tratamiento del dolor, la marca PAIN, cuya titular es la sociedad TECNOFARMA S.A., puede considerarse débil, lo cual implica que no tiene per se vocación de oponerse al registro que de la misma haga otra persona, complementándola, como lo precisó la Sala en sentencia de 21 de julio de 2004

(Expediente 5394, Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Planeta), que ahora se reitera, y que al efecto expresó: “….Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula DERM, que viene a corresponder a una expresión genérica en materia farmacéutica, que está referida a la piel, luego no procede tenerse en cuenta para la comparación de los signos enfrentados. Así las cosas, siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no es registrable como marca el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, han de compararse las marcas atendiendo las expresiones complementarias…..” “….Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras, justamente como en este caso, en el cual se tiene la raíz DERM, para significar piel, que respecto de medicamentos o sustancias aplicables a la misma deviene en genérica. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y las raíces de las palabras genéricas son de uso común”. De tal manera que al considerarse que la expresión “PAIN”, que corresponde al idioma inglés y se traduce al español como “dolor”, es de conocimiento común, el elemento LOC que la antecede le imprime suficiente distintividad a la previamente registrada a favor de la sociedad TECNOFARMA S.A.

Por último, vale la pena señalar que conforme obra a folios 243 a 246, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas BACKPAIN, y DOLOPAIN, en favor de las sociedades Promociones Científicas e Industriales S.A. y Grunenthal GMBH, respectivamente, para amparar productos comprendidos en la misma clase 5ª, esto es, productos farmacéuticos, lo cual hace suponer que la partícula PAIN no es apropiable por persona alguna. Consecuente con lo anterior, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones núms. 16325 de 21 de septiembre de 1998 “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 04469 de 17 de marzo de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 39656 de 28 de noviembre de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como consecuencia de la declaratoria anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio continúe

con el trámite de la solicitud de la actora.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de agosto de 2007.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO