CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00188-01-2007

SIGNO DESCRIPTIVO - Lo es EN VIA MENSAJERIA al hacer alusión al servicio / ELEMENTO GRAFICO - Carencia de fuerza distintiva de un sobre para prestar servicios de correo / GRAFICO DESCRIPTIVO - Irregistrabilidad del dibujo en forma de sobre para servicios de correo Ahora bien, es claro el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 en señalar que debe impedirse el registro de un signo como marca cuando el mismo pueda servir “para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”, es decir cuando se trate de signos descriptivos. En el presente caso se pretende el registro de EN VIA MENSAJERIA (mixta) para amparar “Servicio distrital de correo, servicios de mensajes, servicios de transmisión y despacho de mensajes, servicio de comunicaciones, servicio de prestación a través de programa de Internet y/o correo electrónico”. Es importante, en primer lugar, examinar el significado de cada uno de los vocablos que componen la parte nominativa del signo que se está analizando, ya que de esta forma se puede concluir si el mismo describe o no los productos y servicios que pretende amparar. Los vocablos “EN VIA” hacen referencia a que algo se encuentra sobre el camino, pero si se unen ambas palabras el significado cambia pues se estaría refiriendo al verbo “enviar” el cual según el diccionario de la Lengua Española tiene dentro de sus acepciones el de “hacer que una cosa se dirija o sea llevada a alguna parte”. Por su parte el vocablo “mensajería” se refiere al servicio que se presta para enviar un recado de

una persona a otra. Es evidente que las palabras que forman la parte nominativa del signo “EN VIA MENSAJERIA” hacen alusión al servicio que se pretende amparar, pues tanto el correo como la transmisión de datos implican un envío del recado o mensaje de una persona a otra, de hecho se constituye en el elemento esencial del mencionado servicio. Adicionalmente, el vocablo mensajería en lugar de generar distintividad a las palabras que lo preceden, continúa describiendo los servicios prestados, ratificando de esta forma la causal de irregistrabilidad estipulada en el literal d), artículo 82 de la Decisión 344. Ahora bien, por tratarse de un signo mixto, es decir que se compone de una parte gráfica y una nominativa, debe entrar la Sala a analizar si el elemento gráfico tiene la suficiente fuerza para permitirle al signo su registro. Como puede observarse en el registro visual que presentó la sociedad COLVANES LTDA al hacer la solicitud de registro, la cual se encuentra en párrafos precedentes, la parte gráfica del mismo se encuentra compuesta por un sobre de color blanco con bordes de color rojo. Al respecto la Sala considera que el mencionado “sobre” no tiene la suficiente fuerza distintiva para poder diferenciar el servicio de correo que pretende la sociedad actora amparar con el mismo, por el contrario la mencionada gráfica es descriptiva del producto. No se requieren avanzados conocimientos para señalar que dicho diseño es reconocido no solo en Colombia sino en otros países como característico tanto del servicio de correo tradicional como del electrónico. Lo anterior impone negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que la marca EN VIA MENSAJERIA (mixta) no es registrable.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00188-01

Actor: COLVANES LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad COLVANES LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 06846 del 28 de febrero de 2001, por la cual se negó el registro de la marca EN VIA MENSAJERIA a favor de la sociedad COLVANES LTDA en la clase 38 internacional; 20186 del 20 de junio de 2001 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 40856 del 30 de noviembre de 2001, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Expresó que la sociedad COLVANES LTDA solicitó el registro de la marca EN VIA

MENSAJERIA (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 473 del 10 de marzo de 1999 se publicó la mencionada solicitud. La sociedad ENVIA TRANSPORTADORA LA PATRIA S.A. y la señora LUZ MARY GUERRERO presentaron oportunamente oposición, con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 83 literal a) y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adujo la actora que el 28 de febrero de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 06846 declarando fundadas las oposiciones presentadas y en consecuencia negó el registro del signo EN VIA MENSAJERIA. Encontrándose dentro del término legal, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la mencionada resolución. El 20 de junio de 2001, mediante la Resolución 20186 se decidió el recurso de reposición, en el cual se confirmó la resolución impugnada y se concedió el recurso de apelación. Finalmente mediante Resolución 40856 del 30 de noviembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó parcialmente la resolución impugnada, en el sentido de negar el registro de la marca EN VIA MENSAJERIA (mixta). c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 83,

literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el literal e) y el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Manifestó respecto de la violación del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 que la marca EN VIA MENSAJERIA se encuentra formada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficientemente distintiva, razón por la cual puede registrarse para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Trajo a colación la interpretación prejudicial 16-IP-98 que señala que en los casos en que los signos están compuestos por varias palabras, si las mismas son analizadas de forma aislada pueden considerarse como genéricas, pero si se examinan en conjunto pueden obtener significado propio y en consecuencia un poder distintivo suficiente como para que sea posible su registro. Expresó que la Superintendencia violó o interpretó erróneamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues consideró que la marca EN VIA MENSAJERIA es un signo descriptivo de los servicios que pretende distinguir. Señaló que en concordancia con la interpretación prejudicial 17-IP-98, el signo que pretende registrarse no se refiere de forma exclusiva a una característica propia de los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Precisó los casos en los cuales la doctrina considera que deben aplicarse las causales de irregistrabilidad por genericidad o descriptividad, pues las mismas no tienen un carácter absoluto de aplicación. Expresó respecto del inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 que el signo EN VIA ha tenido un uso intenso y un reconocimiento a nivel nacional.

Adicionalmente indicó que el mencionado inciso da la posibilidad de registrar un signo genérico o descriptivo cuando al mismo se le ha dado un uso constante que le permita adquirir fuerza distintiva. Manifestó que mediante varias resoluciones, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca EN VIA a favor de la sociedad COLVANES LTDA para distinguir productos en las clases 35, 38, 39 y 42 de la Clasificación Internacional. En igual sentido reseñó las resoluciones que concedieron el registro de la marca ENVIA en Ecuador y Perú. Añadió que el signo EN VIA MENSAJERIA no es exclusivamente una expresión genérica o descriptiva, sino que se acompaña de elementos gráficos que lo vuelven susceptible de ser registrado. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que con la expedición de las Resoluciones 6846 del 28 de febrero de 2001, 20186 del 20 de junio de 2001 y 40856 del 30 de noviembre de 2001, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Explicó que de los documentos obrantes en el expediente 98 75530 en el cual se solicita el registro de la marca EN VIA MENSAJERIA (mixta) para distinguir productos de la clase 38, se puede concluir que el trámite administrativo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y

Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La suficiente distintividad.

2. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que la expresión EN VIA MENSAJERIA (mixta) cumple con los requisitos de irregistrabilidad de las marcas descriptivas y que adicionalmente se refiere a una cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del servicio del cual se trata. Explicó que el signo respecto del cual se negó su registro, contiene un elemento nominativo que describe una cualidad o modo de ser de los servicios de telecomunicaciones como es el de enviar y recibir mensajes. Sostuvo que se trata de una marca descriptiva positiva y que en consecuencia la misma no puede ser registrada, pues comunica a quien la oiga o la vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto que ampara. Seguidamente indicó que para que proceda el registro de marcas descriptivas, se deben cumplir los siguientes requisitos: i) uso constante del signo distintivo, ii) adquisición de capacidad distintiva del signo y iii) relación de causalidad entre el uso y la adquisición de distintividad del signo. Al respecto explicó que a la parte actora le correspondía la carga de la prueba, pero que dentro de la actuación administrativa, no acreditó el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, razón por la cual no es procedente el registro solicitado. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse

las siguientes actuaciones: Por auto del 28 de junio de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 84 a 86) y por auto del 16 de diciembre de 2002 se admitió la reforma de la demanda (fl. 240 y 241) Por auto visible a folios 266 y 267 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de tal derecho el apoderado de la demandada (fls. 405 a 407) Mediante proveído del 1 de abril de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 9 de noviembre de 2005 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 422 a 438) en la interpretación prejudicial No. 163-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 163-IP-2005: “PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su

entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: En el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

QUINTO: Los signos descriptivos tampoco son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que

pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SÉPTIMO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

OCTAVO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus

diferencias.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 40856 del 30 de noviembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad COLVANES LTDA confirmando la resolución impugnada en cuanto declaró fundada la oposición interpuesta por la señora Luz Mary Guerrero Hernández, negó el registro de la marca EN VIA MENSAJERIA para amparar productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y revocó la misma en cuanto declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad Envía Transportadora La Patria S.A. Como lo han expresado en reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma con el fin de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad COLVANES LTDA, solicitó el registro de la marca EN VIA MENSAJERIA (mixta) el día 18 de diciembre de 1998, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, se aplicará dicha norma y no la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el

Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso la Decisión 486. El signo que pretende registrar la sociedad COLVANES LTDA ampara productos de la clase 38 internacional, más exactamente: “Servicio distrital de correo, servicios de mensajes, servicios de transmisión y despacho de mensajes, servicio de comunicaciones, servicio de prestación a través de programa de Internet y/o correo electrónico” El mencionado signo tiene la siguiente apariencia: Como se argumentó anteriormente la solicitud de registro de la marca, EN VIA MENSAJERIA (mixta), se llevó a cabo en vigencia de la Decisión 344, sin embargo el demandante aduce como violadas algunas normas de la Decisión 486, razón por la cual esta Sala analizará como transgredidas las normas de aquella Decisión que equivalen o describen de forma semejante el contenido de las normas que indicó como violadas y dejará de estudiar las que no presenten descripción o semejanza alguna en la Decisión 344. La Sala igualmente advierte que la parte actora alega como violado el literal a) del artículo 81 de la Decisión 344, pero que al momento de cotejar el texto transcrito por el demandante con el de la mencionada Decisión se encuentra que no se trata del artículo 81 sino del 83, por ello se entenderá que es éste el invocado como censurado. Las normas que se analizarán como violadas señalan: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al

público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” Es preciso anotar, que no es procedente la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 invocada por el demandante, pues como puede observarse en el texto de la mencionada norma la misma hace referencia a los eventos en que debe impedirse el registro de una marca, bien porque la misma se asemeje o sea idéntica a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Al respecto cabe especificar que en los supuestos de hecho analizados en el proceso de la referencia, puede constatarse cómo mediante la Resolución 40856 del 30 de noviembre de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se agotó la vía gubernativa, se despachó desfavorablemente la oposición interpuesta por la sociedad Envía Transportadora La Patria S.A., la cual había argumentado que el signo que pretendía registrarse podía causar confusión con la marca ENVIA (mixta). En consecuencia, la Sala considera que no hay lugar a analizar el mencionado cargo comoquiera que no influyó al momento de negar el registro de la marca EN

VIA MENSAJERIA (mixta) para amparar productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, es claro el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 en señalar que debe impedirse el registro de un signo como marca cuando el mismo pueda servir “para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”, es decir cuando se trate de signos descriptivos. En el presente caso se pretende el registro de EN VIA MENSAJERIA (mixta) para amparar “Servicio distrital de correo, servicios de mensajes, servicios de transmisión y despacho de mensajes, servicio de comunicaciones, servicio de prestación a través de programa de Internet y/o correo electrónico”. Es importante, en primer lugar, examinar el significado de cada uno de los vocablos que componen la parte nominativa del signo que se está analizando, ya que de esta forma se puede concluir si el mismo describe o no los productos y servicios que pretende amparar. Los vocablos “EN VIA” hacen referencia a que algo se encuentra sobre el camino, pero si se unen ambas palabras el significado cambia pues se estaría refiriendo al verbo “enviar” el cual según el diccionario de la Lengua Española tiene dentro de sus acepciones el de “hacer que una cosa se dirija o sea llevada a alguna parte”. Por su parte el vocablo “mensajería” se refiere al servicio que se presta para enviar un recado de una persona a otra. Es evidente que las palabras que forman la parte nominativa del signo “EN VIA MENSAJERIA” hacen alusión al servicio que se pretende amparar, pues tanto el

correo como la transmisión de datos implican un envío del recado o mensaje de una persona a otra, de hecho se constituye en el elemento esencial del mencionado servicio. Adicionalmente, el vocablo mensajería en lugar de generar distintividad a las palabras que lo preceden, continúa describiendo los servicios prestados, ratificando de esta forma la causal de irregistrabilidad estipulada en el literal d), artículo 82 de la Decisión 344. Ahora bien, por tratarse de un signo mixto, es decir que se compone de una parte gráfica y una nominativa, debe entrar la Sala a analizar si el elemento gráfico tiene la suficiente fuerza para permitirle al signo su registro. Como puede observarse en el registro visual que presentó la sociedad COLVANES LTDA al hacer la solicitud de registro, la cual se encuentra en párrafos precedentes, la parte gráfica del mismo se encuentra compuesta por un sobre de color blanco con bordes de color rojo. Al respecto la Sala considera que el mencionado “sobre” no tiene la suficiente fuerza distintiva para poder diferenciar el servicio de correo que pretende la sociedad actora amparar con el mismo, por el contrario la mencionada gráfica es descriptiva del producto. No se requieren avanzados conocimientos para señalar que dicho diseño es reconocido no solo en Colombia sino en otros países como característico tanto del servicio de correo tradicional como del electrónico. Lo anterior impone negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que la marca EN VIA MENSAJERIA (mixta) no es registrable para amparar productos y servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, los vocablos que componen el signo son términos genéricos respecto de los cuales

ningún participante del mercado de los mencionados productos puede apropiarse, pues estaría obteniendo una ventaja competitiva sobre sus competidores. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

(Ausente con excusa)