CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00207-01-2008

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Son de fantasía pero si son popularmente conocidas pueden ser genéricas o descriptivas / MARCA DERIVADA - Definición; signos distintivos y variaciones no sustanciales o complementarias / SIGNOS PRINCIPALES EN MARCAS DERIVADAS - Cotejo entre AVON y YANBAL; exclusión de los signos genéricos en inglés AGE BLOCK La doctrina pone de presente la posibilidad de ocurrencia de confundibilidad en esos casos, pese a que los signos formados con palabras extranjeras suelen ser considerados como de fantasía. Es así como el tratadista Jorge Otamendi advierte que “Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden.”, y que “Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas.” Por ello concluye que “En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica”. En este caso, adicionalmente y de manera especial, se debe tener cuenta que las marcas enfrentadas aparecen caracterizadas como marcas derivadas, toda vez que según la jurisprudencia comunitaria y la doctrina, las objeciones u oposiciones que a esa clase de marcas se le hagan sólo podrán referirse a los elementos accesorios o complementarios añadidos y no al signo principal. En efecto, según lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad, las “marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con

los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.”. El signo distintivo de la marca demandada que pertenece a otra marca anteriormente registrada es AVON. Otro tanto ocurre con el signo YANBAL de la marca opositora. De esa forma cabe decir que los elementos complementarios de la marca enjuiciada están en la expresión AGE BLOCK, por consiguiente se ha de entender que la demanda está dirigida a esta parte de la marca, esto es, contra el uso de tales elementos. Justamente, esa expresión AGE BLOCK forma parte de ambas marcas, luego la comparación se circunscribe a la misma, pudiéndose observar que está conformada por dos palabras de idioma inglés que son de fácil compresión por la población media del país y mucho más por el sector que consume los productos de la clase 3ª, especialmente cosméticos y protectores para la piel. En ese orden es de fácil entendimiento que AGE significa edad y BLOCK, bloque o muro, barrera, de suerte que la expresión AGE BLOCK asociada a los productos que se distinguen con las marcas enfrentadas suscita la idea o el concepto de una barrera o muro a la edad, bloqueador de la edad. De esa forma se constituye en una expresión genérica en cuanto a las propiedades y efectos que se ofrecen con tales productos, tanto que pareciera referirse a una clase de cosméticos, en especial a los bloqueadores, lo cual le da una connotación más que meramente evocativa, pues es casi descriptiva de esa gama de productos, luego su uso no puede se apropiable por persona alguna, sea como único elemento constitutivo de la marca,

o haciendo parte de una marca derivada, como las del sub lite. En consecuencia, la comparación de las marcas en cuestión se focaliza o recae con mayor peso en los signos principales de ambas, AVON y YANBAL, pudiéndose apreciar sin dificultad que son diferentes en todos los aspectos que determinan la distintividad. El resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, en virtud del signo principal de cada marca, AVON y YANBAL, y de su mayor grado de representación y peso en el conjunto de ambas, no generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética, luego no crean confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin dificultad alguna que la marca acusada ofrece la distintividad necesaria frente a la opositora para coexistir en el mercado de manera pacífica, pues no hay riesgo de que induzca al consumidor medio a error, en especial en lo que al productor de los respectivos bienes que bajo el amparo de cada una se ofrecen.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00207-01

Actor: JAFER LIMITED

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia : ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de conceder la solicitud de registro de la

marca AVON AGE BLOCK.

I.- LA DEMANDA JAFER LIMITED, mediante apoderado, solicita a la Sala en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones: Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 14993 de 30 de junio de 2001 y 18625 de 31 de mayo de 2001 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, concedió el registro de la marca “AVON AGE BLOCK”

(nominativa) solicitada por la sociedad IVON PRODUCTS INC, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y resolvió la revocatoria parcial de la primera, en el sentido de corregirla en cuanto a los productos amparados por esa marca. Que, como consecuencia de la anterior declaración, ordene a la Superintendencia demandada cancelar el certificado de registro de la marca “AVON AGE BLOCK” (nominativa) en la Clase 3 internacional.

2. Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante, con fundamento en su marca registrada AGE BLOCK YANBAL invoca como violados los artículos 172 de la Decisión 486; 83, literal a), y 96 de la Decisión 344, ambas de la Comunidad Andina; y 35 del Código Contencioso Administrativo, al considerar que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se violó por aplicación indebida con fundamento en que existe confundibilidad fonética y gráfica, al hacer la apreciación en conjunto de la totalidad de los

elementos que componen dichos signos, ya que en ambos signos se reproduce en su totalidad la expresión AGE BLOCK, la cual es la más características en ambos signos, y por ello no pueden coexistir. La Administración transgredió el artículo 83 de la Decisión 344 por conceder el registro de una marca a AVON PRODUCTS INC, no obstante existir previamente registrada una marca para identificar los mismos productos de la clase 3 internacional de Niza. La confundibilidad de las marcas enfrentadas surge de la notoria similitud entre las expresiones AGE BLOCK, utilizada de manera idéntica por las dos sociedades. Al punto cita la regla doctrinaria de Breuer Moreno, según la cual “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”, y expresa que resulta evidente la confundibilidad entre las marcas AGE BLOCK YANBAL y AVON AGE BLOCK pues son más las semejanzas que las diferencias. La adición efectuada del término AVON no le otorga distintividad frente a la marca registrada previamente por JAFER LIMITED, pues de la forma de uso en el mercado se logra apreciar que el término prevalente y distintivo lo constituye la expresión AGE BLOCK. La titular de la marca acusada ya tiene registrada en Colombia la marca AVON para productos de la clase 3, y las expresiones que le adiciona son las que identifican los productos; por ello en las etiquetas pone la palabra AVON arriba de la expresión AGE BLOCK, que identifica el producto. La palabra AVON se encuentra en las etiquetas de toda la familia de los productos de la clase 3 de la sociedad AVON PRODUCTS, de allí que el verdadero elemento identificador del

producto AVON AGE BLOCK está constituido por la indicada expresión AGE BLOCK. En el conjunto de la marca AGE BLOCK YANBAL, distintiva per se, de JAFER LIMITED, la expresión AGE BLOCK es igualmente el elemento que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor y es el que le imprime individualidad y poder distintivo, dado que permite al público consumidor identificar al producto de la actora dentro de su línea de productos para el cuidado y belleza personal YANMBAL, debido a que igual que la sociedad AVON PRODUCTS INC, tiene como elemento más característicos dentro de la etiqueta de su producto AGE BLOCK YANBAL la expresión AGE BLOCK. En consecuencia, las marcas enfrentadas son similarmente confundibles para identificar los mismos productos de la clase 3, en razón del uso de la expresión más distintiva en ambas, AGE BLOCK, pues son mayores las semejanzas que las diferencias, luego es evidente la confusión directa a la que se ve expuesto el público consumidor, más cuando los productos están exhibidos en los mismos establecimientos y mostradores, a lo cual se agrega la confusión indirecta que se puede presentar entre el público no especializado, quien podrá confundir el fabricante de cada producto. De lo anterior se desprende que la sociedad AVON PRODUCT se estaría aprovechando de forma desleal del prestigio alcanzado por la marca JAFER LIMITED y su línea de productos YANBAL. Por lo anterior se violaron los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena debido al incumplimiento de los requisitos de registrabilidad de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al desconocer la

normativa contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que otorgó el registro de la marca que resulta similarmente confundible con ésta, y que identifica una misma clase de productos. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta el mandato consagrado en el artículo 81 de la Decisión 344 que exige como requisito esencial para el registro de una marca que ésta sea suficientemente distintiva respecto de las marcas que se encuentren en el mercado, como quiera que el consumidor entenderá que las dos marcas –AGE BLOCK YANBAL y AVON AGE BLOCKcomparten un mismo origen. El artículo 35 del C.C.A. fue violado porque en la resolución acusada se utiliza una fórmula de comodín para su motivación, sin que se indiquen los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión de otorgar el registro marcario impugnado. La administración debe actuar bajo la premisa de motivar la concesión de un registro de una marca, es decir, exponer las razones de hecho y de derecho que llevan a considerar que una marca es apta para ser registrada. Pues bien, a juicio de la actora no aparece dentro del acervo probatorio prueba que demuestre que tal cometido se haya cumplido a satisfacción, lo que degenera en nulidad según lo previsto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. Fundamenta su dicho en lo pertinente al examen de registrabilidad, es decir, el deber de la Administración de estudiar la marca pretendida para el registro frente a la definición de la marca y las clases de marca a que hace referencia el artículo 83 de la Decisión 344, así como frente a todas y

cada una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82 y 83 de la misma Decisión. Es un procedimiento esencial el examen de registrabilidad, y trasciende al ámbito jurídico cuando se trata de un control previo como el que se aplica en Colombia. Así las cosas, si se hubiera realizado dicho estudio, el juzgador hubiera concluido que la solicitud de registro de la marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. La Superintendencia incurrió en violación del artículo 96 de la Decisión 344, puesto que no consta en las resoluciones demandadas el examen de registrabilidad de la marca solicitada, ni los elementos de las marcas que se tuvieron en cuenta en dicho examen. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo tanto, los actos acusados no son nulos. Ello en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en

especial los artículos 81, en donde se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y 83, literal a), de la Decisión 344; las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14-IP-98,15-IP-96 del 21 de noviembre de 1997 y 49-IP99; además, del resultado del examen sucesivo y comparativo efectuado por ella entre las marcas “AVON AGE BLOCK” y “AVON BLOCK YANBAL”, del cual concluye que no son semejantes entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético y visual, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor. Entra a estudiar lo pertinente al requisito de distintividad y efectúa el examen conjunto de los signos comparados, obteniendo como resultado que son suficientemente distintivos y en consecuencia no puede llevar al público consumidor a confusión, pues desde el punto de vista fonético la marca solicitada está estructurada por once letras cuya composición es diferente respecto de la de la marca opositora. Desde el punto de vista visual ha de descartarse la confusión toda vez que la estructura vocálica y la longitud de la palabra es completamente diferente. La marca solicitada (AVON AGE BLOCK) presenta una menor extensión respecto de opositora (AGE BLOCK YANBAL) no coincidiendo en la estructura vocálica, en la terminación, ni en la sílaba que le da la respectiva acentuación. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio llega a la conclusión

de que las dos marcas pueden coexistir pacíficamente. En lo que hace a la presunta falta de motivación de los actos administrativos acusados, afirma que una vez verificada la inexistencia de observaciones por parte de terceros, prosiguió a realizar el examen de registrabilidad de la marca AVON AGE BLOCK concluyéndose acertadamente que la misma cumple todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, y de ello se desprende que se efectuó en debida forma el respectivo análisis de registrabilidad. Propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por la falta de señalamiento de los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción en la demanda de nulidad. El demandante incurrió en un yerro procesal al instaurar la acción de simple nulidad cuando la procedente es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como quiera que ha demostrado interés particular y concreto en el transcurso del proceso. 2.- La sociedad AVON PRODUCTS INC., propietaria de la marca registrada AVON AGE BLOCK y tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y propone como fundamentos de defensa los que a continuación se exponen: En lo atinente a la confundibilidad aducida por la actora, manifiesta que el hecho de que una palabra se encuentre ya registrada no hace perder la validez de los siguientes registros con elementos adicionales que conformen en su unidad una expresión. La Decisión 344 ni la 486 prohíben el registro de las llamadas MARCAS DERIVADAS, es decir, el registro de una nueva expresión que comprenda el registro de una marca ya registrada, en otras palabras, marcas que surgen de una

marca anteriormente registrada pero modificando algunos de sus elementos secundarios; aplicable al caso que se analiza, ya que el hecho de que la marca AVON se encuentre registrada, no significa de ninguna manera que en la marca AVON AGE BLOCK la expresión AVON no cumpla función alguna, o que sobre aquella no pese ningún interés jurídico que determine su existencia, o mucho menos que el término AVON pueda ser considerado como un elemento secundario, sin validez. En consecuencia, la marca en cuestión no genera confusión en el consumidor, dado que la expresión AGE BLOCK es una marca derivada de AVON, susceptible de registro, y por contera esta marca constituye el elemento principal de la marca AVON AGE BLOCK, convirtiéndose en el elemento predominante, pues el público consumidor al observar la última marca la relacionará directamente con la marca AVON. Acude al criterio de publicidad de la marca para expresar que es titular de más de 100 registros que contienen la marca AVON, lo cual permite al consumidor identificar la marca AGE BLOCK AVON con uno de los productos que ofrece la marca AVON. En ese sentido, no habrá lugar a que las marcas controvertidas lleguen a causar un impacto en el consumidor de tal talante que piense que se trata de productos fabricados por una misma empresa. Citando al Tribunal de Justicia Andino en lo referente al análisis en conjunto de la marca que se pretende registrar frente a las que hasta ese momento ya se encuentran inscritas, sostiene que la demandante tuvo en cuenta los términos de manera aislada, razón por la cual llegó a la conclusión equivocada de irregistrabilidad de la marca de parte de la accionante, como quiera que de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia Andino en muchas de

sus interpretaciones prejudiciales, “los signos deben ser observados de cuerpo entero, sin disgregar los factores que los componen, es decir, como unidades estructurales, que es en definitiva lo que aprecia el público consumidor”1 Aduce el tratamiento de las marcas débiles, estableciendo que las expresiones AGE: EDAD y BLOCK: BLOQUEAR, pertenecen a ese grupo de marcas, comúnmente utilizadas en el mercado de los cosméticos, para identificar 1 Interpretación Prejudicial 04-IP-98. productos para el cuidado del envejecimiento de la piel y para protectores contra los rayos solares. Se trata de términos utilizados indistintamente en multiplicidad de productos, que no tienen la fuerza para impedir que otros hagan uso propio. Agrega que la comercialización de los productos AVON en Colombia y en el mercado internacional ha sido reconocida ampliamente como una de las primeras, y ellos van dirigidos al que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha denominado Consumidor Selectivo, toda vez que se trata de ventas a través de pedidos por catálogo, es decir, a través de vendedoras que muestran el producto para que quienes son sus clientes los escojan, y lo encargan a la vendedora. Se trata de un consumidor selectivo. Por tratarse de productos que serán aplicados en la piel o en cabello del consumidor, presta una atención muy especial al momento de elegir el producto que desea aplicarse, pues no cualquier producto le servirá. Aporta como prueba algunos testimonios de vendedoras de productos AVON y YANBAL, en los que se resalta la inexistencia de quejas de confusión en el expendio de estos ya sea identificados con AGE BLOCK YANBAL o AVON AGE

BLOCK. Sobre la presunta vulneración del artículo 81 de la Decisión 344 del acuerdo de Cartagena, alega que el Jefe de División de Signos Distintivos aplicó las reglas establecidas por la jurisprudencia sobre la comparación de las marcas y por esa razón constató que se trataba de marcas disímiles. Las diferencias ortográficas que se presentan entre cada una de las marcas en cuestión, genera amplias diferencias visuales y conceptuales entre ellas, pues como antes lo demostró el público consumidor al observar la marca AVON AGE BLOCK la relacionará inmediatamente con las demás marcas AVON de su representada, conociendo de esta forma el origen de los productos. Refiere que el conflicto de marcas suscitado en Perú se generó con base en la marca AVON AGE BLOCK y la peruana AGE BLOCK del demandante, que como se puede observar se trata de un signo completamente diferente al que aquí se demanda. En atención a lo anterior, solicita que no se tenga en cuenta ese antecedente, por cuanto aunado al argumento anterior se encuentran dos pilares marcarios, a saber: el principio marcario de independencia, referido al estudio autónomo de cada caso en particular y el principio de territorialidad del registro marcario, consistente en que las decisiones de las oficinas de las de propiedad industrial es independiente, por ello no es procedente traer a colación el análisis de registrabilidad que se efectúa en ellas. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto, y se recibieron sendas declaraciones de dos testigos a solicitud de una de las partes.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Tanto la actora, que controvirtió las razones de defensa y las excepciones expuestas en las contestaciones a la demanda, como la entidad demandada y la tercera interesada en el asunto, quien concluye que sus argumentos de la contestación de la demanda quedaron debidamente demostrados en el proceso, descorrieron el traslado respectivo, quienes se pronunciaron en forma similar a como lo hicieron la sustentación de los cargos y en las razones de la defensa respectivamente, e insisten en sus consecuentes peticiones.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala guardó silencio en esta oportunidad.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos y en dada en pronunciamiento radicado PROCESO 94-IP2006, tras advertir que la normativa aplicable a este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la normativa sustancial vigente para la fecha de la solicitud, consideró que las normas a aplicar e interpretar en el sub lite son sus artículos 81, 82, literales a) y d); 83, literales d) y e); y 96; así como el 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concluye: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada,

será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deben atender a los previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora..

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riego de confusión, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado. “CUARTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos AVON AGE BLOCK y AGE BLOCK YANBAL, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

QUINTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

SEXTO: El juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar, en el signo oponente u opositor, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

En el evento en que tanto la marca solicitada como la marca oponente

sean derivadas de una marca notoria, el juez Nacional o la Oficina competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, sin son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc, para así determinar la viabilidad de registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente.

SEPTIMO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

OCTAVO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

NOVENO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

DECIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota del producto. Además, pueden

referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

UNDÉCIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. “DUADÉCIMO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

DÉCIMOTERCERO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo.

DÉCIMO CUARTO: Los actos administrativos relativos a la conce