CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00214-01-2008

DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA INTERNA O TERRITORIALInterpretación prejudicial: definición; derechos Al respecto, cabe tener en cuenta que la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso precisó, en relación con la prioridad de la solicitud de registro, lo siguiente: “1. Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad…..”. “….En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud…..el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial antes de pronunciarse en este otro trámite independiente….”. DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - Da derecho a que se resuelva la primera solicitud en el tiempo / MISHELLA - Cumplimiento del derecho a la prioridad marcaria / MICHEL - Derecho de prioridad marcaria En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución

núm. 12661 de 4 de agosto de 1993, a través de la cual NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA MISHELLA PARA LA CLASE 25 SOLICITADO POR CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Y, de acuerdo con la certificación visible a folio 122, la solicitud de registro de la marca MICHEL presentada por la FABRICA DE CALZADO MICHEL CIA LTDA, fue resuelta el 23 de enero de 1997 a través de la Resolución núm. 1158. Quiere decir lo anterior, que la Superintendencia de Industria y Comercio, puso fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial de la actora antes de pronunciarse en relación con la solicitud del registro de la marca MICHEL. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia el derecho de prioridad que se adquiere con la presentación de la primera solicitud NO IMPLICA FORZOSAMENTE la concesión del signo, pues ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. Como ya se vio, en el caso sub examine la entidad demandada evacuó primero la solicitud de CONFECCIONES ANTONELLA S.A. denegando el registro del signo MISHELLA para la clase 25, lo cual descarta la violación alegada en la demanda. Cabe resaltar que esta Corporación en sentencia de 7 de febrero de 2008 (Expediente núm. 200200225, Actora Confecciones Antonella S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno) denegó las súplicas de la demanda instaurada con miras a

obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca MICHEL para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, precisamente por cuanto se desvirtuaron los mismos supuestos de hecho y de derecho que se alegan en este caso. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00214-01

Actor: CONFECCIONES ANTONELLA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 12611 de 4 de agosto de 1993; 13571 de 31 de julio de 1998 y 41734 de 13 de diciembre de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se denegó el registro de la marca MISHELLA, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1o: La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., por conducto de apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “MISHELLA”, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional, de NIZA. 2°: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se formularon observaciones por parte de terceros. 3°: Mediante Resolución numero 12661 de 4 de agosto de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca por considerar que encuadraba dentro de una de las causales de irregistrabilidad. 4°: Contra dicha Resolución la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., interpuso recurso de reposición y el subsidiario de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Indica que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque se equivocó la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que “una vez examinadas en su conjunto las marcas en confrontación, MISHELLA, MICHELLO y MICHEL, sucesiva y no simultáneamente, si arroja confusión, pues presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, que podrían generar confusión en el publico consumidor en caso de coexistir en el mercado”.

Manifiesta que se violó dicha norma porque se negó el registro con base en la solicitud de registro de la marca MICHEL, sin tener en cuenta el análisis de la prioridad en la solicitud de registro. En efecto la solicitud de la marca MISHELLA fue presentada el día 17 de octubre de 1990, en tanto la solicitud de la marca MICHEL, base de la negativa al registro solicitado, fue presentada el 6 de diciembre de 1991, es decir que la solicitud de registro correspondiente a la marca MICHEL fue presentada con posterioridad a la de la marca

MISHELLA.

Concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio, desconoció el derecho prioritario de la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. al registro de la marca MISHELLA. 2º: Estima que se violó el artículo 278, ibidem, en concordancia con el artículo 5° del Tratado de creación del Tribunal, porque la demandada no aplicó ni interpretó correctamente las disposiciones contenidas en la Disposición 344, lo que induce a no salvaguardar los derechos de la actora. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que de los documentos obrantes en el expediente 92 330614, contentivo de la solicitud de registro de la marca MISHELLA para distinguir productos de la clase 25, se concluye que la

Superintendencia se ajustó a la legalidad, pues dicho signo presenta semejanzas con el signo MICHEL previamente registrado para la misma clase de productos. II.1.2.- La sociedad FÁBRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA LTDA, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio, no obstante lo cual no contestó la demanda (folio 56). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca MISHELLA, para distinguir productos amparados en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto consideraron que la misma era confundible con la marca MICHEL previamente registrada, para la misma clase. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se alega en la demanda como violado, corresponde al artículo 58, literal f) de la Decisión 85, norma ésta aplicable en este caso en razón de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó su alcance en la Interpretación Prejudicial solicitada, por ser la vigente al momento de solicitar el registro marcario (folio 150). Frente a la citada disposición comunitaria, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 164-IP-2005 señaló que la misma se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado (folio 153).

La demanda descansa en la premisa del desconocimiento del derecho de prioridad respecto de la solicitud de registro de la marca MISHELLA, pues esta se presentó el 17 de octubre de 1990, en tanto que la solicitud de la marca MICHEL lo fue el 6 de noviembre de 1991. Al respecto, cabe tener en cuenta que la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso precisó, en relación con la prioridad de la solicitud de registro, lo siguiente: (folios 156 y 157). “1. Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad…..” “….En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud…..el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial antes de pronunciarse en este otro trámite independiente….”. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm.

12661 de 4 de agosto de 1993, a través de la cual NEGÓ EL REGISTRO DE LA

MARCA MISHELLA PARA LA CLASE 25 SOLICITADO POR CONFECCIONES

ANTONELLA S.A.

Y, de acuerdo con la certificación visible a folio 122, la solicitud de registro de la marca MICHEL presentada por la FABRICA DE CALZADO MICHEL CIA LTDA, fue resuelta el 23 de enero de 1997 a través de la Resolución núm. 1158. Quiere decir lo anterior, que la Superintendencia de Industria y Comercio, puso fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial de la actora antes de pronunciarse en relación con la solicitud del registro de la marca MICHEL. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia el derecho de prioridad que se adquiere con la presentación de la primera solicitud NO IMPLICA FORZOSAMENTE la concesión del signo, pues ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. Como ya se vio, en el caso sub examine la entidad demandada evacuó primero la solicitud de CONFECCIONES ANTONELLA S.A. denegando el registro del signo MISHELLA para la clase 25, lo cual descarta la violación alegada en la demanda. Cabe resaltar que esta Corporación en sentencia de 7 de febrero de 2008 (Expediente núm. 2002-00225, Actora Confecciones Antonella S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno) denegó las súplicas de la demanda instaurada con miras a obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo de

la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca MICHEL para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, precisamente por cuanto se desvirtuaron los mismos supuestos de hecho y de derecho que se alegan en este caso. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de febrero de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN