CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00216-01-2007

LEMA COMERCIAL - Definición: complemento de la marca; debe especificar la marca con la cual se usaría; requisitos para su registro Los lemas comerciales son definidos por el artículo 118 de la Decisión 344 como: «la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca».

Adicionalmente, los artículos 119 a 122 prohíben registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicarlos y les hacen aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del capítulo de marcas de la Decisión 344. A propósito de los lemas comerciales, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal Andino sostuvo: «[…] el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).[…] La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias

según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. […] Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 eiusdem. En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. En segundo lugar, debe ser distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función…, podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva…” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, publicada en la

G.O.A.C. Nº 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”). Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible. En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables.» LEMA COMERCIAL - Carácter descriptivo irregistrable de la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI La expresión «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI», designa exactamente las características esenciales del producto o servicio que se presta con la plataforma tecnológica así denominada. En efecto una tarjeta inteligente (smartcard) consiste en un dispositivo de seguridad del tamaño de una tarjeta de crédito, resistente a la adulteración, que ofrece funciones para un almacenamiento seguro de información y también para el procesamiento de esta. En la práctica, las tarjetas inteligentes poseen un chip que dispone de unos contactos exteriores que le permiten mantener una comunicación con este, y de esta forma acceder a la información que contiene o grabar una nueva. Las tarjetas inteligentes son utilizadas hoy en día para diversos tipos de productos y servicios, verbigracia el servicio de transporte, donde los abonos de dinero son deducidos a medida que se va utilizando la tarjeta, y también en surtidores de gasolina. Por tanto, no asiste

razón a la actora en afirmar que se trata de un lema comercial evocativo conformado por una palabra nueva con ciertas características de fantasía, pues el carácter genérico del término SISTEMA TARJETA y el descriptivo de la palabra INTELIGENTE no desaparecen con solo unirlas entre sí o con la marca «CONAVI». Es manifiesto que de la combinación de los términos SISTEMA TARJETA e INTELIGENTE no resulta un conjunto novedoso y original o con distintividad propia, pues su significado es el mismo de los términos descriptivos que lo componen. Tampoco es cierto que sugiera en la mente del consumidor una idea sobre el producto que distingue. Designa directa e inequívocamente el servicio que se conoce con la expresión SISTEMA TARJETA y describe que su característica esencial es ser INTELIGENTE. Como lema comercial, es manifiesto que carece de la distintividad exigida por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que se halla incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales a) y d) del artículo 82 ibídem. Así, pues, la SIC al sostener que el signo «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» no es registrable como lema comercial para distinguir los productos de la Clase 16 Internacional, se ajustó a los requisitos fijados en el artículo 81 la Decisión 344 para que un signo sea registrable y aplicó acertadamente la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00216-01

Actor: CONAVI

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. -CONAVI (en adelante CONAVI), contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro del lema comercial 1 «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» para amparar todos los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional, esto es «papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza

(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés».

I. LA DEMANDA CONAVI, domiciliada en Medellín, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 11783 de 1996 (8 de mayo) por la cual el Jefe de

la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la observación presentada por la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA y negó el registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» para amparar los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 43990 de 2001 (26 de diciembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 30634 de 2000 (24 de noviembre) revocándola y confirmando en su lugar la Resolución 11783 de

1996. 1 1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional. 1.1. Hechos El 29 de noviembre de 1994 CONAVI presentó ante la División de Signos Distintivos de la SIC solicitud de registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» para amparar los productos comprendidos en la Clase

16 Internacional. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 412 de 30 de enero de 1995. La CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA presentó observación por considerar que la «tarjeta inteligente» trae incorporado un microprocesador con capacidad para almacenar datos del tarjetahabiente e información de su cuenta, permitiéndole cargar periódicamente en la memoria las

cantidades de dinero que desee utilizar. Las expresiones «TARJETA INTELIGENTE», «SISTEMA INTELIGENTE» o «CUENTA INTELIGENTE» no son apropiables con carácter excluyente pues debe asegurarse a todos los competidores la posibilidad de usarlos para designar la tecnología conocida como «dinero plástico». Por Resolución 11783 de 1996 (8 de mayo) el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA y negó a CONAVI el registro de la expresión «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» como lema comercial para productos de la Clase 16 Internacional por considerar que podría engañar al consumidor en cuanto a la aptitud para el empleo de tales productos, pues los comprendidos en esta no son los que en realidad el solicitante pretende distinguir. Mediante Resolución 30634 de 2000 (24 de noviembre) el mismo funcionario decidió el recurso de reposición revocando su Resolución 11783 de 1996 y concediendo el registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» a favor de CONAVI para productos de la Clase 16 Internacional. Por Resolución 43990 de 2001 (26 de diciembre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA contra la Resolución 30634 de 2000, confirmando en todas sus partes la Resolución 11783 de 1996 (8 de mayo) que había negado el registro del lema comercial.

1.2. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81, 82, literal h) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La SIC negó el registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» por estimarlo compuesto de expresiones genéricas y descriptivas inapropiables. Sostiene que así el lema comercial haga referencia a las características de un producto o al producto mismo, no por ello deviene genérico o descriptivo. Las marcas comerciales permiten que el consumidor distinga los productos o servicios de distintos productores. Este supuesto también es aplicable a los lemas comerciales que son signos distintivos aptos para diferenciar los productos o servicios de los diversos empresarios en un mercado determinado. El lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad que exige la normativa andina para que un signo pueda ser registrado. El lema presentado a registro es novedoso porque no existe ninguno otro similar o idéntico registrado en la actualidad. La entidad demandada no tuvo en consideración que el lema comercial solicitado no hace relación a atributos esenciales del producto, y por tanto no existía razón para negarlo. El lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» es una leyenda evocativa, que hace relación a un significado conceptual que se refiere a atributos secundarios de un producto específico. Así, el lema es registrable puesto que evoca una idea, que no se relaciona con cualidades esenciales de los productos, de suerte que no es descriptivo.

La SIC negó el registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» por considerarlo como una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar el servicio de ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituye el dinero en efectivo. Sin embargo, las palabras SISTEMA, TARJETA e INTELIGENTE no definen ningún producto determinado, pero son características de un producto que ofrece CONAVI.

II. LA CONTESTACIÓN 2.1. La SIC sostuvo que la leyenda presentada a registro es una expresión de dominio público no susceptible de erigirse en derecho de propiedad industrial, pues debe garantizarse la posibilidad de ser utilizada por cualquier empresario para designar los servicios de ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituye el dinero efectivo. 2.2. La CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA. como tercero interesado en las resultas del proceso fue notificada personalmente de l auto admisorio de la demanda 2 pero no presentó contestación.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes insistieron en los mismos argumentos expuestos en la demanda y las respectivas contestaciones.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió Interpretación Prejudicial 109-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo. 2 Fl. 70

V. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 11783 de 1996 (8 de mayo), la División de Propiedad Industrial de la SIC declaró infundada la observación presentada por la

CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA y negó el registro del lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional, por considerarlo afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, por ser capaz de engañar a los medios comerciales o al público en cuanto a sus características o cualidades o su aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Los servicios comprendidos en la Clase 16 Internacional son: «Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.» Los lemas comerciales son definidos por el artículo 118 de la Decisión 344 como «la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca». Adicionalmente, los artículos 119 a 122 prohíben registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicarlos y les hacen aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del capítulo de marcas de la Decisión 344. A propósito de los lemas comerciales, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal Andino sostuvo: «[…] el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como

complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”). […] La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. […] Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 eiusdem. En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de

ser captado, retenido y asimilado por éste. En segundo lugar, debe ser distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función … podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva …” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema

comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”).

Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible. En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables.» La actora sostiene que la denegación del registro de la expresión «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» viola los artículos 81, 82, literal h) y 83, literal

a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el lema reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad fijados por la normativa andina para que proceda su registro. La cuestión de fondo consiste en determinar si el lema comercial «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» es registrable para productos de la Clase 16 Internacional a la luz de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; […] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]» Sobre los signos engañosos, el Tribunal precisó: «El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los lemas comerciales que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado. […] incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de un lema comercial en que

alguno de sus elementos puede inducir a engaño, se deberá considerar engañoso in totum y no podrá ser registrado.» Corresponde entonces a la Sala determinar si el signo «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI» es descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional; o si, como alega la actora, es evocativo. En relación con las denominaciones descriptivas o genéricas, ha dicho el Tribunal Andino de Justicia 3: «Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. (negrilla fuera de texto) Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. […] 3 109-IP-2004 En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán

registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, ya citada). Y en la doctrina se enseña que el lema “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “ … Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy

común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de usorqw234 común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49). Por esta razón, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los lemas comerciales “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar. Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos …” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 50). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.» De otra parte, precisó acerca de las denominaciones descriptivas: «... […] el Tribunal ha establecido que “... para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en las sentencias dictadas en los

expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).» Y más adelante, agregó: «Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”). Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. ...» Así mismo, a propósito de las reglas que sirven para determinar si un signo es genérico o descriptivo, el Tribunal Andino ha señalado 4: «La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor - sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos. ... «La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo

es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo, por un consumidor medio—es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.» Estas reglas son enteramente aplicables al caso presente, a saber: ¿Qué es el producto? Es una TARJETA INTELIGENTE. ¿Cómo es la Tarjeta?

Es INTELIGENTE AL UTILIZAR UN SISTEMA QUE, AL RECARGARLA, EVITA

EL USO DE DINERO EN EFECTIVO.

La expresión «SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI», designa exactamente las características esenciales del producto o servicio que se presta con la plataforma tecnológica así denominada. En efecto una tarjeta inteligente (smartcard) consiste en un dispositivo de seguridad del tamaño de una tarjeta de crédito, resistente a la adulteración, que ofrece funciones para un almacenamiento seguro de información y también para el procesamiento de esta. En la práctica, las tarjetas inteligentes poseen un chip que 4 77-IP-2002 dispone de unos contactos exteriores que le permiten mantener una comunicación con este, y de esta forma acceder a la información que contiene o grabar una nueva 5. Las tarjetas inteligentes son utilizadas hoy en día para diversos tipos de productos y servicios, verbigracia el servicio de transporte, donde los abonos de dinero son deducidos a medida que se va utilizando la tarjeta, y también en surtidores de gasolina. Por tanto, no asist