CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00225-01-2008

DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA INTERNA O TERRITORIAL - Definición; derechos; interpretación prejudicial Frente a la citada disposición comunitaria (artículo 58 literal f) de la Decisión 85), el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 162-IP-2005 señaló que la misma establece la hipótesis de irregistrabilidad en tres aspectos, a saber: a.- Que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto; b.- Que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase; y c.- Que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (folio 154). En lo concerniente a la prioridad de la solicitud de registro, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso adujo: “1. Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad…..”. “….En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá

de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. Por consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud…..el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial antes de pronunciarse en este otro trámite independiente….” (folios 158 y 159). DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - Se adquiere con la presentación de la primera solicitud pero no implica concesión del registro del signo En este caso, conforme consta a folio 99, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 12661 de 4 de agosto de 1993, a través de la cual NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA MISHELLA PARA LA CLASE 25 SOLICITADO POR CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio, puso fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial de la actora antes de pronunciarse en relación con la solicitud de la FABRICA DE CALZADO MICHEL CIA LTDA, pues esta solicitud inicialmente fue resuelta y en forma negativa el 23 de enero de 1997 a través de la Resolución núm. 1158 (folio 11). De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia el derecho de prioridad que se adquiere con la presentación de la primera solicitud NO IMPLICA FORZOSAMENTE la concesión del signo, pues ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las

solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. No necesariamente quien presente la primera solicitud, tiene derecho a la concesión del registro del signo, de lo que en realidad depende es que se reúnan los requisitos legales de registrabilidad. Como ya se vio, en el caso sub examine la entidad demandada evacuó primero la solicitud de CONFECCIONES ANTONELLA S.A. denegando el registro del signo MISHELLA para la clase 25, lo cual descarta la violación alegada en la demanda. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00225-01

Actor: CONFECCIONES ANTONELLA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 33498 de 19 de octubre de 2001, “Por la cuál se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1o: La sociedad FÁBRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA LTDA., solicitó el registro de la marca mixta MICHEL para distinguir productos de la clase 25 en la Clasificación Internacional. 2o: A esta solicitud de registro se le presentaron observaciones por parte de las sociedades MARKS & SPENCER PLC., y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER. La División de Signos Distintivos declaró fundadas estas demandas de oposición y negó el registro solicitado. 3o: Contra la anterior resolución la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA LTDA., interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación. La División de Signos Distintivos confirmó la resolución impugnada y concedió la apelación. 4o: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, revocando la resolución que declaraba infundada la demanda de oposición, y concedió el registro de la marca MICHEL a favor de la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA LTDA. 5o: La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. es prioritaria solicitante y titular del registro de la marca MISHELLA para distinguir productos de la clase 25, además de que es titular de la misma en la clase 24. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, por falta de aplicación, ya que la marca “MICHEL” no cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica de que habla la norma citada. Considera que debido a la similitud de la marca solicitada para registro y la marca de la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. se concluye que la marca MICHEL no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. 2.- Indica que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que dice: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el Comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Expresa que el registro de la marca MICHEL viola los derechos adquiridos de la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., ya que es solicitante prioritario de la marca MISHELLA en virtud de que ésta fue solicitada el día 17 de octubre de 1990, en tanto que la sociedad FÁBRICA DE CALZADO MICHEL & CIA LTDA., presentó la solicitud de registro de la marca MICHEL el día 12 de junio de 1991. Considera que también en este caso se presenta confusión conceptual, ya que los signos MICHEL y MISHELLA son nombres en idioma italiano y a este respecto el Tribunal de Justicia ha expresado: “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que

ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor.” Alega que la Superintendencia de Industria y Comercio como el Tribunal de Justicia señalan que la similitud o disimilitud conceptual prima sobre la comparación fonética. 3.- Manifiesta que se violó el artículo 278 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 5o del Tratado que crea el Tribunal de Justicia, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 referentes a registro de marcas y tal inobservancia condujo a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la Resolución que concedió el registro de la marca MICHEL a favor de

la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que el registro de la marca MISHELLA solicitado por la actora para distinguir productos de la clase 25, tal como consta en el expediente 923306, fue negado mediante Resolución 1158 de 23 de enero de 1997, confirmada por Resoluciones núms. 01536 de 30 de enero de 1998 y

37536 de 20 de noviembre de 2001, por lo que la actora no es solicitante prioritaria de la marca MICHEL ni tiene derechos exclusivos de la marca MISHELLA. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El acto acusado concedió el registro de la marca mixta “MICHEL“, para distinguir productos amparados en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La causal de irregistrabilidad alegada es la consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que corresponde a la prevista en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, norma ésta aplicable en este caso en razón de que frente a ella el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó su alcance en la Interpretación Prejudicial solicitada, por ser la vigente al momento de solicitar el registro marcario (folio 149). Frente a la citada disposición comunitaria, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 162-IP-2005 señaló que la misma establece la hipótesis de irregistrabilidad en tres aspectos, a saber: a.- Que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto; b.- Que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase; y c.- Que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con

reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (folio 154). La actora alega dos situaciones en relación con el registro otorgado a través del acto acusado: La primera, que es titular de la marca “MISHELLA” para la clase 24; y la segunda, que es solicitante prioritaria de dicha marca para la clase 25. En cuanto a la primera situación alegada, advierte la Sala que a la luz del artículo 58, literal f), de la Decisión 85, cuyo alcance precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso (folio 154), no procede la causal de irregistrabilidad pues esta norma solamente otorga protección dentro de la regla de la especialidad o sea, en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase, supuesto fáctico éste que no se da entre los productos de la clase 24 y 25. Ahora, procede sí hacer el estudio de la causal en relación con la prioridad alegada por la actora en cuanto aduce ser solicitante anterior del registro de la marca “MISHELLA” para productos en la clase 25, que es la misma a la cual corresponde el registro controvertido. En lo concerniente a la prioridad de la solicitud de registro, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso adujo: “1. Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la

solicitud presentada con posterioridad…..” “….En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. Por consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud…..el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial antes de pronunciarse en este otro trámite independiente….” (folios 158 y 159). En este caso, conforme consta a folio 99, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 12661 de 4 de agosto de 1993, a través de la cual NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA MISHELLA PARA LA CLASE 25 SOLICITADO POR

CONFECCIONES ANTONELLA S.A.

Es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio, puso fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial de la actora antes de pronunciarse en relación con la solicitud de la FABRICA DE CALZADO MICHEL CIA LTDA, pues esta solicitud inicialmente fue resuelta y en forma negativa el 23 de enero de 1997 a través de la Resolución núm. 1158 (folio 11). De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia el derecho de prioridad que se adquiere con la presentación de la primera solicitud NO IMPLICA

FORZOSAMENTE la concesión del signo, pues ésta dependerá de un sin número de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. No necesariamente quien presente la primera solicitud, tiene derecho a la concesión del registro del signo, de lo que en realidad depende es que se reúnan los requisitos legales de registrabilidad. Como ya se vio, en el caso sub examine la entidad demandada evacuó primero la solicitud de CONFECCIONES ANTONELLA S.A. denegando el registro del signo MISHELLA para la clase 25, lo cual descarta la violación alegada en la demanda. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de febrero de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN