CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00226-01-2006

SEMEJANZA MARCARIA - Es evidente ortográfica y fonéticamente entre los signos NATURASOL HERBAMIEL Y HERBAMIEL NATURE’S BLEND / RIESGO DE CONFUSION RESPECTO DE PRODUCTOS - Inexistencia ante productos distintos y ante disímiles canales de distribución: nulidad del acto que negó registro / HERBAMIEL - Inexistencia de riesgo de confusión entre marcas semejantes por productos y canales de distribución distintos En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar, por el aspecto visual los signos en disputa se presentan así: NATURASOL HERBAMIEL = Marca Opositora y HERBAMIEL NATURE’S BLEND = Marca Solicitada. El término herba alude a hierba, y en relación con productos farmacéuticos, hace alusión a un producto compuesto de hierbas. A su vez, el término miel alude a un líquido viscoso, dulce, producido por las abejas, que proviene de la naturaleza y no contiene químicos, luego, «HERBAMIEL» evoca el concepto de un producto que contiene dos elementos naturales: hierbas y miel. Por el aspecto conceptual, las marcas confrontadas son semejantes pues en ambas la expresión «HERBAMIEL» es el elemento principal y evoca la idea de un compuesto de miel y hierbas. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, las dos marcas son muy semejantes dada la identidad de su elemento principal. Sentada así la semejanza entre los signos, resta a la Sala considerar el riesgo de confusión desde el punto de vista de los productos distinguidos con uno y otro signo, pues, al tenor del artículo 136 letra

a) de la Decisión 486, la confusión debe suscitarse respecto de productos «respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.» Además, según el Tribunal Andino, el juez que aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta «la naturaleza de los productos o servicios» identificados por los signos en disputa. La marca previamente registrada, NATURASOL HERBAMIEL, distingue productos agrícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta. El comprador de alguno de estos productos lo adquirirá, para darle su uso o destinación propios, como insumos agropecuarios, alimento o forraje, y lo buscará en los depósitos agrícolas, que son los puntos de venta donde se suele encontrarlos. Estos productos se comercializan por kilos, bultos, litros, galones y otras medidas semejantes. El signo HERBAMIEL NATURE S BLEND fue solicitado para distinguir productos farmacéuticos, cuyo comprador desde luego los adquirirá como medicamentos, en droguerías o farmacias, y en su presentación ordinaria de frascos con capacidad medida en mililitros o centímetros cúbicos. Para la Sala, no existe el riesgo de confusión, atendiendo a la naturaleza de los productos y a sus disímiles canales de distribución. El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que la negativa al registro del signo «HERBAMIEL NATURE’S

BLEND» (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional contravino los artículos 134 y 136 letra a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se declarará la nulidad del acto acusado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00226-01

Actor: NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada una oposición y negó el registro del signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» como marca para distinguir «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.

1. LA DEMANDA

NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., domiciliada en Bogotá, Colombia,

mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002 por la cual el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 29019 de 31 de agosto de 2001 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. y negó el registro del signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro del signo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. 1.1. Hechos  El 12 de febrero de 2001 NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.  El 26 de abril de 2001, LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL

MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. presentó observaciones con fundamento en su marca «NATURASOL HERBAMIEL», registrada según certificado No. 13506 vigente hasta julio 15 de 2009, para distinguir ««Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.» comprendidos en la Clase 31 Internacional, por estimar que el signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» está afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en cuanto reproduce el signo evocativo «HERBAMIEL», que es el elemento propiamente distintivo de su marca previamente registrada.  Mediante Resolución 29019 de 31 de agosto de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro marcario del signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional.  El 8 de octubre de 2001 la observante LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. interpuso los recursos de reposición y apelación, por considerar que entre el signo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» presentado a registro y la marca previamente registrada «NATURASOL HERBAMIEL» existe similitud capaz de

inducir al público en error con respecto a los productos y a su procedencia empresarial.  Con la Resolución 39376 de 28 de noviembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, manteniendo la decisión anterior.  Mediante Resolución 01517 de 27 de febrero de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, revocó la Resolución 29019; en su lugar, declaró fundada la oposición formulada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. y negó el registro del signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 29, 83, 209 y 230 de la Constitución Política. Al negar el registro del signo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» como marca para productos de la Clase 5ª Internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 de la Decisión 486, pues la marca opositora «NATURASOL HERBAMIEL» está registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional, que difiere de la Clase 5ª, para la cual se formuló la solicitud. LAS CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como

parte demandada, y LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca «NATURASOL HERBAMIEL». 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que su actuación se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Considera que el elemento predominante en el signo presentado a registro es el denominativo, pues el gráfico no aporta mayor distintividad; y que el consumidor, al referirse a la marca, debe necesariamente aludir a «HERBAMIEL», así que esta expresión será la que se fije en su mente. Al comparar los signos «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» (mixto) y «NATURASOL HERBAMIEL» (nominativo) se advierte que presentan similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico y conceptual, que las hacen confundiblemente semejantes, de suerte que de coexistir en el mercado, podrían inducir a error al público consumidor. La identidad de la expresión «HERBAMIEL» en los signos confrontados hace que necesariamente se produzca el riesgo de asociación pues su recordación se remite a la idea que transmiten, relacionada con esta expresión «HERBAMIEL». 2.2. LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. sostuvo que al comparar en forma sucesiva los signos «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» (mixto) y «NATURASOL HERBAMIEL» (nominativo) se aprecian sus similitudes y que los productos

naturales se comercializan en los mismos supermercados y farmacias, por lo cual el público consumidor podría asimilarlas a un mismo productor. Agregó que los productos que éstas distinguen se promocionan por los mismos medios publicitarios y que comúnmente utilizan avisos en periódicos y revistas, así como cuñas radiales y propaganda televisiva. Argumentó que tanto los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional para los cuales se obtuvo la protección de la marca mixta «NATURASOL HERBAMIEL» como los de la Clase 31 Internacional en la que se solicitó el registro de «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» son afines pues se usan para combatir enfermedades que afectan la salud humana.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 01517 de 27 de febrero de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró fundada la observación presentada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. y negó a NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. el registro como marca del signo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND»

(mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, por considerarlo afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues, apreciándolo en conjunto con la marca «NATURASOL HERBAMIEL» registrada según Certificado No. 13506 a favor del observante en la Clase 31 Internacional, ofrecen semejanzas que pueden inducir al público a error y prestarse a confusión, de manera que no pueden coexistir en el mercado. Los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional para los cuales se solicitó el registro del signo nominativo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» son los siguientes: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» Los productos comprendidos en la Clase 31 Internacional en la cual se encuentra registrada la marca «NATURASOL HERBAMIEL» son: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.» La actora sostiene que al negar el registro del signo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en tanto que

su coexistencia con la marca nominativa marca «NATURASOL HERBAMIEL» no podría inducir al público a error, pues el signo solicitado a registro tiene elementos que lo hacen suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada. El problema fundamental de la litis consiste en determinar si a la luz de las reglas trazadas por el Tribunal Andino y esta Sala, el signo mixto signos «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional es registrable, pese a estar registrada la marca nominativa «NATURASOL HERBAMIEL» a favor LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA. S. EN C.S. registrada según certificado No. 13506 con vigencia hasta julio 15 de 2009 para distinguir productos de la Clase 31. En otras palabras, si el signo mixto «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor literal es el siguiente: « Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo

distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.» El Tribunal Andino interpretó de oficio adicionalmente los artículos 134 y 135, literal b) de la Decisión 486 que preceptúan: « Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. " «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad;

... » La marca «NATURASOL HERBAMIEL» previamente registrada es denominativa. El signo solicitado «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» es mixto, con un elemento denominativo «herbamiel», ostensiblemente destacado, y un elemento gráfico consistente en el dibujo del aparato respiratorio, que resulta descriptivo en cuanto indica el uso farmacéutico del producto. La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente: Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala1, las marcas se tratarán como denominativas para su comparación, pues el elemento figurativo del signo solicitado no es el predominante. En la marca previamente registrada la expresión «naturasol» forma parte del nombre comercial de la opositora y se emplea como indicación del origen empresarial de sus productos, para hacerle saber al consumidor que el producto distinguido con la marca «naturasol herbamiel» es fabricado por «NATURASOL». En el signo presentado a registro la expresión «naturés blend» es descriptiva, porque describe una de las características del producto, a saber, que se trata de una mezcla natural, o que es un producto natural. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar, por el aspecto visual los signos en disputa se presentan así: Marca Opositora Marca Solicitada NATURASOL HERBAMIEL HERBAMIEL NATURE’S BLEND Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las siguientes reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial 148-IP-2003 librada en este proceso:

«1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes" (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.Cit.p.215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 1 Expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS

S.A., Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de

Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351ys.s,).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre HERBAMIEL NATURE'S BLEND y NATURASOL HERBAMIEL es ideológica, ortográfica o fonética.» (Resaltado fuera del texto). En los signos confrontados la expresión HERBAMIEL es el elemento principal y característico, pues, como se dijo, los elementos adicionales son, en el signo solicitado, un elemento descriptivo (naturés blend), y en la marca opositora, una parte de la razón social de una y otra compañía (naturasol—naturés). Consta en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española2 que la palabra herba es la etimología latina del sustantivo castellano «hierba», que significa: «1. f. Toda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece después de dar la simiente en el mismo año, o a lo más al segundo, a diferencia de las matas, arbustos y árboles, que echan troncos o tallos duros y leñosos. 2. f. Conjunto de muchas hierbas que nacen en un terreno.» Según el mismo DRA, el término «miel»3 deriva del latín «mel, mellis» cuyo significado es: «1. f. Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas transformando en su estómago el néctar de las flores, y devolviéndolo por la boca para llenar con él los

panales y que sirva de alimento a las crías. 2. f. Jarabe saturado obtenido entre dos cristalizaciones o cocciones sucesivas en la fabricación del azúcar.» 2 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Edición 21, página 779 3 Ibidem, pág. 969 El término herba alude a hierba, y en relación con productos farmacéuticos, hace alusión a un producto compuesto de hierbas. A su vez, el término miel alude a un líquido viscoso, dulce, producido por las abejas, que proviene de la naturaleza y no contiene químicos, luego, «HERBAMIEL» evoca el concepto de un producto que contiene dos elementos naturales: hierbas y miel. Por el aspecto conceptual, las marcas confrontadas son semejantes pues en ambas la expresión «HERBAMIEL» es el elemento principal y evoca la idea de un compuesto de miel y hierbas. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, las dos marcas son muy semejantes dada la identidad de su elemento principal. Sentada así la semejanza entre los signos, resta a la Sala considerar el riesgo de confusión desde el punto de vista de los productos distinguidos con uno y otro signo, pues, al tenor del artículo 136 letra a) de la Decisión 486, la confusión debe suscitarse respecto de productos «respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.» Además, según el Tribunal Andino, el juez que aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta «la naturaleza de los productos o

servicios» identificados por los signos en disputa. La marca previamente registrada, NATURASOL HERBAMIEL, distingue productos agrícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta. El comprador de alguno de estos productos lo adquirirá, para darle su uso o destinación propios, como insumos agropecuarios, alimento o forraje, y lo buscará en los depósitos agrícolas, que son los puntos de venta donde se suele encontrarlos. Estos productos se comercializan por kilos, bultos, litros, galones y otras medidas semejantes. El signo HERBAMIEL NATURÉS BLEND fue solicitado para distinguir productos farmacéuticos, cuyo comprador desde luego los adquirirá como medicamentos, en droguerías o farmacias, y en su presentación ordinaria de frascos con capacidad medida en mililitros o centímetros cúbicos. Para la Sala, no existe el riesgo de confusión, atendiendo a la naturaleza de los productos y a sus disímiles canales de distribución. El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que la negativa al registro del signo «HERBAMIEL NATURE’S BLEND» (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional contravino los artículos 134 y 136 letra a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se declarará la nulidad del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: Declárase la nulidad de la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir con el trámite de la solicitud de registro del signo HERBAMIEL NATURÉS BLEND.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de julio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN