CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00234-01-2008

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - Cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, de forma que puedan inducir al público a error / SENSOGARD - Primero en la solicitud es primero en el registro: COLGATE PALMOLIVE COMPANY Los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen: “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Art. 83.- ... no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.....” Es claro que un signo no podrá registrarse como marca cuando un tercero previamente haya solicitado el registro o lo tenga para identificar los mismos productos o servicios. Consultada la página web de la Superintendencia se pudo constatar que efectivamente según el certificado N° 239438, el 12 de julio de 1990 COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca SENSOGARD, el cual fue concedido hasta el 6 de abril de 2011. A folio 45 obra copia de la solicitud de registro de la marca SENSOGARD por parte de la

compañía demandante con fecha 17 de octubre de 1991, para amparar productos de la clase 3 internacional. Por lo tanto, no existe lugar a duda que la solicitud de registro presentada por la demandante no podía prosperar por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - Da lugar a solicitar el registro de la marca en los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena dentro de los 6 meses / TITULAR DEL REGISTRO DE UNA MARCA - Derechos al uso exclusivo y derecho de prioridad que consiste en solicitar el mismo registro en los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena / PACTO ANDINO - Países miembros La demandante estima que por ser propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, la Superintendencia debió otorgarle dicho registro marcario. Al respecto, los artículos 87, 102 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevén lo siguiente: “Art.103.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera

solicitud.” Las normas transcritas son claras en cuanto a que el registro de una marca constituye la manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la misma y que el derecho de prioridad, se predica de la solicitud de registro y no del registro mismo, del cual surge el derecho al uso exclusivo, como ya se dijo. Ello quiere decir que el hecho de ser titular del registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena, no supone per se el derecho al uso exclusivo de la misma en los demás países miembros, sino que dicho titular tiene prioridad para solicitar ante la autoridad competente, el registro de la marca que detenta en otro país miembro. Adicionalmente el mencionado derecho de prioridad tiene una duración en el tiempo comoquiera que debe ejercerse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de registro inicial. Es de resaltar que los países miembros del Pacto Andino, a los que se refiere la Decisión 344, son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en el presente asunto la demandante indica que es propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, lo cual, a su juicio, le da el derecho a registrar dicha marca en Colombia. Sin embargo tal argumento de la actora carece de vocación de prosperidad habida cuenta que los países en que afirma haber registrado previamente la marca SENSOGARD no son miembros del Pacto Andino y, por lo tanto, las normas de la Decisión 344 relativas al derecho de prioridad no le son aplicables. En tales circunstancias, la Sala concluye que los actos se ajustan a la legalidad, lo cual conduce a negar las pretensiones de la demanda. EXAMEN DE LEGALIDAD - Se realiza de acuerdo con las normas vigentes y

la situación fáctica al momento de dictar las resoluciones demandadas: no habilita al juez para fallar conforme a situación fáctica distinta Ahora bien, en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio aparece que mediante la Resolución N° 4348 del 28 de febrero de 2005 dicha entidad canceló el registro de la marca SENSOGARD a favor de COLGATE PALMOLIVE. En ese orden de ideas, se aclara que auncuando al momento de proferir este fallo no existe la causal de irregistrabilidad por existencia de un registro previo a favor de un tercero, no se puede entender que los actos demandados sean nulos, pues el examen de legalidad se realiza de acuerdo con las normas vigentes y la situación fáctica al momento de dictar las resoluciones demandadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00234-01

Actor: DENTCO INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad DENTCO INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución N° 28241 del 31 de octubre de 2000, dictada por la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se aceptó el desistimiento de una observación y se negó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos de la clase 3 internacional; la Resolución N° 4350 del 20 de febrero de 2001 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N° 43812 del 26 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores.

I.- ANTECEDENTES

A. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA La demanda instaurada busca la nulidad de las Resoluciones números 28241, 4350 y 43812 citadas y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Signos Distintivosconceder a nombre de la sociedad Dentco Inc., el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos de la clase 3 internacional.

B. HECHOS DE LA DEMANDA Informa que la Sociedad DENTCO INC. (en adelante DENTCO) es propietaria de las marcas SENSODYNE y SENSOGARD en varios países alrededor del mundo.

En Colombia, DENTCO registró la marca SENSODYNE bajo los certificados de registro señalados a continuación: a. Certificado de registro 103.577 expedido el 14 de diciembre de 1987 para la marca SENSODYNE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. Certificado de registro 114.895, expedido el 13 de agosto de 1986 para la marca SENSODYNE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. c. Certificado de registro 169.791 para la marca SENSODYNE & ETIQUETA en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 18 de octubre de 2004. d. Certificado de registro 201.378 para la marca SENSODYNE & etiqueta en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 23 septiembre de 2007. e. Certificado de registro 54.654 para la marca SENSODYNE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 30 de agosto de 2003. f. Certificado de registro 201.475 para la marca SENSODYNE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 29 de septiembre de 2007. Manifiesta que el 13 de julio de 1990 COLGATE PALMOLIVE COMPANY radicó la solicitud de registro para la marca SENSOGARD en Colombia, para identificar productos de la clase 3 Internacional de Niza; solicitud a la que se le adjudicó el número de expediente 90.325.364. Señala que mediante el certificado número 239.438 se le concedió a COLGATE PALMOLIVE el registro de la marca SENSOGARD y que la legalidad de dicha concesión está siendo discutida por esta Corporación en el expediente 7276. Afirma que el 17 de octubre de 1991 DENTCO solicitó el registro de su marca SENSOGARD en la clase 3, la cual fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 401 del 11 de mayo de 1994 para efectos de oposiciones.

Menciona que COLGATE PALMOLIVE COMPANY presentó observaciones contra la solicitud de dicho registro, con fundamento en la existencia de registro para las marcas GARD y GUARD en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Dice que en la contestación de dicha observación resaltó la existencia de registros previos en el exterior para la marca SENSOGARD a nombre de DENTCO en las clases 3, 5 y 21. Precisa que con posterioridad al hecho enunciado en el párrafo anterior su representada presentó las copias de los registros para las marcas SENSOGARD a su nombre en Estados Unidos de América, debidamente legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Aclara que mediante la Resolución No. 28241 del 31 de octubre de 2000 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó el desistimiento promovido por COLGATE PALMOLIVE y negó de oficio el registro de SENSOGARD a favor de DENTCO. Sostuvo que la negación del registro se fundamentó en la previa existencia de la solicitud de registro 92.325.364 para la marca SENSOGARD a nombre de COLGATE PALMOLIVE en la clase 3, por lo cual el signo SENSOGARD se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Manifiesta que contra la mencionada resolución, DENTCO presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, en los cuales alegó que COLGATE PALMOLIVE no fundamentó la observación que realizó a la solicitud previa de

registro de SENSOGARD y que la Superintendencia negó el registro a favor de su representada con base en el argumento que expuso COLGATE, es decir la existencia de registros previos de la marca SENSODYNE en Colombia, así como la titularidad de la marca SENSOGARD en el exterior. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición y de apelación, confirmando la negación de registro de SENSOGARD por los motivos expuestos en la Resolución 28241. Sostiene que la Superintendencia debió verificar la existencia de los registros de la marca SENSODYNE y SENSODYNE & etiqueta en la clase 3 Internacional de Niza a nombre DENTCO. Argumenta que como el registro de SENSODYNE a favor de su cliente, fue concedido con anterioridad al registro de la marca SENSOGARD en la clase 3 de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, su cliente adquirió el derecho de registrar SENSOGARD antes que dicha Compañía. Sostiene que DENTCO goza de mejores derechos sobre la marcas SENSODYNE y SENSOGARD que los que pueda pretender COLGATE PALMOLIVE sobre la marca SENSOGARD, ya que ha quedado demostrado que dicha marca esta reconocida en todo el mundo a nombre de DENTCO. Informa que COLGATE PALMOLIVE ha tenido que enfrentar acciones en distintos países por pretender la marca SENSOGARD sin tener en cuenta que dicha marca pertenece a su representada.

C. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Afirma que la Superintendencia vulneró los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, actual artículo 136 literal

a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que no aplicó adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia al negar la solicitud de registro de la marca SENSOGARD, pues su decisión se fundamentó en la existencia de la solicitud previa que realizó COLGATE PALMOLIVE COMPANY, auncuando dicha compañía actúo de mala fe. Expresa que COLGATE PALMOLIVE COMPANY no tiene derecho de prioridad. Asevera que el registro de la marca SENSOGARD a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY es contrario a la ley, porque se desconoció que DENTCO es propietaria de dicha marca en varios países del mundo, razón por la cual dicho registro es objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. Dice que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 96 de la Decisión 344 al negar el registro de dicha marca a su legítima propietaria Dentco Inc., habida cuenta que Colgate Palmolive Company desistió de las observaciones que presentó en el procedimiento administrativo.

D. LAS RAZONES DE LA DEFENSA La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los siguientes términos: Afirma que las resoluciones demandadas se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia de marcas.

Manifiesta que “la distintividad de una marca permite distinguirla de otra, individualizar productos servicios, identificar su origen, procedencia o calidad, sin dar lugar a confusión o engaño. De suerte que una marca es distintiva entre otras, cuando permite identificar un producto respecto de otros del mercado, evitando confusión o engaño”, por lo cual para la registrabilidad de una marca, el signo

debe gozar de distintividad. Sostiene que “el examen de registrabilidad estará dado por la comparación entre el signo “ SENSOGARD (Nominativa) y la marca registrada “SENSOGARD” (Nominativa), y que basta que la identidad se presente en uno de los campos fonético, conceptual, ortográfico, como aquí se ha probado para que exista el riesgo de confundibilidad y en consecuencia, se haya configurado la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, anterior articulo 83, literal a) de la decisión 344 de la Comisión acuerdo de Cartagena.” Cita las providencias proferidas por el Tribunal de Justicia en los procesos 35–IP– 98 de 1998 marca GLEN SIMON, y 13–IP-99 del 23 de julio de 1999 marca CHRYSTAL para argumentar que el asunto demandado es similar. Asevera que los actos administrativos acusados no vulneran derecho alguno y que se ajustan al ordenamiento jurídico establecido sobre esa materia. e. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de agosto de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 188 al 190). Por auto visible a folios 215 a 217, se abrió a pruebas el proceso. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante y la Superintendencia de Industria y

Comercio (fls 255 a 259 y 269 a 273 respectivamente). Mediante proveído del 27 de mayo de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 15 de diciembre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 290 a 303). II.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 158-IP-2005, que: “1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales

pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes, porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

4. Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

5. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de

la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

6. De conformidad con el artículo 72 de la Decisión 85, el sistema registral andino de protección marcaria permite que todo derecho marcario se adquiere con el sólo registro del signo en la respectiva oficina nacional y por lo tanto no puede reivindicarse derecho alguno sobre signos que se encuentren depositados en algún País Miembro, o cuyo registro no se encuentre vigente.

7. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, así como las causales de irregistrabilidad, todo conforme a lo previsto en la norma sustancial vigente al momento en que fue solicitado el registro de ese signo como marca.

8. De conformidad con el literal f del artículo 58 de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la

existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

9. Si dos signos que están siendo solicitados como marca, son idénticos o similares, configurándose la prohibición que establece el artículo 58 literal f), no podrá acceder a registro aquel que posea fecha de solicitud posterior. En este sentido, si un signo posee fecha de solicitud anterior a otro idéntico o similar, no podrá ser denegado sobre la base de un signo posteriormente solicitado, dado que posee derecho preferente sobre el segundo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución N° 28241 del 31 de octubre de 2000, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos de la Clase 3 Internacional de Niza; la Resolución N° 4350 del 20 de febrero de 2001 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N° 43812 del 26 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores. El examen de legalidad se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la norma vigente a la fecha de

presentación de la solicitud de registro objeto de este proceso (17 de octubre de 1991). En el presente asunto, la demandante estima ilegal el acto que le negó el registro de la marca SENSOGARD por estar previamente registrada a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY. A su juicio, el registro le debió ser concedido porque es propietaria de dicha marca en otros países. Adicionalmente, insiste en que tiene derecho a que se le conceda el registro marcario de SENSOGARD, pues considera que al ser titular de SENSODYNE en Colombia, con anterioridad al otorgamiento de la marca SENSOGARD a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, no se le puede negar dicho registro. Se procederá entonces a constatar si el signo SENSOGARD, cuyo registro pretende la sociedad DENTCO, se encontraba previamente registrado a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY y sí el hecho de ser la demandante propietaria de dicha marca en otros países desplaza el derecho de quien la registró primero en Colombia. Los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- ... no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público

a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.....” Es claro que un signo no podrá registrarse como marca cuando un tercero previamente haya solicitado el registro o lo tenga para identificar los mismos productos o servicios. En el presente asunto se encuentra probado lo siguiente: - A folios 11 a 12 obra la Resolución N° 28241 del 31 de octubre de 2000, por medio de la cual el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo SENSOGARD a la sociedad DENTO INC.,con base en lo siguiente: “PRIMERO.- La sociedad Dentco INC., mediante apoderado, presentó solicitud de registro de la marca SENSOGARD para distinguir dentífricos, enjuagues bucales, refrescadores del aliento, limpiadores para la dentadura y todos los productos para la higiene oral comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. ( ).... CUARTO.- Consta en los registros de la propiedad industrial que la sociedad Colgate Palmolive CO es solicitante anterior del registro de la siguiente marca:

MARCA CLASE FECHA SOLICITUD EXPEDIENTE SENSOGARD 3 12/07/1990 92.325364

QUINTO.- El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada, con anterioridad por un tercero, para distinguir… “los mismos productos o servicios o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la martca puede inducir al público a error”. SEXTO.- Entre las expresiones SENSOGARD y SENSOGARD existe una identidad que obvia cualquier comparación…” - Contra dicha resolución la parte demandante interpuso los recursos de reposición y apelación; los cuales fueron resueltos confirmando la decisión inicial (fls. 14 a 22). - Consultada la página web de la Superintendencia se pudo constatar que efectivamente según el certificado N° 239438, el 12 de julio de 1990 COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca SENSOGARD, el cual fue concedido hasta el 6 de abril de 2011. - A folio 45 obra copia de la solicitud de registro de la marca SENSOGARD por parte de la compañía demandante con fecha 17 de octubre de 1991, para amparar productos de la clase 3 internacional. Las mencionadas pruebas evidencian que tal como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos impugnados, antes de que se presentara la solicitud del registro por parte de DENTCO INC., la marca SENSOGARD se encontraba previamente registrada a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, para amparar los mismos productos de la clase 3 internacional. Por lo tanto, no existe lugar a duda que la solicitud de registro presentada por la demandante no podía prosperar por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Ahora bien, la demandante estima que por ser propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, la

Superintendencia debió otorgarle dicho registro marcario. Al respecto, los artículos 87, 102 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevén lo siguiente: “Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” (Subrayas y negrillas fuera del texto original) “Artículo 103.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud.” Las normas transcritas son claras en cuanto a que el registro de una marca constituye la manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la misma y que el derecho de prioridad, se predica de la solicitud de registro y no del registro mismo, del cual surge el derecho al uso exclusivo, como ya se dijo. Ello quiere decir que el hecho de ser titular del registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena, no supone per se el derecho al uso exclusivo de la misma en los demás países miembros, sino que dicho titular tiene prioridad para solicitar ante la autoridad competente, el registro de la marca que detenta en

otro país miembro. Adicionalmente el mencionado derecho de prioridad tiene una duración en el tiempo comoquiera que debe ejercerse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de registro inicial. Es de resaltar que los países miembros del Pacto Andino, a los que se refiere la Decisión 344, son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en el presente asunto la demandante indica que es propietaria de la marca SENSOGARD en Estados Unidos, República Dominicana y Argentina, lo cual, a su juicio, le da el derecho a registrar dicha marca en Colombia. Sin embargo tal argumento de la actora carece de vocación de prosperidad habida cuenta que los países en que afirma haber registrado previamente la marca SENSOGARD no son miembros del Pacto Andino y, por lo tanto, las normas de la Decisión 344 relativas al derecho de prioridad no le son aplicables. Así lo precisó la jurisprudencia de esta Sección en la sentencia que se transcribe: “El registro de un si