CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00237-01-2007

APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Derecho de propiedad industrial: normas aplicables en la fecha de su otorgamiento LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO CONCRETO Puesto que la solicitud que culminó con la expedición de los actos acusados se encontraba en trámite el 1º. de diciembre 2000, fecha en que entró en vigencia la Decisión 486, debía resolverse a la luz de sus disposiciones, en virtud del inciso final de la Disposición Transitoria Primera ídem, del siguiente tenor: «DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.» COEXISTENCIA MARCARIA - Requisitos / ACUERDOS DE COMERCIALIZACION ENTRE MARCAS IDENTICAS O SIMILARESPrevisiones para evitar confusión respecto del origen empresarial En Tribunal Andino, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso se refirió al artículo 107 de la Decisión 344: «El artículo 107 de la Decisión 344, establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar

confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.» El artículo 159 de la Decisión 486 reproduce el contenido normativo del artículo 107 de la Decisión 344. Su tenor literal es el siguiente: «Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales

competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Requiere consentimiento de manera expresa: registrabilidad de marcas idénticas o similares / CONSENTIMIENTO EN ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCASRegistrabilidad El Tribunal Andino ha dicho a este respecto: «Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro. Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de

otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento.”(ESCRICHE Joaquín. “DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”. Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223.) El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente: “la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.” (Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: “MAX MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.)» COEXISTENCIA MARCARIA - Causales de irregistrabilidad absolutas y relativas; excepción a la protección de derechos de terceros; consentimiento del titular del registro prontuario / REGISTRABILIDAD DE MARCAS IDENTICAS O SIMILARES - Excepción por acuerdo de coexistencia /

GENERAL - Registrabilidad por acuerdo de coexistencia Empero, advierte que a la luz de la regulación normativa contemplada en la Decisión 486 este criterio solo es aplicable a las causales de irregistrabilidad absolutas contempladas en el artículo 135 ídem. No así a las causales relativas, contempladas en el artículo 136 ídem, pues la irregistrabilidad que pudiese surgir por la afectación de los derechos de propiedad industrial de un tercero se enerva cuando media su consentimiento expreso, conforme reza su literal f). En efecto: Las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 hacen relación a aquellas circunstancias internas ó intrínsecas del signo que, de llegar a presentarse, le impedirían cumplir una de las funciones primordiales de la marca, bien por carecer de distintividad, o por devenir ilícito o engañoso para el consumidor. Por tratarse de normas de orden público que se inspiran en la protección del consumidor, la SIC debe aplicarlas, sin salvedades. Por contraste, las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486, admiten salvedades pues se erigen para proteger derechos de terceros, de modo que la SIC no puede hacer caso omiso de las que la misma ley en forma expresa establece. Estas causales tienen como connotación especial fundamentarse en situaciones emanadas de derechos de terceros que podrían resultar afectados por el registro del signo solicitado. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el literal f) del artículo 136 contempla una excepción clara a la protección de derechos de terceros, a saber, que medie el consentimiento de quien pudiera verse afectado con el registro solicitado. Conforme a lo que se deja

reseñado, el consentimiento del titular del registro prioritario a que se refiere la normativa comunitaria citada afecta la atribución de los países miembros de rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen. En sentencia de 18 de octubre de 2007 la Sala examinó la excepción a la irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, a que da lugar la existencia del consentimiento expreso del titular que podría resultar afectado en su derecho de propiedad industrial. Fuerza es, entonces, concluir que la SIC carecía de competencia para denegar a CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC., el registro del signo «GENERAL» para distinguir llantas y neumáticos, en la Clase 12 Internacional, pues mediaba el consentimiento expreso de GENERAL MOTORS CORPORATION , supuesto fáctico bajo el cual procedía el registro, conforme al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486. La Administración no puede desatender el claro tenor de la norma comunitaria. Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda, pues la SIC violó por falta de aplicación el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486. Así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00237-01

Actor: CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN INC. - GENERAL TIRE, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. (antes, GENERAL TIRE, INC.), contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le negó el registro del signo «GENERAL» para distinguir «llantas y neumáticos», productos comprendidos en la Clase 12 Internacional de Niza 1. 1 Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

I. LA DEMANDA CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC., domiciliada en Akron (Ohio) Estados Unidos de América, presentó la siguiente demanda, reformada en tiempo

para consignar el cambio de su razón social: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 20377 de 2001 (26 de junio) por la cual la Jefe de la División de Signos distintivos de la SIC le negó el registro de la marca denominativa «GENERAL» para distinguir «llantas y neumáticos», productos de la Clase 12 Internacional. b) La Resolución 31720 de 2001 (26 de septiembre) por la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición manteniendo su decisión inicial. c) La Resolución 44067 de 2001 (26 de diciembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el

recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 20377 de 2001. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el certificado de registro de la marca. 1.2. Hechos El 27 de marzo de 1992, CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. presentó a la SIC solicitud de registro del signo «general» como marca denominativa para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 12 Internacional de Niza. Por Resolución 51952 de 1994 (29 de diciembre) la División de Signos Distintivos de la SIC rechazó la solicitud por la existencia previa de la marca «GENERAL MOTORS» a favor de GENERAL MOTORS CORPORATION. CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. interpuso los recursos de reposición y apelación con base en el acuerdo de coexistencia en uso y registro celebrado con GENERAL MOTORS respecto de las marcas «GENERAL» y «GENERAL MOTORS». Adicionalmente, invocó la coexistencia pacífica de las marcas por 65 años y allegó copia de la carta de consentimiento de GENERAL MOTORS CORPORATION fechada el 20 de marzo de 1995, para el registro de «GENERAL» a favor de GENERAL TIRE, INC. No obstante, por Resolución 7217 de 1996 (19 de marzo) la misma División mantuvo el acto impugnado, por estimar que no podía tenerse en cuenta el acuerdo de coexistencia, puesto que en sus archivos constaba que la marca «GENERAL MOTORS» amparaba todos los productos de la Clase 12 Internacional, y que «el compromiso tendría relevancia si las dos sociedades y no

únicamente una restringieran sus productos». El Superintendente, por Resolución 7751 de 1999 (30 de abril), confirmó el acto impugnado.

El 31 de octubre de 1996 CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC.

Presentó una nueva solicitud de registro del signo «GENERAL» para distinguir «llantas y neumáticos», productos comprendidos en la Clase 12 Internacional. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 440 de 19 de diciembre de 1996, no se presentaron opositores. Por Resolución 20377 de 2001 (26 de junio) la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro por considerar que entre el signo «GENERAL» solicitado y la marca registrada «GENERAL MOTORS» existían semejanzas capaces de inducir al público a error. CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. interpuso los recursos de reposición y de apelación. Por Resolución 31720 de 2001 (26 de septiembre) la Jefe de la División mantuvo su decisión. El 18 de octubre de 2001, GENERAL MOTORS CORPORATION presentó ante la SIC renuncia parcial de sus derechos sobre la marca «GENERAL MOTORS» (certificado de registro No. 2115) en el sentido de excluir «neumáticos y llantas para vehículos». Por Resolución 44607 de 2001 (26 de diciembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados el artículo 136, literales a) y f) de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina. Se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 puesto que el signo presentado cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca, ya que es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos de la Clase 12 Internacional. Agrega que el signo «GENERAL» y la marca «GENERAL MOTORS» presentan diferencias desde los puntos ortográfico, fonético y conceptual, luego no son capaces de inducir a error al público consumidor. Se infringió el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 por no haberse tenido en cuenta que entre CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. y GENERAL MOTORS CORPORATION se celebró acuerdo de coexistencia pacífica de las dos marcas confrontadas, y que esta última formalizó por escrito su consentimiento para que la actora registrara la marca «GENERAL» «neumáticos y llantas para vehículos» en la Clase 12 Internacional, luego la entidad demandada pasó por alto la excepción contemplada en dicha norma.

II. CONTESTACIÓN Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y GENERAL MOTORS CORPORATION como tercera interesada en cuanto titular del registro de la marca «GENERAL MOTORS». 2.1. La SIC contestó que el signo solicitado está afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 pues se semeja a la marca «GENERAL MOTORS» sin adicionarle ningún elemento diferenciador.

Respecto del acuerdo de coexistencia, estima que no genera la obligación de registrar un signo determinado, pues la autoridad debe efectuar el análisis de registrabilidad y definir si existe o no riesgo de confusión entre los signos.

2.2. GENERAL MOTORS CORPORATION, notificada del auto admisorio de la demanda 2, no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 140-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO CONCRETO Puesto que la solicitud que culminó con la expedición de los actos acusados se encontraba en trámite el 1º. de diciembre 2000, fecha en que entró en vigencia la Decisión 486 3, debía resolverse a la luz de sus disposiciones, en virtud del inciso final de la Disposición Transitoria Primera ídem, del

siguiente tenor:

«DECISIÓN 486

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 2 Fl. 108 3 Vigente a partir del 1° de diciembre de 2000, según lo dispone el artículo 274 En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.» Por consiguiente, la Sala examinará los cargos a la luz de sus disposiciones.

2. EL EXAMEN DE LOS CARGOS Según se lee en la Resolución 20377 de 2001 (26 de junio), la SIC negó a CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. el registro del signo «GENERAL», por considerarla semejante a la marca «GENERAL MOTORS» previamente registrada por GENERAL MOTORS CORPORATION según certificado de registro 2115, vigente hasta el 9 de septiembre de 2010, así esta hubiese consentido en el registro y renunciara expresamente a emplearla para distinguir «llantas y neumáticos» 4, a favor de la primera.

Los productos comprendidos en la Clase 12 Internacional son los siguientes: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática ». Los productos para los cuales se solicitó el registro de «GENERAL» son: «llantas y neumáticos» En Tribunal Andino, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso se refirió al artículo 107 de la Decisión 344: «El artículo 107 de la Decisión 344, establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las

partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción 4 Folio 436 del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.» El artículo 159 de la Decisión 486 reproduce el contenido normativo del artículo 107 de la Decisión 344. Su tenor literal es el siguiente: «Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país

importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.» Debe la Sala comenzar por señalar que el artículo 159 de la Decisión 486 no es aplicable al caso sub-examine pues rige las condiciones para la comercialización en la subregión de productos o mercancías con marcas idénticas o similares. No así los supuestos bajo los cuales un signo, que pudiese llegar a afectar derechos de terceros, es registrable que es la regulación normativa contemplada en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como en seguida pasa a examinarse. De otra parte, puesto que no se remite a duda que los signos en disputa son idénticos, la controversia se contrae a determinar si el signo «GENERAL» es registrable a favor de CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. para distinguir «llantas y neumáticos», productos comprendidos en la Clase 12 Internacional, ante la circunstancia de haber mediado el consentimiento 5 expreso 5 En los antecedentes administrativos consta que a la actuación se allegó el Acuerdo Mundial de Marcas suscrito entre las partes el 14 de diciembre de 1994, al cual se anexaron los certificados de registro de las marcas en la Oficina de los Estados Unidos de Norteamérica, y sus respectivas y explícito de GENERAL MOTORS CORPORATION, titular de la marca «GENERAL MOTORS» y de haber formalizado ante a la SIC su renuncia a emplearla para distinguir «llantas y neumáticos», a la luz de lo dispuesto en el

artículo 136, literal f) de la Decisión 486, del siguiente tenor: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste» (Subrayas fuera de texto) El Tribunal Andino ha dicho a este respecto: «Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.

Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento.”(ESCRICHE Joaquín.

“DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”. Tomo II. Editorial.

Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223.) El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente: “la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius renovaciones. Originales en inglés, con su correspondiente traducción oficial, y debidamente legalizados. Consta también que el apoderado de la actora, mediante escrito de 4 de abril de 2001 insistió en que fuese tenido en cuenta. prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.” (Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: “MAX

MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.)» 6

En relación con el alcance de los acuerdos de coexistencia de marcas a la luz del régimen marcario regulado en la Decisión 344, la Sala venía prohijando el criterio consignado en sentencia de 4 de julio de 2003 7 que precisó: «Sea lo primero poner de presente que contra lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre ella y ALLERGAN INC. hacen que el signo ALLEGRA sea per se registrable en la clase 5ª Internacional. El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones expresan la opinión de quienes lo suscribe sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen registrable el signo solicitado. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y que a ese fin la legislación comunitaria andina establece la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados...» Empero, advierte que a la luz de la regulación normativa contemplada en la

Decisión 486 este criterio solo es aplicable a las causales de irregistrabilidad absolutas contempladas en el artículo 135 ídem. No así a las causales relativas, contempladas en el artículo 136 ídem, pues la irregistrabilidad que pudiese surgir por la afectación de los derechos de propiedad industrial de un tercero se enerva cuando media su consentimiento expreso, conforme reza su literal f).

En efecto: 6 17-IP-2005 7 Expediente 6207, Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade Las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 hacen relación a aquellas circunstancias internas ó intrínsecas del signo que, de llegar a presentarse, le impedirían cumplir una de las funciones primordiales de la marca, bien por carecer de distintividad, o por devenir ilícito o engañoso para el consumidor. Por tratarse de normas de orden público que se inspiran en la protección del consumidor, la SIC debe aplicarlas, sin salvedades.

Por contraste, las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486, admiten salvedades pues se erigen para proteger derechos de terceros, de modo que la SIC no puede hacer caso omiso de las que la misma ley en forma expresa establece. Estas causales tienen como connotación especial fundamentarse en situaciones emanadas de derechos de terceros que podrían resultar afectados por el registro del signo solicitado. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el literal f) del artículo 136 contempla una excepción clara a la protección de derechos de terceros, a saber, que medie el consentimiento de quien pudiera verse afectado con el registro

solicitado. Conforme a lo que se deja reseñado, el consentimiento del titular del registro prioritario a que se refiere la normativa comunitaria citada afecta la atribución de los países miembros de rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen. En sentencia de 18 de octubre de 2007 la Sala examinó la excepción a la irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, a que da lugar la existencia del consentimiento expreso del titular que podría resultar afectado en su derecho de propiedad industrial. Con fundamento en este criterio jurisprudencial la Sala declaró la nulidad de la Resolución N° 29946 del 20 de septiembre de 2002, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR para distinguir servicios de la clase 36 internacional y de las Resoluciones números 41224 del 23 de diciembre de 2002 y 02741 del 31 de enero de 2003 por medio de las cuales se resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión inicial, confirmándola. Consignó los siguientes razonamientos: « El literal f) de la mencionada decisión andina establece que excepcionalmente se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza. Así ocurre en el caso que se examina, com