CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00256-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo OXYGENE y la marca OXYCARE previamente registrada / MARCA – Concepto / MARCA – Función / REGISTRO MARCARIO – Requisitos: perceptibilidad, distintividad y ser susceptible de representación gráfica / DENOMINACIÓN DESCRIPTIVA – Lo es OXYGENE frente a uno de los componentes de los productos cosméticos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo OXYGENE por ser descriptivo de los componentes del producto que pretende amparar [A]mbas marcas en su estructura ortográfica, es decir, como conjunto de letras, si bien es cierto tienen alguna similitud, sus semejanzas no son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión, más aún, cuando a partir de la cuarta letra varía el orden de las mismas y sus desinencias son diferentes […] Aunado a lo anterior, es relevante el hecho de que al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo distinto, teniendo en cuenta precisamente la diferencia en sus terminaciones que son sus elementos caracterizantes dotados de especial eficacia diferenciadora y sus acentos prosódicos […] Además, puede afirmarse que OXY es una partícula común, dado que hace parte no solo de las marcas en conflicto sino de otras que distinguen los productos de la clase 3a, las cuales fueron relacionadas por la actora, tales como: “POND’S OXYGEN, OXYGENTA, ORGANICS OXYGENACION, REXONA OXYGEN, OXYFRESCH, OXYBUBBLES, OXY CALM, OXYDOL. Por lo tanto, se

evidencia sin dificultad alguna que la marca “OXYGENE”, para amparar los productos comprendidos en la clase 3ª, no guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual) como en la fonética y en el aspecto conceptual con la marca registrada “OXYCARE”, para distinguir productos de la misma clase, ya que las semejanzas que ofrecen no son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, ni genera riesgo de asociación que confunda al consumidor en el origen empresarial de las mismas. De modo que al no existir semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas “OXYGENE” y “OXYCARE”, se considera que desde este punto de vista no tienen problema alguno, pese a que ellas distingan los mismos productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. […] De acuerdo con el acervo probatorio antes enunciado y, teniendo en cuenta que la parte demandada no controvirtió ninguna de las evidencias allegadas al proceso, antes por el contrario, reafirmó la idoneidad de las mismas mediante los actos administrativos analizados, la Sala concluye que si bien es cierto, el signo “OXIGENE” no describe directamente los productos de la clase 3ª, tal como se adujo en la sentencia del 13 de septiembre de 2007 , proferida por esta Corporación en el caso OXYGEN YANBAL Vs. OXYGENE, la marca “OXYGENE”, SÍ es descriptiva de uno de los componentes

de los productos cosméticos comprendidos en dicha clase, cual es el elemento químico OXÍGENO. […] Así las cosas, la marca “OXIGENE” está incursa en las causales previstas en el artículo 82, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto carece de distintividad al ser descriptiva del componente OXÍGENO, elemento muy usual y propio de los productos cosméticos de la clase 3 que identifica y distingue. Luego, los actos administrativos acusados vulneraron dichas normas al conceder el registro de la aludida marca, bajo tales circunstancias.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de septiembre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2001-00349-01, C.P.

Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 82

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00256-01

Actor: JAFER LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción - Nulidad La sociedad JAFER LIMITED, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó

demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 23234 de 29 de octubre de 1999, 0535 de 26 de enero de 2000, 07345 de 31 de marzo de 2000 y 15876 de 19 de julio de 2000 “Por la cuál se concede un registro”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, solicita “… tener en cuenta que la decisión que se tome en este asunto incidirá directamente en el trámite de la acción de Nulidad presentada ante esta misma Corporación por la sociedad Jeanne Lanvin, para que anulen las resoluciones de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se otorgó el registro de la marca OXIGENYANBAL, en clase 3, de la sociedad Jafer Limited, proceso que cursa dentro del expediente No. 7558 (…) (folio 138). I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 11 de marzo de 1999 la sociedad JEANNE LANVIN solicitó el registro de la marca “OXYGENE” para distinguir los productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional, que se tramitó bajo el expediente radicado con el número 99-14837. I.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 480 de 8 de junio de 1999. I.3. Mediante Resolución 23234 de 29 de octubre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la

oposición presentada por la sociedad UNILEVER N.V. y concedió el registro de la marca nominativa “OXYGENE”, para la clase 3ª a favor de la sociedad JEANNE

LANVIN.

I.4. Por Resolución 00535 de 26 de enero de 2000, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 23234, y se concedió el recurso de apelación. I.5. Mediante Resolución 07345 de 31 de marzo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 23234. I.6. Por medio de la Resolución 15876 de 13 de julio de 2000, se resolvió la revocatoria parcial de la Resolución 23234, con el objeto de que se transcribieran correctamente los productos que distingue la marca, de acuerdo con la solicitud inicial de registro. I.7. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: -. Aclara que en el presente caso debe aplicase el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto “… se requiere es que se cumpla para que la resolución atacada esté incursa en causal de nulidad” (folio 124). -. Que se violó el artículo 82, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca concedida OXYGENE carece de distintividad al ser descriptiva dentro del mercado de los productos de la clase 3 que identifica. -. Que se violó el artículo 82, literal d) por cuanto OXYGENE es una expresión

francesa que en español significa OXIGENO, es una palabra que define un elemento químico de la naturaleza “…usado por los comerciantes, laboratorios y casas cosméticas del correspondiente sector, para establecer los ingredientes y propiedades de sus productos. Según el diccionario Francés-Español de Emilo M. Martínez Amador, Editorial RAMÓN SOPENA S.A., Barcelona, España, Edición 1955, la definición en español del término OXYGENE es la siguiente: OXYGÉNE. m. oxígeno” (folio 126). Agrega la actora que el término OXIGENO es usado por los comerciantes de los productos de la clase 3a de la Clasificación Internacional, “…especialmente aquellos involucrados en el sector de los cosméticos, en la medida que en que éste describe de manera directa y exclusiva la composición química y cualidad de esta clase de productos, los cuales están destinados a la preservación de la vitalidad y frescura del cuerpo o a su OXIGENACIÓN” (folio 128). Sostiene que a pesar de que la Administración concedió la marca “OXYGENE”, “…ha reconocido en varias oportunidades el carácter descriptivo de la expresión OXIGENO dentro de los productos de la clase 3…” (folio 130). -. Que se violó el artículo 82 literal a) toda vez que la Administración concedió el registro de la marca “OXYGENE”, “…sin advertir que se trata de una denominación descriptiva en relación (sic) los productos de la clase 3 de la clasificación internacional que identifica, y por tanto incapaz de otorgar distintividad a los productos respecto de los cuales fue registrada” (folio 134).

Aduce que “La falta de distintividad y novedad del signo OXYGENE, que impide que pueda ser considerado como marca, también se demuestra en el uso frecuenta (sic) de expresiones muy similares a esta como OXIGEN (Oxígeno en Inglés), en la conformación de marcas de terceros que identifican productos en la misma clase 3a, lo cual determina que dicha expresión, aún si no se considerada como una expresión exclusivamente descriptiva, es un signo débil, carente de la distintividad necesaria para ser considerado como marca en la identificación de productos de la clase 3” (folio 134). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aclara que la fecha de publicación de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial fue el 28 de junio de 1999. Anota que no hubo vulneración del artículo 82 literal d) de la Decisión 344, toda vez que la marca “OXYGENE”, no es descriptiva sino evocativa, dado que no es un término “…que directa y claramente le informe al consumidor qué producto identifica o las características esenciales del mismo. (…). En efecto, el signo OXYGENE cumple la función distintiva de la marca, sin hacer una

relación directa e inmediata al bien y su efecto es transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto sin describirlo, es el consumidor quien debe utilizar su imaginación para interpretar el mensaje transmitido” (folio 227). Respecto a la distintividad, afirma que “La marca OXYGENE reúne estas condiciones, en tanto sirve para identificar en el mercado productos de un empresario correspondientes a la clase 3, cumpliendo su función distintiva, sin aludir al género representado, o confundirse con sus características, ya que si bien es cierto evoca o sugiere alguna propiedad del producto, no las describe” (folio 229). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO A la Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, se le corrió traslado para que presentara los alegatos de conclusión, la cual guardó silencio (folio 465). V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de

ese momento. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma. “SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. “TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos. “CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades. “QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir.

Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. “SEXTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. “SÉPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido” (folios 524 y 525). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación 01-IP-2006 rendida dentro de este proceso, teniendo en cuenta que el petitorio de registro como marca del signo OXYGENE, fue el 11 de marzo de 1999, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, manifestó que en tutela de la seguridad jurídica si la norma sustancial vigente para la fecha de solicitud de registro como marca ha sido derogada o reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior vigente será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen

cumplido. Por otra parte, aduce que como la ausencia de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, “…las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico (…)” (folios 512, 513, 514, 515). Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el aludido Tribunal interpretó de oficio las siguientes normas: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,” (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos,

características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse,” (…)”. DECISIÓN 486 “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. “Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna”. “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. “Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se

aplicarán las normas contenidas en esta Decisión”. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. El Tribunal de Justicia Andino en la citada interpretación prejudicial se refirió al concepto de marca y sus funciones, en los siguientes términos: “La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como el signo sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. (…). El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: ‘La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los

consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…’ LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones la Ley. Págs. 48, 49 y 50Madrid, España, 2002”. Del artículo 81 de la Decisión 344 se desprenden tres requisitos a saber: La perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

DISTINTIVIDAD: De acuerdo con lo afirmado por el Tribunal Andino, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado.

El citado Tribunal Andino en reiteradas oportunidades ha dicho que la razón del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protegerá a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.

PERCEPTIBILIDAD: El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir" y "percibir" lo describe como el hecho de "recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto". "Percepción", dice es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos." (Vigésima

Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Un signo para ser registrable como marca debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, figuras o símbolos, colores, o cualquier otro mecanismo idóneo, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien los observe.

Ahora bien, en razón a la estructura del signo, la doctrina y jurisprudencia han reconocido la existencia de tres clases de marcas: las denominativas, las mixtas y las gráficas. Sea lo primero advertir que no obstante que el aspecto referente a la similitud de las marcas no constituye el objeto principal de la controversia, la Sala lo avocará en cumplimiento de lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso. En el presente caso, por tratarse de signos denominativos deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas “OXYGENE” y “OXICARE”. Para tales efectos, el Tribunal en la interpretación en comento, cita los criterios elaborados por el profesor Fernández Novoa, de la siguiente manera: “…ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan

atenuada función diferenciadora. “…han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. “… la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. “… en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. En tal sentido se cotejarán las marcas “OXYGENE” (objeto de los actos acusados) y “OXYCARE” (previamente registrada por la actora. La primera de ellas distingue “Perfume, agua de tocador; gels, sales para el baño y la ducha; jabones de tocador; desodorantes para el cuerpo; cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; preparaciones para el bronceado y cuidado de la piel para el sol; preparaciones para maquillaje; champús; gels, sprays, atomizadores, cremas y bálsamos para el amoldamiento y para el cuidado del cabello; lacas para el cabello; preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello; preparaciones para el ondulado y rizado permanente; aceites esenciales para uso personal; dentífricos, productos comprendidos en la

clase 3ª, de la Clasificación Internacional de Niza” (folio 160). La marca “OXYCARE”, distingue: “Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos comprendidos en la clase 3 … de la Clasificación Internacional de Niza” (folio 281). Marca previamente registrada Marca cuestionada OXYCARE OXYGENE Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que “OXYCARE”: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz OXY y la terminación CARE. “OXYGENE”: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz OXY y la terminación GENE. Entre ambas se observa que coinciden las tres primeras letras y dos vocales O (primera) – E (última) , además el orden de las letras a partir de la cuarta es diferente. Tanto la primera de sus vocales como la última, están localizadas en el mismo lugar. Además, ambas contienen el mismo número de sílabas y coinciden en su raíz, mas no en sus desinencias, veamos: Número de letras: OXYCARE: 7

Número de letras: OXYGENE: 7

Número de vocales: OXYCARE: O A E: 3

Número de vocales: OXYGENE: O E E: 3

Número de consonantes: OXYCARE: XYCR: 4

Número de consonantes: OXYGENE: XYGN: 4

Variación del orden

De letras: OXYCARE: OXY CARE

OXYGENE: OXY GENE

Número de sílabas: OXYCARE: OXY CA RE: 3

Número de sílabas: OXIGENE: OXY GE NE: 3

RAÍZ: OXYCARE: OXY

RAÍZ: OXIGENE: OXY

TERMINACIÓN: OXYCARE: CARE TERMINACIÓN: OXYGENE: GENE Referente a la similitud fonética, OXYCARE: Contiene la raíz OXY, la terminación CARE. Respecto a la sílaba tónica, dado que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse su acento prosódico en la penúltima sílaba CÁ.

OXYGENE: Contiene la raíz OXY la terminación GENE y la sílaba tónica se encuentra ubicada en su penúltima sílaba GÉ. En ambas se observa que coinciden en su raíz OXY, más no en sus terminaciones CÁRE – GÉNE.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la marca de la actora “OXYCARE”, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderla y enlazarla con los productos de la clase 3ª que distingue. Mientras que la marca cuestionada “OXIGENE”, por ser un vocablo conocido en nuestro idioma, o por lo menos de fácil reconocimiento, el cual según el diccionario Francés-Español de Emilo M. Martínez Amador, Editorial RAMÓN SOPENA S.A., Barcelona, España, Edición 1955, su definición en español es “m. oxígeno” (folio 126) y su pronunciación:

OXYGÉNE, evoca en la mente del consumidor tal significado, sin que el consumidor requiera de esfuerzo alguno para retenerlo en su mente y, en esta forma, relacionarlo sin dificultad alguna con los productos de la misma clase 3ª. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica, es decir, como conjunto de letras, si bien es cierto tienen alguna similitud, sus semejanzas no son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión, más aún, cuando a partir de la cuarta letra varía el orden de las mismas y sus desinencias son diferentes, veamos: OXYCARE-OXYGENE-OXYCARE-OXYGENE-OXYCARE-OXYGENEOXYCARE-OXYGENE-OXYCARE-OXIGENE-OXYCARE-OXYGENE Aunado a lo anterior, es relevante el hecho de que al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo distinto, teniendo en cuenta precisamente la diferencia en sus terminaciones que son sus elementos caracterizantes dotados de especial eficacia diferenciadora y sus acentos prosódicos, observemos: OXYCÁRE-OXYGÉNEOXYCÁREOXYGÉNEOXYCÁRE-OXYGÉNE Además, puede afirmarse que OXY es una partícula común, dado que hace parte no solo de las marcas en conflicto sino de otras que distinguen los productos de la clase 3a, las cuales fueron relacionadas por la actora, tales como: “POND’S OXYGEN, OXYGENTA, ORGANICS OXYGENACION, REXONA OXYGEN, OXYFRESCH, OXYBUBBLES, OXY CALM, OXYDOL (folios 140, 141 y 142).

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “OXYGENE”, para amparar los productos comprendidos en la clase 3ª, no guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual) como en la fonética y en el aspecto conceptual con la marca registrada “OXYCARE”, para distinguir productos de la misma clase, ya que las semejanzas que ofrecen no son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, ni genera riesgo de asociación que confunda al consumidor en el origen empresarial de las mismas.