CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00258-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo PERDURIT y las marcas ETERNIT, ONDULIT, FIBROLIT, DECORIT, TEJALIT y LIVIANIT previamente registradas / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / RAÍZ DE USO COMÚN - No debe ser considerada en el cotejo marcario / RAÍZ DE USO COMÚN – Lo es la terminación IT en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo PERDURIT para amparar productos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza En ese sentido y en tratándose de la pretensión de obtener el registro de una marca de carácter mixto como la que se ha venido mencionando en esta providencia, la Sala considera oportuno precisar que en este caso el elemento predominante resulta ser el denominativo, por ser sin duda el que genera mayor recordación en los consumidores. […] Antes de abordar ese estudio comparativo, la Sala observa que tanto la marca solicitada como la opositora, incorporan en su estructura la partícula IT, a manera de elemento común, la cual no podrá ser tenida en cuenta en el examen comparativo de los signos confrontados […]Por lo anterior, la fuerza distintiva de las marcas en conflicto, se buscará a partir de la comparación de los elementos diferentes, representados en el asunto sub examine por las expresiones PERDUR y ETERN, teniendo en cuenta, que de conformidad con las pautas señaladas por el derecho comunitario, no resulta viable conceder el registro de una marca que sea idéntica o semejante a otra ya

registrada o que haya sido solicitada con antelación para registro, especialmente cuando se trata de distinguir servicios o productos iguales o similares, respecto de los cuales el uso de la marca pueda generar riesgos de confusión. Hechas estas anotaciones, salta a la vista que desde el punto de vista fonético las partículas PERDUR y ETERN, no presentan ninguna semejanza entre sí pues no puede predicarse que al ser pronunciadas de viva voz estén llamadas a producir un efecto sonoro igual o parecido. Mientras la primera se encuentra estructurada por seis letras (P-E-R-D-U-R), la segunda está integrada por cinco (E-T-E-R-N), lo que permite descartar la existencia de una identidad de naturaleza vocálica. Adicionalmente, mientras la primera marca está compuesta por las sílabas PERDUR, la segunda lo está por las sílabas E-TERN, las cuales no son iguales y ni siquiera parecidas o semejantes entre sí, a lo cual se añade, por contera, que las sílabas tónicas, aunque están ubicadas en ambos casos en la segunda sílaba, en realidad son totalmente distintas, motivo por el cual no resulta válido afirmar que desde esta perspectiva se esté generando algún riesgo de confusión. Confirma lo anterior el hecho de que la marca objetada tampoco esté reproduciendo ninguno de los fonemas que forman parte de la expresión ETERN. […] Por otro lado y asumiendo el papel del consumidor medio de este tipo de productos, resulta también claro que el riesgo de confusión es inexistente. A este respecto se comparte el criterio expuesto por el Perito que intervino en este proceso, cuando afirma que los consumidores finales de los productos distinguidos por las marcas

PERDURIT y ETERNIT, son las empresas de ingeniería y arquitectura, los profesionales de la construcción y los maestros de obra, quienes tienen la capacidad suficiente para diferenciar tanto las marcas como los productos por ellas representados no sólo en cuanto a las cualidades y propiedades que los distinguen, sino además, añade la Sala, en cuanto se refiere a su origen empresarial, sin que el hecho de utilizar los mismos canales de distribución sea determinante en la configuración de un riesgo de confusión.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 83

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00258-01

Actor: COLOMBIT S. A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. interpuso la sociedad COLOMBIT S.

A., contra el acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual se resolvió un recurso de apelación y se niega el registro de la marca PERDURIT, para amparar productos comprendidos en la Clase 17ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones.

Primero: Que se declarare la nulidad de la Resolución número 3447 de 31 de enero de 2002, expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se dispuso la revocatoria de las Resoluciones 25075 de 29 de septiembre de 1997 y 1157 de 29 de enero de 1998, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de las cuales se había concedido a la sociedad COLOMBIT S. A., el registro del signo mixto “PERDURIT”, para amparar productos comprendidos en la Clase 17ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Segundo: Que como consecuencia de la anterior declaración y a manera de restablecimiento del derecho, se disponga el registro de la marca PERDURIT (mixta) a nombre de la sociedad COLOMBIT

S. A., para amparar productos comprendidos en la Clase 17ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se menciona que la sociedad COLOMBIT

S. A., solicitó el 12 de octubre de 1994 el registro de la marca “PERDURIT” para distinguir productos comprendidos en la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue concedido el 27 de enero de 1995 por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución

1024, de esa misma fecha, según consta en el Certificado de Registro N° 177952. Siendo titular de la marca anteriormente mencionada, la sociedad COLOMBIT S. A., solicitó el 22 de diciembre de 1995 el registro de la marca mixta “PERDURIT” para distinguir productos comprendidos en la clase 17ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que en su debida oportunidad fue impugnada por la firma ETERNIT COLOMBIANA S. A., mediante escrito de observaciones radicado el 2 de mayo de 1996, en donde se aduce que la marca solicitada resultaba confundible con las marcas ETERNIT, ONDULIT, FIBROLIT, DECORIT, TEJALIT Y LIVIANIT, registradas a su nombre, de las cuales las tres primeras corresponden a productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. Enterada de dicha oposición, la firma solicitante, mediante escrito radicado el 4 de julio de 1996, precedió a contestar las observaciones, poniendo de presente la preexistencia de las marcas COLOMBIT, RANURIT, CIELOLIT, CASABIT,

PLANILIT, CAMPOLIT, RURALIT, FACILIT, MODULIT, VERSQALIT y PERDURIT

(en la clase 19ª), registradas a nombre suyo, destacando que la marca solicitada no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por la normatividad comunitaria. Además de lo anterior, destaca que la marca solicitada es una marca mixta integrada por una conjunción de letras y grafismos que le dan al conjunto resultante la suficiente distintividad y que la

hacen diferente de la marca opositora. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 25075 de 29 de septiembre de 1997, declaró infundadas las observaciones y decidió conceder a la firma COLOMBIT S. A. el registro de la marca solicitada, la cual fue posteriormente confirmada mediante la Resolución 1157 del 29 de enero de 1998, luego de dar aplicación a las reglas de cotejo marcario adoptadas por el Tribunal Andino de Justicia y el Consejo de Estado. Con todo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la firma ETERNIT COLOMBIANA S. A., la Superintendencia decidió revocar el registro de la marca, incurriendo en contradicción con sus decisiones precedentes. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte demandante, el acto administrativo demandado es violatorio de los artículos 29 de la Constitución Política y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. AI explicar el concepto de la violación, la sociedad actora afirma que la Superintendencia del ramo, al resolver el recurso, no hizo mención alguna respecto de las pruebas solicitadas por la firma COLOMBIT S. A., con las cuales se pretendía demostrar y fundamentar el derecho a obtener el registro. Aparte de lo anterior, considera que la Administración advirtió tardíamente la existencia de una similitud conceptual entre las marcas PERDURIT (Mixta) y ETERNIT (denominativa), cuando lo cierto es que la primera de ellas se encuentra registrada desde hace tiempo a nombre de la sociedad que funge en calidad de demandante,

para distinguir productos de la clase 19ª, resaltando la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, al defender la legalidad de la Resolución impugnada, argumenta que una marca tiene la finalidad de identificar y diferenciar los productos en el mercado; anotando que, para determinar la confundibilidad entre los signos confrontados se impone su cotejo desde el punto de vista auditivo, fonético y ortográfico, visual y conceptual para poder establecer si los signos pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Asimismo, afirma que al comparar los signos “PERDURIT” (mixto) y “ETERNIT” (denominativo) se presenta a juicio suyo una posibilidad de confusión en cualquiera de tales aspectos, por lo cual no pueden coexistir en el mercado de manera pacífica, además que, desde el punto de vista ideológico la proximidad de los significados genera un riesgo cierto de confusión que puede llevar a los consumidores a relacionar un signo con el otro, al evocar las mismas o similares ideas, tales como: duración larga, prolongada, eterna o perdurable. En el caso sometido al examen de la Sala, las expresiones que evocan los signos confrontados, “perdurable” y “eterno”, por ser sinónimas entre sí, traen el mismo recuerdo y la misma idea al consumidor final, a lo que se añade la falta de fuerza distintiva del signo “PERDURIT” (mixto).

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

ETERNIT COLOMBIANA S.A., contestó la demanda invocando su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso. En dicho escrito se aduce que la Resolución demandada se ajusta por completo a la normatividad vigente, destacando que la Superintendencia, luego de dar estricta aplicación a las reglas y principios de cotejo marcario, llegó a la conclusión de que las similitudes existentes entre los signos enfrentados, generan un riesgo de confusión, lo cual la llevó a concluir que la marca solicitada se encuentra incursa en una de las causales de irregistrabilidad, por lo cual se impone la denegación de las pretensiones de la demanda. IV.- DICTÁMEN PERICIAL Por expresa solicitud de la parte actora, se practicó en el proceso un dictamen pericial encaminado a determinar las semejanzas y las posibilidades de confusión existentes entre las marcas PERDURIT y ETERNIT. El resultado de dicha experticia obra a folios 249 a 255 del cuaderno principal, en donde se afirma que en el ramo de la construcción, ámbito en el cual compiten las marcas enfrentadas, los consumidores finales de los productos por ellas representados, son las empresas de ingeniería y arquitectura, los profesionales de la construcción y los maestros de obra, quienes “…sí distinguen los productos que le (sic) son indispensables para sus labores, en cuanto a calidad, duración, marca, peso, disponibilidad, precio y medida, sin que en ningún momento se establezca en la compra confusión o error alguno. […] Estas y no otras razones son las que ha (sic) permitido que más de veinte (20) marcas compitan en el mercado con la

terminación IT común para todos sin que se considere que existe riesgo de confundibilidad, a pesar de ser distribuidos por los mismos canales de distribución los cuales son ferreterías, depósitos de materiales, almacenes especializados y misceláneas mayoristas y minoristas integrantes todos del mercado de materiales de construcción.” (Ver folio 253) Además de lo anterior, afirma el perito que los dos vocablos enfrentados son signos de fantasía y en tal virtud, “…no tienen una semántica lingüística y por tanto no pueden considerarse evocativos en relación el uno con el otro en forma directa, sino que es necesario encontrar la evocación con otros términos, perdurable y eterno, los cuales son adjetivos calificativos que no representan en sí mismos un bien o producto que pueda considerarse confundible.” Añade a lo anterior, que: “[…] el vocablo perdurar es la expresión que más se acerca a PERDURIT y en sus componentes no figura el vocablo eterno sino la idea de durar o durabilidad palabras que no se constituyen en sinónimas y por tanto no son evocativas” De conformidad con los comentarios anteriores, concluye el perito que PERDURIT y ETERNIT son adjetivos sustantivados, convertidos en signos de fantasía que en sí mismos no tienen un significado conceptual. Por último, pone de presente que la marca PERDURIT existe en el mercado desde hace 10 años, sin que en ese tiempo se hayan presentado problemas de confundibilidad, “…con lo cual se demuestra la capacidad de las marcas en conflicto para coexistir pacíficamente en el mercado colombiano.” El anterior dictamen fue objetado en su momento por el apoderado de ETERNIT

DE COLOMBIA S.A., quien a grandes rasgos considera equivocada la experticia, al soslayar el riesgo de confusión ideológica y conceptual que puede presentarse entre los dos vocablos así no sean idénticos entre sí, insistiendo en señalar que las voces perdurable y eterno, son expresiones sinónimas. El actor, a su turno, tras conocer el sentido de las anteriores objeciones, destaca que las expresiones PERDURIT y ETERNIT no aparecen en el diccionario, por tratarse de unos signos de fantasía que no tienen definición en el diccionario. V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada y el tercero interviniente presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en páginas precedentes. Además de lo anterior, mientras la parte actora defiende las conclusiones del dictamen pericial rendido en el proceso, la Superintendencia del ramo y el tercero interviniente se ocuparon de controvertirlo. EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar que se cumpliera con el deber de solicitar la interpretación prejudicial prevista en la normatividad derivada del Acuerdo de Cartagena VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 47-IP-2008 de fecha 9 de julio de 2008, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha

Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO: Es necesario que en el cotejo que haga el Juez Consultante, determine los diferentes modos en que puedan asemejarse los signos en disputa e identifique si la posible existencia o no de similitud, entre éstos es ideológica, ortográfica o fonética, así como,

relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

QUINTO: Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

SEXTO: El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: Al realizar el examen comparativo, en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

VII-. DECISIÓN No observándose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Por virtud de lo dispuesto en el acto administrativo demandado, el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la firma ETERNIT DE COLOMBIA S. A. contra la Resolución 25075 del 29 de septiembre de 1997, (mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio había concedido a la firma COLOMBIT S. A. el registro de la marca mixta PERDURIT para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza), decidió revocar la precitada Resolución, por estimar que dicha marca se encuentra incursa en una causal de irregistrabilidad, por ser confundible con la marca ETERNIT (denominativa), previamente registrada. En ese mismo orden de ideas, se denegó el registro de la marca solicitada, cuyo grafema, tomado de la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 428 de 1996, es del siguiente tenor: Por todo lo anterior, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que el actor mencionó como violadas, cuyo texto, así como el de las normas que fueron revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia, son del siguiente tenor: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) Para poder establecer la legalidad del acto administrativo acusado, se deben tener presentes las conclusiones de la interpretación prejudicial 047-IP-2008, emitida el día 9 de julio de 2008 por el Tribunal Andino de Justicia, obrante a folios 325 y siguientes del expediente. En ese sentido y en tratándose de la pretensión de obtener el registro de una marca de carácter mixto como la que se ha venido mencionando en esta providencia, la Sala considera oportuno precisar que en este caso el elemento predominante resulta ser el denominativo, por ser sin duda el que genera mayor recordación en los consumidores. En efecto, en la marca bajo examen, el elemento gráfico aparece representado, simple y llanamente, por la reproducción escrita de la denominación marcaria, acudiendo a la utilización de un tipo de letra particular que en realidad muy poco o nada aporta a la distintividad y remembranza del signo, pues a decir verdad, no puede predicarse que dicho elemento visual sea evocador de ningún concepto concreto. Por lo mismo, la comparación a efectuar deberá concentrarse en la aplicación de las reglas de cotejo de marcario aplicables a los signos denominativos, lo que implica entrar a

analizar si desde el punto de vista fonético, ortográfico o ideológico, se presenta o no algún tipo de identidad o semejanza que sea capaz de generar o propiciar un riesgo cierto de confusión en el mercado. Antes de abordar ese estudio comparativo, la Sala observa que tanto la marca solicitada como la opositora, incorporan en su estructura la partícula IT, a manera de elemento común, la cual no podrá ser tenida en cuenta en el examen comparativo de los signos confrontados, tal como lo recomienda el Tribunal Andino de Justicia en el numeral séptimo de su interpretación prejudicial, pues por tratarse de una raíz de uso común o usual, de suyo débil desde el punto de vista marcario, resulta no solo irrelevante sino inapropiable en exclusiva por el titular de una marca registrada que la contenga, lo que hace viable su uso futuro o coetáneo en otros signos marcarios de propiedad de terceros. Por lo anterior, la fuerza distintiva de las marcas en conflicto, se buscará a partir de la comparación de los elementos diferentes, representados en el asunto sub examine por las expresiones PERDUR y ETERN, teniendo en cuenta, que de conformidad con las pautas señaladas por el derecho comunitario, no resulta viable conceder el registro de una marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada o que haya sido solicitada con antelación para registro, especialmente cuando se trata de distinguir servicios o productos iguales o similares, respecto de los cuales el uso de la marca pueda generar riesgos de confusión. Hechas estas anotaciones, salta a la vista que desde el punto de vista fonético las partículas PERDUR y ETERN, no presentan ninguna semejanza entre sí pues no

puede predicarse que al ser pronunciadas de viva voz estén llamadas a producir un efecto sonoro igual o parecido. Mientras la primera se encuentra estructurada por seis letras (P-E-R-D-U-R), la segunda está integrada por cinco (E-T-E-R-N), lo que permite descartar la existencia de una identidad de naturaleza vocálica. Adicionalmente, mientras la primera marca está compuesta por las sílabas PERDUR, la segunda lo está por las sílabas E-TERN, las cuales no son iguales y ni siquiera parecidas o semejantes entre sí, a lo cual se añade, por contera, que las sílabas tónicas, aunque están ubicadas en ambos casos en la segunda sílaba, en realidad son totalmente distintas, motivo por el cual no resulta válido afirmar que desde esta perspectiva se esté generando algún riesgo de confusión. Confirma lo anterior el hecho de que la marca objetada tampoco esté reproduciendo ninguno de los fonemas que forman parte de la expresión ETERN. Desde otra perspectiva y considerando las marcas en forma sucesiva y no simultánea, como también lo recomienda el precitado organismo comunitario, queda en claro que las diferencias son de suyo evidentes y palpables: Veámoslo: ETERNIT-PERDURITETERNIT-PERDURITETERNIT-PERDURIT ETERNIT-PERDURITETERNIT-PERDURITETERNIT-PERDURIT En lo que concierne al aspecto ideológico o conceptual, el actor destaca de manera asertiva, que existe una sinonimia manifiesta entre las dos marcas, pues a juicio suyo, la expresión PERDURIT evoca la idea de “perdurable”, en tanto que la

voz ETERNIT rememora el concepto de “eterno”, vocablos que por su proximidad en el plano semántico vienen a significar prácticamente lo mismo. A partir de dicho razonamiento, la Superintendencia construye la defensa del acto demandado y la sociedad que funge como tercera interesada, fundamenta la razón de su oposición. No obstante lo anterior, la Sala estima que son totalmente razonables los argumentos expuestos por el perito, quien considera que estamos en presencia de dos signos de fantasía que adolecen de una fuerza evocativa propia y por ende no tienen un significado conceptual, pues para poder deducir su significado se debe acudir a los adjetivos calificativos “perdurable” y “eterno”, que en sí mismos tampoco están simbolizando ni representando algún tipo de productos o servicios. Además de lo dicho hasta aquí, es del caso destacar que los vocablos enfrentados son PERDURIT y ETERNIT y no PERDURABLE y ETERNO. Aun así no puede perderse de vista que la propia Academia Colombiana de la Lengua, al dar respuesta al oficio número 2002-00258, librado por el Despacho del Consejero Ponente, expresa que en sentido estricto, los dos últimos vocablos “…no son ni pueden ser sinónimos”, dando a entender en todo caso que la sinonimia absoluta no existe y que en ocasiones, a pesar de la cercanía que pueda llegar a presentarse entre dos palabras, es posible que existan significados que si bien representan ideas parecidas, registran en todo caso grados de intensidad diferentes. Aparte de lo anterior, se señala que “[…] a pesar de que las

expresiones perdurable y eterno, comparten algunos rasgos, perdurable de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española significa perpetuo, “que dura siempre”. El adjetivo eterno, por otro lado, se define como aquello “que no tiene principio ni fin”. Lo anterior puede complementarse aun más con el sustantivo femenino eternidad cuya definición reza: “perpetuidad sin principio, sucesión ni fin.” Teniendo a la vista lo consignado en el párrafo anterior, se concluye que los vocablos “perdurable” y “eterno” no son voces sinónimas, como tampoco lo son en consecuencia las expresiones de fantasía PERDURIT y ETERNIT. En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que a partir de las ideas semejantes o parecidas que pudieren ser rememoradas a partir de tales expresiones, no es dable inferir que se esté propiciando la denunciada confundibilidad de los signos. Por otro lado y asumiendo el papel del consumidor medio de este tipo de productos, resulta también claro que el riesgo de confusión es inexistente. A este respecto se comparte el criterio expuesto por el Perito que intervino en este proceso, cuando afirma que los consumidores finales de los productos distinguidos por las marcas PERDURIT y ETERNIT, son las empresas de ingeniería y arquitectura, los profesionales de la construcción y los maestros de obra, quienes tienen la capacidad suficiente para diferenciar tanto las marcas como los productos por ellas representados no sólo en cuanto a las cualidades y propiedades que los distinguen, sino además, añade la Sala, en cuanto se refiere a su origen empresarial, sin que el hecho de utilizar los mismos canales de

distribución sea determinante en la configuración de un riesgo de confusión. Por lo mismo ninguna incidencia tiene en este caso concreto que los signos enfrentados se encuentren clasificados en el mismo nomenclator de la Clasificación Internacional de Niza, que como es bien sabido, es utilizado para distinguir los siguientes productos: “Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.” En tales circunstancias, la Sala estima que la marca cuyo registro se denegó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumple a cabalidad con el requisito de distintividad exigido por el ordenamiento jurídico, debiendo accederse a las pretensiones de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución número 16764 de 28 de septiembre de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se dispuso la revocatoria de las Resoluciones 25075 de 29 de septiembre de 1997 y 1157 de 29 de enero de 1998, profer