CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00266-01(8171)-2005

POPCORN CHICKEN - Combinación de dos signos genéricos que forman un signo de fantasía o evocativo con distintividad / COMBINACION DE SIGNOS GENERICOS - Pueden conformar signo evocativo registrable / SIGNOS GENERICOS EN IDIOMA EXTRANJERO - Pueden dar lugar a un signo con distintividad registrable Sobre el particular, la Sala se remite a lo expresado en la sentencia de 17 de septiembre de 2004 (expediente 2001-0368 (7604), Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).Al efecto, dijo la Sala en la precitada oportunidad: “...Pese a que la expresión “popcorn” traducida al idioma español, no solo tiene la acepción de “palomitas de maíz” sino también la de “roseta”, es cierto que en nuestro medio el significado que forma parte del conocimiento común es el de “palomitas de maíz”, por lo que resulta evidente considerar que tal expresión en idioma inglés es descriptiva o genérica de uno de los productos que ampara la clase 30; empero debe tenerse en cuenta que la marca solicitada para registro no es simple sino compuesta: “POPCORN CHICKEN”. Ahora, si bien es cierto que esta segunda expresión, por sí sola es conocida como pollo, lo que corresponde a su traducción al idioma español, y que sería genérica para distinguir comestibles congelados, productos éstos también amparados en la clase 30, no lo es menos que el juzgador no puede fraccionar el signo. Al examinar el signo en su totalidad, advierte la Sala que se trata de una combinación de dos genéricos, de la cual

resulta un signo de fantasía que, por lo mismo, es distintivo. NOTA DE RELATORIA.- Se cita sentencia de 6 de julio de 2000, expediente 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00266-01(8171)

Actor: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 19307 de 31 de mayo de 2001, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, 35692 de 30 de octubre de 2001, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02119 de 29 de enero de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia

de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- En la demanda se indican, en síntesis, los siguientes hechos: 1º: Que el 20 de diciembre de 1999 la sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., domiciliada en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta "POPCORN CHICKEN" para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 489 y no se formularon observaciones por parte de terceros, no obstante lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por considerar que era irregistrable pues proporcionaba información errónea sobre los productos que pretendía amparar. 3º: Que contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, que fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, el siguiente cargo de violación: Que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literal i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues el signo “POPCORN CHICKEN” es apto para distinguir los servicios de la clase 30, porque se trata de una combinación arbitraria de dos palabras que el consumidor no puede identificar con un producto específico y por ende no puede ser inducido a

error sobre las características de un producto inexistente. Considera que la expresión “POPCORN CHICKEN”, pertenece al idioma inglés cuyo significado no es generalmente conocido por el público consumidor a quien va dirigido el producto. Además, estima que la Administración hizo una traducción errónea de la expresión mencionada, al afirmar que significa “PALOMITAS DE MAÍZ POLLO”, pues asevera que la traducción correcta es “POLLO CRISPETA O POLLO ROSETA”. Concluye afirmando que la Administración para apreciar la distintividad y licitud de la marca, ha debido tener en cuenta que “POPCORN CHICKEN” se encuentra registrada en otros países tales como Perú, Ecuador y el Reino Unido. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la marca figurativa para la clase 29, es irregistrable pues encuadra dentro de la causal prevista en el artículo 135, literal i) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, en virtud de la cual no es posible el registro de marcas que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para los productos o servicios de que se trate.

Sostiene que del análisis de la anterior causal en relación con la expresión “Popcorn Chicken” como signo para identificar algunos productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encontró que el signo solicitado “Popcorn” es engañoso por cuanto hace alusión o hace pensar al consumidor en palomitas de maíz de pollo, pudiendo inducir al consumidor en error, pues al ver este producto en el mercado podría adquirir productos que en realidad no desea, configurándose así el engaño al consumidor en relación con la naturaleza, características y cualidades del producto. Establece que no existió incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de los actos acusados puesto que, en la parte motiva de la resolución 1937 de 2001 se explicaron las razones por las cuales dicha expresión al pretender amparar las palomitas de maíz de pollo es irregistrable y posteriormente en las consideraciones de las resoluciones 35692 y 21 de 2001, la expresión era engañosa y por lo tanto se encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad del literal i) artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Puntualiza que la marca solicitada por la sociedad demandante no cumple con los requisitos exigidos en las normas comunitarias y por ende no está obligada a registrarla. Señala que las Decisiones 344, 486 y las normas vigentes sobre propiedad industrial, no establecen que un registro previo en un país obligue a concederlo en otro miembro de la Comunidad Andina. Agrega que es posible que por ejemplo una denominación puede ser engañosa para el consumidor medio colombiano y no para el de otros países, incluso pertenecientes

a la Comunidad Andina. Cita la interpretación 3 – IP – 91 de 22 de octubre de 1991, del Tribunal Andino de Justicia en donde destaca que para determinar si un signo es engañoso o provoca el riesgo de engaño, se deben considerar dos circunstancias: la primera consiste en relacionar la denominación o signo solicitado como marca con los productos o servicios para los que se ha prestado la correspondiente solicitud, es decir, que la denominación será engañosa solo cuando proporciona información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio a través de los actos acusados denegó el registro de la marca “POPCORN CHICKEN” para amparar productos de la clase 29, al considerar que el signo era irregistrable, a la luz del artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. A juicio de la entidad demandada, el consumidor medio relacionaría dicho signo con palomitas de maíz, dada la traducción de dicha expresión, y no con los productos que ampararía, configurándose el engaño. Sobre el particular, la Sala se remite a lo expresado en la sentencia de 17 de

septiembre de 2004 (expediente 2001-0368 (7604), Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en que se pronunció frente a un asunto muy similar al que ahora es objeto de estudio. Al efecto, dijo la Sala en la precitada oportunidad: “...Pese a que la expresión “popcorn” traducida al idioma español, no solo tiene la acepción de “palomitas de maíz” sino también la de “roseta”, es cierto que en nuestro medio el significado que forma parte del conocimiento común es el de “palomitas de maíz”, por lo que resulta evidente considerar que tal expresión en idioma inglés es descriptiva o genérica de uno de los productos que ampara la clase 30; empero debe tenerse en cuenta que la marca solicitada para registro no es simple sino compuesta: “POPCORN CHICKEN”. Ahora, si bien es cierto que esta segunda expresión, por sí sola es conocida como pollo, lo que corresponde a su traducción al idioma español, y que sería genérica para distinguir comestibles congelados, productos éstos también amparados en la clase 30, no lo es menos que el juzgador no puede fraccionar el signo. De tal manera que el análisis que debe hacerse debe comprender la totalidad de la expresión objeto de la solicitud, esto es: “POPCORN CHICKEN”. Al examinar el signo en su totalidad, advierte la Sala que se trata de una combinación de dos genéricos, de la cual resulta un signo de fantasía que, por lo mismo, es distintivo. Así lo ha precisado esta Corporación en diversos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente 3923,

Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, dijo la Sala en la precitada sentencia: “... Cosa bien distinta ocurriría si se tratara del uso de dos términos que pudieran considerarse genéricos pero cuya combinación forma una expresión suficientemente distintiva, que puede utilizarse como marca. Se trataría, entonces, de un signo evocativo, de aquellos que, siguiendo las expresiones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “... transmiten a la mente una imagen o una idea sobre el bien que se pretende proteger, y, a diferencia de los signos descriptivos, sí cumplen con la función distintiva de la marca, siendo por tanto registrables.” Así, lo ha considerado la Sala en otras oportunidades, como, por ejemplo, en los casos de PANYDONAS, SUPERMANI y NUTRISAL. Las anteriores razones, hacen evidente que la situación descrita se adecua a la hipótesis normativa aplicada a la misma, de las varias que contempla el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como causal de irregistrabilidad del comentado signo...”. En la Interpretación Prejudicial núm. 113-IP-2004 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es enfático en expresar que el engaño se produce cuando el signo evoca en la mente del consumidor una distorsión, esto es, cuando tiene la creencia de estar adquiriendo un producto con determinadas cualidades o características que en realidad no posee (folios 218 y 219).

Estima la Sala que el signo en cuestión no tiene porqué resultar engañoso, pues la clase de productos que con él se pretenden amparar, “carne y productos hechos de carne, pescado, aves y productos hechos de aves; caza; comida de mar y productos hechos de comida de mar; frutas y vegetales; ensaladas; aceites de cocina; encurtidos; hierbas secas, productos hechos a base de papa” (folio 13), por su presentación y los canales de comercialización utilizados, permiten al consumidor conocer de ante mano de qué producto se trata, en cuanto al modo de fabricación, sus características o cualidades. Así pues, debe la Sala acceder a declarar la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho disponer que la entidad demandada continúe con el trámite de la solicitud. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho disponer que la entidad demandada continúe con el trámite de la solicitud.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de noviembre de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO