CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00271-01-2008

IDENTIDAD MARCARIA - Evidencia en las marcas mixtas con la denominación LA SOBERANA / CONEXION COMPETITIVA - Por canales de comercialización, medios de publicidad y relación de vinculación entre productos / LA SOBERANA - Conexión competitiva por afinidad de productos Estima la Sala que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, dado que es el que mayor relevancia presenta en la identificación del producto. Al hacer el cotejo de las marcas en conflicto en forma sucesiva, resulta evidente su identidad, pues tanto la solicitada para registro como la previamente registrada utilizan la misma expresión LA SOBERANA, por demás, en letra mayúscula, para hacerla más destacable. Como en la marca solicitada por el actor no hay un elemento denominativo adicional, los actos acusados se ajustaron a la legalidad al negar la concesión de su registro, pues no resulta suficientemente distintiva frente a la marca previamente registrada. De otra parte, dada la afinidad entre los productos de las clases 29 y 30, ello incide en los canales de comercialización, medios de publicidad y relación o vinculación entre productos, es decir, que se da una conexión competitiva, criterio éste que conforme a la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso es determinante para establecer la causal de irregistrabilidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00271-01

Actor: LEON VIRGILIO RESTREPO ESTRADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 25134 de 31 de julio de 2001 que negó el registro de la marca “LA SOBERANA” en la clase 30; 33769 de 23 de octubre de 2001, que resolvió el recurso de reposición, y 06233 de 27 de febrero de 2002 que resolvió el recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 31 de agosto de 1998 el actor solicitó el registro de la marca mixta LA SOBERANA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA, a través de apoderado, formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca mixta LA SOBERANA. 3°: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca solicitada. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1º. Alude a que se viola el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma esta frente a la cual el Tribunal de Justicia ha señalado que para que un signo pueda ser registrable debe reunir perceptibilidad, suficiente distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica. Que la perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos; un signo tiene como función esencial y primordial diferenciar unos productos o servicios producidos o comercializados por otra persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. La distintividad del signo se ha de considerar enfocando éste individualmente frente a los demás signos, como también es necesario analizarlo comparándolo con los productos o servicios que el signo protege o va a proteger; y en la representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo lo que permitirá mas tarde con la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder presentar las impugnaciones a través de las observaciones. Alega la actora que estos requisitos se cumplen totalmente en el presente caso. 2º. Resalta que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro

o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Considera que la marca LA SOBERANA es mixta, compuesta por un aspecto nominativo y uno gráfico; el aspecto nominativo si bien es idéntico a la marca registrada previamente, no así el gráfico y la importancia de esto último es el hecho de que todo signo distintivo es un conjunto que puede estar o no compuesto de varios elementos, por lo que debe destacarse la regla de la visión de conjunto, a la cual alude el tratadista Fernández Novoa, consistente en que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes. Que lejos de realizarse una detallada o microscópica disección de las denominaciones constitutivas de las marcas en un ambiente aséptico, los tribunales o el Registro tienen que esforzarse por comparar hipotéticamente las marcas denominativas en el entorno dinámico y oscilante del mercado. Y deben tener presente que por estar expuestos diariamente a la contemplación de un elevado número de marcas, el consumidor medio del correspondiente sector del mercado únicamente conservará en su memoria una impresión general global de las denominaciones comparadas. Considera que con base en la doctrina anterior la denominación LA SOBERANA del signo mixto solicitado, no configura el pretendido riesgo de asociación o confusión, ya que no se cumplen los requisitos en la medida en que los signos marcarios no son idénticos ni las marcas enfrentadas distinguen los mismos productos o servicios. Indica que el segundo supuesto que contempla la norma es la imposibilidad de registrar

marcas cuando siendo idénticas o similares a otras solicitadas con anterioridad amparan los mismos o similares productos o servicios, por lo que es preciso analizar la relación de los productos amparados por las marcas. Advierte que en este caso se trata de marcas que amparan productos diferentes comprendidos en diferentes clases de nomenclatura, ya que la marca mixta LA SOBERANA ampara productos como “preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería”, mientras que la marca previamente registrada distingue “carne, pescado aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas” y también “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta. Manifiesta que, como se ve se, trata en ambos casos de alimentos pero por el hecho de que los productos pertenecen a un mismo género no quiere decir que estén estrechamente relacionados entre sí. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando, en

síntesis, que la marca LA SOBERANA, solicitada para registro, es idéntica a la previamente registrada LA SOBERANA, cuyo titular es Inversiones La Soberana Ltda. Y los productos amparados por una y otra son similares, lo cual genera confusión pues se presentan los mismos canales de comercialización. II.1.2.- La sociedad LA SOBERANA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo, en síntesis, que es titular de la marca LA SOBERANA más etiqueta para las clases 29 y 30. Que del cotejo de la marca previamente registrada y la solicitada para registro, en especial, en lo que a la clase 30 se refiere, habría riesgo de confusión, pues el elemento denominativo en la marca La SOBERANA, objeto de los actos acusados es el que provee mayor distintividad y, por consiguiente se observa la identidad entre ambas marcas. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca mixta “LA SOBERANA”, para la clase 30, esto es, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, por cuanto es confundible con la marca previamente registrada “LA SOBERANA” a favor de la sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LTDA, para las clases 29 y 31, esto es, huevos, leche, productos lácteos y frutas y legumbres

frescas, por lo cual incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En la Interpretación Prejudicial 003-IP-2006, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, hizo énfasis en que la norma aplicable y, por ende, respecto de la cual precisó su alcance, es el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, habida cuenta de que la solicitud del actor se formuló bajo su vigencia. Aludió a la definición de signos mixtos, como aquellos que se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; a la comparación que debe efectuarse a efectos de establecer la similitud y a que la identidad o la semejanza pueden dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, cuando el comprador o usuario adquiere un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro; y la indirecta, cuando el usuario le atribuye, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (folio 285). Igualmente, hizo hincapié en que la comparación entre los signos debe hacerse con base en el conjunto de los elementos que lo integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno; y que es necesario considerar el aspecto ideológico, ortográfico y fonético (folios 286 y 287). En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la aplicación de las reglas elaboradas por la Doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria, a saber:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” (folio 196). Finalmente, dedicó un acápite a la CONEXIÓN COMPETITIVA si los productos tienen finalidades idénticas o afines y su incidencia en los canales de comercialización, medios de publicidad, relación o vinculación entre productos (folio 289). Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala advierte lo siguiente: Conforme consta a folio 22 del expediente, la marca mixta solicitada para registro se expresa así: Al efecto se traslada a esta providencia, fotocopia de dicho folio: Por su parte, la marca previamente registrada según se observa a folio 24 del expediente, se manifiesta así: Se traslada a esta providencia fotocopia del mencionado folio: Para mejor ilustración de la Sala, se traslada a esta providencia fotocopia del folio 157 del expediente: Estima la Sala que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, dado que es el que mayor relevancia presenta en la identificación del producto. Al hacer el cotejo de las marcas en conflicto en forma sucesiva, resulta evidente su identidad, pues tanto la solicitada para registro como la previamente registrada utilizan la misma expresión LA

SOBERANA, por demás, en letra mayúscula, para hacerla más destacable. Como en la marca solicitada por el actor no hay un elemento denominativo adicional, los actos acusados se ajustaron a la legalidad al negar la concesión de su registro, pues no resulta suficientemente distintiva frente a la marca previamente registrada. De otra parte, dada la afinidad entre los productos de las clases 29 y 30, ello incide en los canales de comercialización, medios de publicidad y relación o vinculación entre productos, es decir, que se da una conexión competitiva, criterio éste que conforme a la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso es determinante para establecer la causal de irregistrabilidad. En consecuencia, no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de octubre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN