CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00301-01-2006

SEMEJANZA MARCARIA - Inexistencia entre los signos DEIMAN e IMAN desde el punto de vista fonético, visual y conceptual / COEXISTENCIA MARCARIA - Procedencia entre los signos DEIMAN e IMAN / SILABA TONICA DIVERGENTE - Probabilidad menor de semejanza: DEIMAN e IMAN En la confrontación de los signos examinados se observa que la primera regla no se cumple, puesto que no tienen vocales idénticas, toda vez que el de la marca negada tiene 3 vocales distintas, como son E, I y A, y el de la registrada tiene dos vocales, esto es, I y A, lo cual implica una diferencia entre DEIMAN e IMAN, tanto desde el punto de vista fonético como ortográfico, ya que es claro que difieren en su escritura, pues si bien ambas tienen dos sílabas, la primera de ambas difiere en el número y clase de vocales, de modo que no son coincidentes. En segundo lugar, no es posible determinar la relación de la vocal tónica, como quiera que DEIMAN no es un vocablo del lenguaje natural, pudiéndose pronunciar como palabra grave, y por lo tanto en la vocal E con lo cual se mantiene el diptongo “ei”, esto es, DÉIMAN; mientras que IMAN sí es una palabra del lenguaje natural y cuya pronunciación es aguda, es decir, IMÁN, circunstancia que conduce a que difieran fonéticamente, ya que la silaba tónica no es igual ni ocupa una misma posición en ambas palabras, de modo que como conjunto de letras, al ser pronunciadas (DÉIMAN – IMÁN ) son percibidos por el consumidor de un modo

diferente, dado lo diferente de su respectiva escritura y de su sonoridad, en la cual las sílabas tónicas marcan una especial distinción fonética, con fuerza suficiente para reducir de manera relevante la semejanza que se da por la identidad de la partícula IMAN. La anterior circunstancia excluye la posibilidad de la ocurrencia de la tercera regla antes atrás descrita, esto es, que si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante; y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor; toda vez que la sílaba tónica en ambas palabras es divergente y no están situadas en el primer lugar, pues una lo está en el primero y la otra en el último lugar, tal como se viene apreciando. Cabe agregar a lo atrás concluido que la palabra DEIMAN aparece como una palabra que no tiene un significado conocido en el lenguaje natural, mientras que IMAN es una palabra del lenguaje natural y, por ende, con significado conocido, de modo que la primera puede significar un sustantivo propio, en tanto que la segunda corresponde a un sustantivo común, en cuanto que para quienes conocen la palabra IMAN les significa un metal. De todas formas, vistas en sí mismas, ambas palabras tienen la aptitud de generar en quien las lea una idea o concepto distinto. Así las cosas, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre DEIMAN e IMAN que haga irregistrable el primer signo por virtud de la causal descrita en el artículo 135, literal a, de la Decisión 486

de la Comisión del Acuerdo de la Comunidad Andina, sino que, vistos en conjunto, visual, fonética y conceptualmente son mayores las diferencias que las semejanzas, de donde ambos pueden convivir como marca en el mercado sin que surja un riesgo significativo de confusión que pueda inducir en error a los consumidores.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00301-01

Actor: DEIMAN S.A. DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca DEIMAN (MIXTA).

I.- LA DEMANDA DEIMAN S.A. DE C.V., domiciliada en México D.F., México, mediante apoderado, en demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad de la Resolución núm. 13941 de 30 de abril, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de

la marca “DEIMAN” (mixta) solicitada por la actora para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.- Que Ccomo consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicita se ordene a la demandada confirmar la Resolución 07391 de 28 de febrero de 2002, mediante la cual la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1786 de 29 de enero de 2002 en el sentido de confirmarla, en la cual, a su vez, dicha dependencia había declarado infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Chocolates Andino Ltda. domiciliada en México , D.F., México, con base en la marca denominativa IMAN y concedido a la actora el registro del signo DEIMAN (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional. 1.3. demandada Que ordene publicar la sentencia que se profiera en este asunto, en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos 2.1. El 12 de febrero de 2001, la sociedad DEIMAN S.A. DE C.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “DEIMAN” (mixta) para distinguir: “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos)

especias, hielo”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud que fue publicada el 28 de agosto de 2001 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 410, contra la cual, dentro del término de legal, la sociedad FÁBRICA DE CHOCOLATES ANDINO S.A. presentó oposiciones con base en la marca IMAN para la clase 30. 2.2. El 29 de enero de 2002, mediante la resolución núm. 1786, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado; decisión que fue confirmada por la misma dependencia mediante la Resolución 07391 de 28 de febrero de 2002, con ocasión del recurso de reposición que la opositora interpuso contra aquélla, 2.3. El 30 de abril de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación que, en subsidio, había interpuesto la opositora, mediante la Resolución 13941 de esa fecha, en el sentido de revocar la resolución apelada, declarar fundada la oposición de la apelante y negar la solicitud de registro de la marca DEIMAN (mixta) para la clase 30. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el funcionario que profirió el acto acusado no hizo un examen minucioso del signo, sino que lo limita y fracciona a la expresión IMAN, omitiendo considerar los demás elementos

esenciales que lo conforman, y que en su conjunto forman un todo indivisible, novedoso y distintivo; de modo que no está afectado de la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), pues es diferente en los diversos aspectos susceptibles de comparar (visual, fonético, conceptual y ortográfico) a la marca IMAN, que lo hacen registrable como marca; y por la falta de ese examen violó, además la norma precitada, el artículo 150 atrás anotado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó como ciertos los hechos de la demanda, y sostiene que el acto acusado se ajustó a derecho, de suerte que fundamenta la defensa de los actos acusados en que con su expedición no incurrió en violación alguna de la norma invocada por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias en comento; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que los actos acusados no son nulos. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial, por no reunir los requisitos para que el signo solicitado pueda ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad, y la

susceptibilidad de representación gráfica, sobre lo cual se apoya en las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14IP-98 y 15-IP-96 de 21 de noviembre de 1997; y por estar incurso en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, según el resultado del examen sucesivo y comparativo que efectuó entre las marcas “DEIMAN” (mixta) y “IMAN”, del cual se concluyó que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético y visual, así como por la relación entre los productos, ya que distinguen productos de la misma clase 30, y que por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos. 2.- El apoderado de sociedad tercera interesada en el proceso no hizo manifestación alguna. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La actora retomó lo expuesto en los cargos de la demanda y entidad demandada hizo lo propio con sus argumentos de defensa del acto ya reseñado, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la

interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 196).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, se surtió en el proceso 103-IP-2005, con fecha 9 de septiembre de 2005, en el cual concluye: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudiera existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.” (folios 236 y 237).

VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca solicitada DEIMAN (MIXTA) con la marca IMAN para distinguir productos de la clase 30,

registrada con anterioridad a la solicitud de aquélla según certificado 91.481; así como la alegada irregistrabilidad de la primera para distinguir productos de la misma clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de esa confundibilidad e imposibilidad de coexistir en el mercado por las razones aducidas en el acto acusado. Al efecto, se ha de atender la precisión hecha por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que la normativa aplicable para examinar el caso es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la vigente al momento en que se solicitó el registro de la marca censurada, de allí que los cargos se han de interpretar a la luz de las disposiciones pertinentes de dicha normativa, que según lo señala esa Corporación son los artículos 71 y 73, literales a), d) y e) de la citada decisión, por ende se ha de entender que éstos son los invocados como violados por la decisión enjuiciada. Artículo 71. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73. Asimismo, no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error; (...) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación 2.1. La Sala retoma la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que en caso de que haya de compararse un signo mixto como marca, con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento

gráfico pueda ser el decisivo. En este caso, el elemento gráfico del signo que se pide registrar está dado por el diseño especial de las letras que conforman la palabra IMAN, la cual se encuentra encerrada o enmarcada en un óvalo horizontal y sigue la forma de éste, con letras en color negro y fondo blanco, por ende el aspecto gráfico no tiene una relevancia o significación especial que desplace en la aptitud de distintividad a la parte denominativa, lo cual hace que el signo se deba considerar como propio de una marca nominativa. 2.2. Se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula IMAN, que no puede considerarse como una expresión genérica en relación con los productos que se busca distinguir, y no se encuentra que guarde relación con tales productos, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la clase 29, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que deben confrontarse ambos signos en su integridad. En esas circunstancias, se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o

distintividad respectivamente, y no de manera aislada. La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. De manera puntual, las aludidas reglas son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En campo fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la

semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. 2. 4. En la confrontación de los signos examinados se observa que la primera regla no se cumple, puesto que no tienen vocales idénticas, toda vez que el de la marca negada tiene 3 vocales distintas, como son E, I y A, y el de la registrada tiene dos vocales, esto es, I y A, lo cual implica una diferencia entre DEIMAN e IMAN, tanto desde el punto de vista fonético como ortográfico, ya que es claro que difieren en su escritura, pues si bien ambas tienen dos sílabas, la primera de ambas difiere en el número y clase de vocales, de modo que no son coincidentes. En segundo lugar, no es posible determinar la relación de la vocal tónica, como quiera que DEIMAN no es un vocablo del lenguaje natural, pudiéndose pronunciar como palabra grave, y por lo tanto en la vocal E con lo cual se mantiene el diptongo “ei”, esto es, DÉIMAN; mientras que IMAN sí es una palabra del lenguaje natural y cuya pronunciación es aguda, es decir, IMÁN, circunstancia que conduce a que difieran fonéticamente, ya que la silaba tónica no es igual ni ocupa una misma posición en ambas palabras, de modo que como conjunto de letras, al ser pronunciadas (DÉIMAN – IMÁN ) son percibidos por el consumidor de un modo diferente, dado lo diferente de su respectiva escritura y de su sonoridad, en la cual las sílabas tónicas marcan una especial distinción fonética, con fuerza suficiente

para reducir de manera relevante la semejanza que se da por la identidad de la partícula IMAN. La anterior circunstancia excluye la posibilidad de la ocurrencia de la tercera regla antes atrás descrita, esto es, que si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante; y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor; toda vez que la sílaba tónica en ambas palabras es divergente y no están situadas en el primer lugar, pues una lo está en el primero y la otra en el último lugar, tal como se viene apreciando. Cabe agregar a lo atrás concluido que la palabra DEIMAN aparece como una palabra que no tiene un significado conocido en el lenguaje natural, mientras que IMAN es una palabra del lenguaje natural y, por ende, con significado conocido, de modo que la primera puede significar un sustantivo propio, en tanto que la segunda corresponde a un sustantivo común, en cuanto que para quienes conocen la palabra IMAN les significa un metal. De todas formas, vistas en sí mismas, ambas palabras tienen la aptitud de generar en quien las lea una idea o concepto distinto. Así las cosas, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre DEIMAN e IMAN que haga irregistrable el primer signo por virtud de la causal descrita en el artículo 135, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de la Comunidad Andina, sino que, vistos en conjunto, visual, fonética y conceptualmente son mayores las diferencias que las semejanzas, de donde

ambos pueden convivir como marca en el mercado sin que surja un riesgo significativo de confusión que pueda inducir en error a los consumidores. De ello se desprende que el acto acusado resulta contrario a las normas comunitarias invocadas, en cuanto revocó las resoluciones que había accedido al registro solicitado del signo mixto DEIMAN como marca para distinguir productos de la clase 30, por lo cual los cargos tienen vocación de prosperar y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 13941 de 30 de abril, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca “DEIMAN” (mixta) solicitada por la actora para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Segundo.- En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, DECLARANSE vigentes las resoluciones núm. 1786 de 29 de enero de 2002, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado de la marca mixta DEIMAN para distinguir productos de la clase 30 y, la confirmatoria de ésta, proferida por la misma dependencia, núm. 07391 de

28 de febrero de 2002, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición que la opositora interpuso contra aquélla. Tercero.- PUBLÍQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 27 de julio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON