CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00312-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIOEntre el signo mixto HOME SENTRY y las marcas HOME CENTER y AMERICA HOME CENTER previamente registradas / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Procedencia / DISTINTIVIDAD – Concepto / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / PALABRA DE USO COMÚN - Lo son HOME y CENTER en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA EVOCATIVA – Lo es HOME CENTER en la Clase 42 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo HOME SENTRY para amparar productos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a marca AMERICA HOME CENTER no puede esgrimirse para impedir que otras personas obtengan el registro de marcas con las palabras HOME CENTER dentro de los mismos servicios de la clase 42, siempre y cuando a éstas se les agregue algún elemento que le dé distintividad, es decir, siempre y cuando no se limite o no sea idéntica a esas dos palabras. De esa forma, el problema se reduce a establecer si la marca censurada HOME SENTRY es idéntica o semejante a la expresión HOME CENTER o, si por el contrario, tiene algún elemento que la distinga de ésta, pudiéndose decir al respecto que no es idéntica, y ni siquiera semejante en grado tal que se genere el riesgo de confusión que afecta la distintividad de un signo frente a otro, pues sólo reproduce la palabra HOME, por lo cual la palabra SENTRY viene a ser el elemento distintivo, que en consecuencia le imprime la diferencia requerida para que no se dé esa confusión, en todos los aspectos, esto es, gráfica o visual, fonética y conceptual o ideológica. HOME

SENTRY no reproduce la expresión HOME CENTER de la marca AMERICA HOME CENTER. Ello hace que las marcas enfrentadas, como conjunto, AMERICA HOME CENTER y HOME SENTRY, en virtud de la palabra SENTRY, no ofrecen una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética, menos en su significado según atrás se expuso, luego no crean confusión en los usuarios de los servicios en mención, menos cuando se brindan en unas condiciones de especialización que hacen de tales usuarios también una clientela especializada, que por lo mismo tiene suficiente capacidad de discernimiento que le permite distinguir dichas marcas y el origen empresarial de las mismas, tanto que se trata de una clientela con cierto nivel selectivo por los servicios que busca, los relativos a la construcción y al amoblamiento o equipamiento del hogar, que confluyen en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida en el sitio donde se habita, aspectos donde el gusto o estilo personal, y en muchos casos criterios técnicos y profesionales, inciden de manera importante en la decisión de ir a uno u otro establecimiento comercial de los distinguidos con las marcas enfrentadas e incluso adquirir los bienes que en ellos se comercializan. Por lo tanto, emerge sin dificultad alguna que la marca acusada ofrece la distintividad necesaria frente a la opositora para coexistir en el mercado de manera pacífica, pues no hay riesgo de que induzca al consumidor medio a error, en especial en lo concerniente al origen empresarial de los respectivos servicios que bajo el amparo de cada una se ofrecen.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – 136 LITERAL A / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00312-01

Actor: SODIMAC COLOMBIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de conceder la solicitud de registro de la

marca HOME SENTRY. I.- LA DEMANDA SODIMAC COLOMBIA S.A, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicita a la Sala que, en proceso de única instancia, acceda a las siguientes

1. Pretensiones: 1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 09053, de 20 de marzo de 2002 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución Núm. 25344 de 2001 y concedió a la sociedad Mecanelectro S.A., el registro como marca del signo HOME SENTRY (mixto), para distinguir los servicios

comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, restablezca su derecho como titular de la marca AMERICA HOME CENTER, clase 42, confirmando y declarando en firme la Resolución 25344 de 2001 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.- Hechos en que se funda En resumen, relata la actora que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución 35928 del 21 de diciembre de 1993, concedió a la sociedad ARCESA S.A. el registro de la marca HOME CENTER (etiqueta), para servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 31 de mayo de 1994 concedió a la misma sociedad ARCESA S.A., el registro de la marca AMERICA HOME CENTER para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional. Arcesa SA., en su calidad de titular de la marca AMERICA HOME CENTER, cedió todos los derechos sobre dicha marca a la actora, la sociedad SODIMAC

COLOMBIA S.A.

El 24 de abril de 1997 la sociedad Mecanelectro S.A. solicitó ante la citada dependencia el registro marcario del signo “HOME SENTRY” (mixto), también para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42. La sociedad Arcesa S.A., anterior titular de la marca AMERICA HOME CENTER, presentó observación a esa solicitud con base en la marca AMERICA HOME CENTER, que era de su propiedad y tenía registrada en varias clases de la clasificación internacional de Niza. Mediante la Resolución Núm. 25344 de 31 de julio de 2001, la referida

dependencia declaró fundada la observación presentada por la sociedad Arcesa S.A. y por consecuencia negó la solicitud de registro del signo “HOME SENTRY” (mixto) que había presentado la sociedad Mecanelectro SA., La peticionaria, sociedad Mecanelectro S.A., interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la indicada resolución, que fueron resueltos así: Con la Resolución Nº 38041 de 23 de noviembre de 2001, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, se desató el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la impugnada; y Mediante resolución Nº 09053 del 20 de marzo de 2002, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se resolvió el recurso de apelación en el sentido de “Revocar la decisión contenida en la resolución 25344 de 2001. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Arcesa S.A.”, y conceder el registro, como marca, del signo “HOME SENTRY” (mixto). La actora, SODIMAC COLOMBIA S.A., tiene registrada la marca HOME CENTER (Etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza, que le fue concedida por la Resolución 35928 de 31 de diciembre de 1993. Mecanoelectro S.A., por causa de reclamos que Arcesa S.A. le había hecho por el uso de la expresión HOME SENTRY, se había comprometido mediante comunicación enviada a ésta, a utilizar sólo la denominación SENTRY, pero no ha cumplido ese compromiso, ya que en su establecimiento comercial en la ciudad

Bogotá tiene una valla con la expresión HOME SENTRY y los productos que ofrece con marca propia se siguen identificando con esa denominación.

3. Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante, con fundamento en su marca registrada AMERICA HOME CENTER, invoca como violados los artículos 135, literal b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así: El requisito que debe primar en una marca es el de la distintividad, que en el presente caso no cumple cabalidad el signo HOME SENTRY, pues el consumidor medio o desprevenido no distingue con facilidad cual marca es la que realmente cobija los productos de una empresa u otra empresa. La confusión entre los signos es visual, gráfica, fonética y auditiva, la cual impide que el consumidor común distinga claramente los signos, puesto que la ubicación de las letras resultan ser idénticas en la palabra HOME que tienen ambas marcas, y muy similares en las palabras SENTRY y CENTER en relación con la secuencia de las vocales y las consonantes utilizadas en ambos términos. Igualmente la pronunciación de un signo a otro es levemente distinguible, a tal punto que en ocasiones se debe aclarar cada uno de los términos cuando un consumidor desprevenido menciona uno y otro signo marcario. Además, es importante destacar que los productos y servicios distribuidos y comercializados por los almacenes HOME CENTER y por los almacenes HOME SENTRY tienen una conexión competitiva, lo cual hace más evidente la confusión que se genera en el público por la carencia de distintividad del signo marcario HOME SENTRY, y más aún cuando el prefijo “HOME” en la marca HOME

SENTRY sólo es explicativo y no le agrega una característica diferenciadora a la marca, sino que por el contrario, logra que se confunda con la Marca HOME CENTER, por parte del público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la contestación a la demanda pide que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal para que prosperen. Como razones de la defensa sostiene que siguiendo los lineamientos y criterios jurisprudenciales y legales, se observa que efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas, AMERICA HOME CENTER y HOME SENTRY no hay confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial sin que conlleven al público consumidor a error sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Que la marca mixta solicitada tiene un componente figurativo propio e importante, que contribuye a acentuar y destacar las diferencias entre esos dos signos confrontados. Por ende, la marca HOME SENTRY para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 como lo expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente en el fundamento de los actos administrativos ahora acusados. De allí que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió

en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo tanto, los actos acusados no son nulos. 2.- La sociedad Mecanelectro S.A., propietaria de la marca registrada HOME SENTRY y tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y propone como fundamentos de defensa los que a continuación se exponen: No cabe discusión sobre la distintividad de las marcas en conflicto, así que al solicitarse el registro de la expresión HOME SENTRY (mixta) para servicios en la Clase 42 Internacional, lo único que se buscaba era dar una más clara referencia al consumidor sobre el tipo de productos o servicios que se encuentran en sus establecimientos de comercio, ya que la adición de elementos nominativos y gráficos sobre la expresión SENTRY era solo un medio para incrementar la distintividad. Dentro del mercado la expresión HOME y la expresión CENTER son términos que representan expresiones comúnmente usadas para designar tanto servicios propios del hogar como para designar centros o almacenes en los cuales se encuentran o promocionan los servicios y/o productos del hogar. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar un derecho de

exclusividad a un particular sobre esta expresión al estar unida a otra palabra como es la expresión SENTRY lo que hace es precisamente reconocer la distintividad que caracteriza la marca SENTRY de mi poderdante. Finalmente, advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no es aplicable al caso que nos ocupa, por cuanto al otorgarse el registro de la marca HOME SENTRY (MIXTA), expedida bajo el certificado Nº 255620 proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se genera ni se produce ningún tipo de confusión en el mercado. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto, y se recibieron sendas declaraciones de testigos a solicitud de una de las partes. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION 1.- La actora aduce que las pruebas testimoniales y documentales arrimadas al proceso demuestran la semejanza en todos sus aspectos entre las marcas enfrentadas, en grado de poder producir confusión entre los consumidores, por ende ratifica su censura al acto enjuiciado y sus pretensiones formuladas en la demanda (folios 487 a 491). 2.- La entidad demandada descorrió el traslado respectivo en forma similar a como lo hizo en las razones de la defensa e insiste en sus consecuentes peticiones (folio 481 a 486). 3.- La tercera interesada en el asunto hace una reseña y análisis de las piezas que contienen el debate procesal, para concluir que no hay prueba de la confundibilidad entre las marcas enfrentadas, y reiterar su oposición a las

pretensiones de la demanda (folios 447 a 480).

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala silicita que se proceda a requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio

492).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la normas comunitarias que se invocan en los cargos, fue dada en PROCESO 30-IP-2008, en la cual se advierte que la solicitud de registro del signo “HOME SENTRY” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, luego es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Que por lo mismo no procede la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que las normas a aplicar e interpretar en el sub lite son los artículos 81 y 83 literal a) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden concluye:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de

un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

8. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma

extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.” (folios 519 a 537). VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Naturaleza jurídica de la acción incoada En la demanda está identificada como la de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, se ha de tener como la prevista en el artículo 172 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 16 de agosto de 20021, en razón a que se trata de un acto administrativo que concede el registro de una marca, y la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona. En ese orden es útil traer el enunciado de esa disposición, que a la letra dice: “ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 1 La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por

expresa disposición en su artículo 274.

2. La cuestión central del sub lite y los servicios que distinguen ambas marcas Lo primero a resolver es si pueden o no coexistir en el mercado, sin generar confusión en el consumidor, las marcas HOME SENTRY, solicitada y registrada en virtud del acto administrativo enjuiciado, para distinguir servicios de la clase 42, y AMERICA HOME CENTER, marca registrada con anterioridad a esa solicitud, para distinguir todos los servicios de la misma clase 42, inicialmente de propiedad de ARCESA S.A., quien la cedió a la actora, según documento que obra a folios 46 y 47 del expediente.

La actora aduce que no pueden coexistir y que por lo mismo la marca impugnada es irregistrable porque a su juicio no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y afecta su marca al resultar confundible directa e indirectamente con ella. En el acto acusado los referidos servicios de la clase 42, que corresponden a “Varios” en la Clasificación Internacional de Niza adoptada, están precisados como “Servicios de comercialización de electrodomésticos, repuestos y accesorios eléctricos; artículos para camping y deporte; muebles para el hogar y la oficina; equipos motores; equipos y artículos para la finca y el jardín; artículos para decoración; herramientas e instrumentos manuales y eléctricos; equipos de enfriamiento, calefacción y sus repuestos; artículos electrónicos; automotores, repuestos y accesorios; relojes, medidores; accesorios para la construcción; utensilios y material de limpieza; artículos para decoración, utensilios y recipientes

para el hogar.” En cuanto hace a la marca AMERICA HOME CENTER, en el acto que concedió su registro para esa misma clase de servicios, Resolución 22597 de 31 de mayo de 1994, se indican como “SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR Y AL

DETAL DE ARTICULOS CERAMICOS, ARTICULOS DE BAÑO Y COCINA,

GRIFERIAS, PISOS CERAMICOS Y PORCELANA SANITARIA,

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS Y MAQUINARIA DOMESTICA PARA EL

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, AL REMODELACION Y LA DECORACIÓN DEL HOGAR” Al punto se ha de verificar, entonces, si el signo HOME SENTRY para distinguir los mencionados servicios de la clase 42 es confundible con la marca AMERICA HOME CENTER, que igualmente distingue servicios similares de la clase 42, en grado tal que pueda inducir a los usuarios de dichos servicios a error en cuanto a la empresa que los ofrece, como lo sostiene la actora, o no lo es, como lo aduce la entidad demandada y el tercero interesado en el sub lite. Lo anterior comprende la distintividad, uno de los requisitos para ser registrado como marca, comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que sea apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada. Justamente, la distintividad implica cotejar un signo con otros que existan en el mercado, pues se trata de que pueda distinguir los productos o servicios de una persona frente a los ofrecidos por otra persona en el mercado, lo cual de suyo se

entiende que lo hace bajo una determinada marca. Ese aspecto comporta, entonces, la comparación del signo que se pretende registrar como marca con los que se encuentren registrados o solicitados con anterioridad para la misma clase de productos, a menos de que se trate de marcas notorias, a fin de establecer si puede ser confundible con algunos de éstos, para lo cual se han de seguir las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global y sucesiva, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada.

2. La clase de las marcas enfrentadas A fin de efectuar esa comparación se ha de establecer la clase de las marcas enfrentadas, sobre lo cual se observa que la marca opuesta AMERICA HOME CENTER fue concedida como marca nominativa, mientras que la atacada, HOME SENTRY, fue concedida como marca mixta, según modelo adjunto a la solicitud de su registro.

En el conjunto de elementos que conforman la marca enjuiciada, se observa que la parte gráfica no tiene un peso claro y univoco que pueda equiparse o desplazar al elemento nominativo, esto es, a la expresión HOME SENTRY, pues está conformado por el perfil de la parte superior de un hombre uniformado con kepis, dentro de un recuadro, en cuya parte superior aparece la palabra HOME y en la parte inferior, la expresión SENTRY; de suerte que éstas son las que aparecen

predominando en el conjunto, luego esta marca se ha de asumir también como nominativa. Por consiguiente se está ante la confrontación de dos marcas nominativas, lo que hace imperioso la comparación de ambas entre sí, tal como lo ha dejado sentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus conclusiones al decir que “Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” Así las cosas, los signos a comparar son las expresiones AMERICA HOME CENTER y HOME SENTRY, y vistas así se ha de indagar por la relación que pueden tener con los servicios que bajo cada una de ellas se ofrece. Al punto, se observa que esas denominaciones tienen en común que utilizan dos vocablos que no pertenecen al idioma castellano, en su orden HOME CENTER y HOME SENTRY, pudiéndose, por lo tanto, aplicar la regla señalada en las conclusiones de la interpretación prejudicial traída al sub lite, que conviene retomar, a saber:

9. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o

usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia