CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00316-01-2007

MARCA GRAFICA - Mujer en marcas de aceite de oliva: representación figurativa de carácter descriptivo inapropiable / GRAFICA DESCRIPTIVAInapropiabilidad de la figura de mujer española en marcas de aceites de oliva / ETIQUETA DESCRIPTIVA - Inapropiabilidad de la gráfica de mujer / FIGURA DE MUJER - Inapropiabilidad por ser descriptiva del producto De modo que siendo claro que el único concepto que suscitan las gráficas enfrentadas es el de una mujer que tiene alguna relación con la aceituna y la elaboración del aceite que de ella se extracta, se tiene que ese concepto no corresponde a un elemento imaginativo o caprichoso, sino que, por el contrario, evoca el producto que se quiere distinguir con la marca de que hacen parte, toda vez que representan figurativamente elementos y actividades alusivas al producto, como son los olivares y la recolección de su fruto, luego se está ante un concepto que resulta ser descriptivo del producto, de donde no es apropiable, esto es, para uso exclusivo y excluyente en una marca o en un nombre comercial, por cuanto cualquier persona puede utilizar ese concepto dentro de su marca y, en consecuencia, no tiene por sí solo capacidad alguna de distinguir un productor de otro de la misma clase; de allí que no pueda ser invocado para impedir el registro de otra marca que haga uso del mismo como parte de ésta. En esa situación, la capacidad de distintividad tiene que estar dada por elementos que se le adicionen a ese concepto y que tengan per se capacidad para ello, en los que usualmente está el elemento nominativo. Por lo tanto, la gráfica de la marca registrada no puede ser asumida como causa de irregistrabilidad de la marca LA ESPAÑOLA

(mixta), como lo ha asumido la entidad demandada en el acto acusado. COTEJO ENTRE SIGNOS MIXTOS - Predominio de parte denominativa sobre la gráfica: figura femenina en marca sobre aceite de oliva; signos La Española y Carbonell Así las cosas, la diferenciación entre las marcas enfrentadas corre por cuenta de su parte nominativa, que en la registrada es la palabra que aparece sobre fondo blanco así: Carbonell, Mientras que la solicitada, en fondo oscuro, es La Española. Pudiéndose decir que ninguna de las dos expresiones reproducen o tienen relación directa con el contenido de la parte gráfica, toda vez que según se concluyó no es cierto que ésta represente de manera inequívoca, o clara como se dice en el acto acusado, una figura de mujer que se deba tener como prototipo de una española. Por consiguiente, no hay lugar a atribuirle a la expresión La Española relación o asociación alguna con la gráfica de la marca registrada, y sí se observa que es claramente distinta de la palabra Carbonell de la marca registrada. Esa comparación es posible, por cuanto pese a la mayor proporción de la parte gráfica en el tamaño de cada etiqueta, esa sola circunstancia no la hace predominante en la capacidad de distinción de cada marca, por lo atrás expuesto, amén de que nada hay en ellas, excepto la situación de cada imagen femenina (mujer sentada cogiendo rama de olivo y mujer sentada con jarra en las manos, respectivamente), que por su univocidad expresiva permita solicitar el producto con base en las mismas, y porque esa capacidad queda radicada en la parte

denominativa, lo que hace que esas marcas deriven en marcas nominativas, y así deben compararse. Además, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consignada en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en este proceso advierte que “En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.” COTEJO ENTRE SIGNOS MIXTOS - Predominio del elemento denominativo; figura de mujer sin relación directa con el elemento denominativo / FIGURA DE MUJER - Falta de relación directa con elementos denominativos: La Española y Carbonell / RIESGO DE CONFUSION EN MARCAS MIXTASInexistencia entre La Española y Carbonell al eliminarse del cotejo la figura de mujer común a ambos signos Así las cosas, la diferenciación entre las marcas enfrentadas corre por cuenta de su parte nominativa, que en la registrada es la palabra que aparece sobre fondo blanco así: Carbonell, Mientras que la solicitada, en fondo oscuro, es La Española. De otra parte, vistas en conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que entre ambos signos hay más diferencias que semejanzas, pues la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta, además de que su elemento gráfico no genera una idea clara, y menos que guarde relación directa con el elemento denominativo. A lo anterior sirve agregar que por la falta de claridad del elemento figurativo de esta última marca, tiene poca capacidad expresiva, de

donde resulta con mayor relevancia o preponderancia la parte denominativa, lo cual implica que se dable considerar ese nombre comercial más como nominativo que como mixto, lo cual acentúa la diferencia entre una y otra en virtud de que las expresiones que las conforman son ortográfica, fonética, gramatical y visualmente distintas, de manera tan notoria que ello no requiere comentario adicional. En esas circunstancias, no es acertado el acto acusado en la comparación de los signos en comento, pues no hay confundibilidad entre los mismos y por ello no hay riesgo de inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa, de suerte que el signo La Española + FIGURA no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto hace a su comparación con la marca registrada Carbonell + gráfica.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00316-01

Actor: ACEITES DEL SUR S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., interpuso ACEITES DEL SUR S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - LA DEMANDA La sociedad actora, domiciliada en Sevilla, España, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, señalada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones Primera. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 08908 de 20 de marzo de 2002 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia que había concedido el registro de la marca LA ESPAÑOLA

(ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 29, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CORDOBA S.A. a la solicitud de registro de la citada marca que había presentado y negó dicho registro. Segunda. Que, como consecuencia de la anterior declaración, confirme en todas sus partes la Resolución No. 34461 de 25 de octubre de 2001, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia había declarado infundada la oposición mencionada y concedido el registro que había solicitado de la marca referida, para distinguir aceites, grasas, comestibles y conservas, productos de la clase 29. Tercera. Que confirme en todas sus partes la Resolución No. 01123 de 25 de enero de 2002, de la misma División, que había confirmado la antes citada en virtud del recurso de reposición presentado por la sociedad opositora a tal

solicitud. Cuarta. Que título de restablecimiento de su derecho le conceda el registro de la marca LA ESPAÑOLA (ETIQUETA) para distinguir aceites, grasas comestibles y conservas, productos de la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza, y declare infundada la oposición presentada por la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CORDOBA S.A.; comunique las anteriores declaraciones a la entidad demandada para que dé aplicación al artículo 176 del C.C.A y ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos ACEITE DEL SUR S.A., el 24 de julio de 1997, solicitó el registro de la marca mixta LA ESPAÑOLA (ETIQUETA) para distinguir aceites, grasas comestibles y conservas, productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud contra la cual CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CORDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en Córdoba, España, presentó demanda de observaciones con base en el registro en Colombia de la marca CARBONELL

(MIXTA), para distinguir productos de la misma clase 29, registrada con anterioridad a su nombre y vigencia hasta el 13 de julio de 2000. Mediante la Resolución núm. 34461 de 25 de octubre de 2001, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la mencionada sociedad y concedió el registro de la marca solicitada. La opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, los cuales fueron resueltos mediante la Resolución núm. 01123 de 25 de

enero de 2002, que confirmó la impugnada y concedió el recurso de apelación, y 08908 de 8 de 20 de marzo de 2002, la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la primera resolución, declarar fundadas las observaciones presentadas y negar el registro de la marca LA ESPAÑOLA (ETIQUETA) para distinguir los indicados productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Para el efecto, el Superintendente Delegado para la Protección de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que las marcas en confrontación presentan similitudes en el elemento gráfico-figurativo, que es predominante en ambas y como tal genera una impresión o idea semejante entre ellas, ya que su disposición haría que el consumidor recordase la marca o llegase a solicitarla por la idea que ella evoca, esto es, por LA ESPAÑOLA; de modo que además de ser similares visualmente también lo son desde el punto de vista del aspecto conceptual. Por lo tanto de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión en el consumidor. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. 3. 1. La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos que a continuación se señalan: - 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca LA ESPAÑOLA (MIXTA) cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley marcaria y con los parámetros establecidos en ese artículo ya que es una invención fantástica, dotada de distintividad tal como ésta se determina

en la jurisprudencia y en la doctrina, pues es novedosa, puede distinguir un producto o servicio de los demás del mismo ramo y se puede diferenciar perfectamente de las demás marcas para esos mismos productos, cuyo elemento predominante es el denominativo y el consumidor no pide el producto por la gráfica sino por el nombre. Además, presentan diferencias en el aspecto gráfico, pues en la marca solicitada se aprecia una mujer campesina que está sentada y tiene en sus manos un jarrón; mientras que en la marca opositora se aprecia una mujer con aspecto gitano que se encuentra sentada con la pierna cruzada y está levantando los brazos cogiendo una rama de un árbol de olivo, y los colores, el marco de la gráfica así como el tipo de letra son diferentes entre sí. También son disímiles fonéticamente, todo lo cual indica que tales marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir asociación en el consumidor. - 136, literal a) de la misma decisión, por aplicación indebida en razón a que en el acto acusado se consideró que la marca solicitada estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en dicha norma, lo cual como atrás se expuso no es cierto, tanto que la actora tiene registrada la marca LA ESPAÑOLA (MIXTA), clase 29, en España, Canadá, Rusia, Japón y Brasil - El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto siempre que la demandada ha decidido casos similares se ha guiado por la jurisprudencia y la doctrina en cuanto a que considera predominante el elemento nominativo al comparar marcas mixtas, ya que los consumidores llaman al producto por su

nombre pues por el gráfico es completamente imposible, y como se demostró las marcas son diferentes tanto en su elemento nominativo como gráfico. - 3, inciso 6, del C.C.A. porque atendiendo lo atrás expuesto la entidad demandada no fue imparcial al resolver este caso. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda.

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas en debate se concluye que existe confundibilidad entre las mismas en el aspecto gráfico y conceptuales o ideológico por la semejanza en sus elementos gráficos, los cuales resultan predominantes en cada marca; por lo tanto, su coexistencia en el mercado conllevaría a error al público consumidor.

Al efecto hace un análisis de los alcances de los artículos 134 y 136, literal a, de la Decisión 486, cita una providencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y comenta comparativamente las etiquetas o gráficas enfrentadas, las cuales reproduce en su memorial tomándolas del expediente respectivo, y advierte que éstas no coinciden con las comparadas en la demanda.

Concluye que la marca “LA ESPAÑOLA (mixta)”, clase 29, no es registrable porque no cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, luego no ha violado los artículos de la Decisión 486 invocados en los cargos de la demanda. Seguidamente se refiere al principio de territorialidad en la aplicación de la normativa marcaria, del que resulta que las marcas registradas en el extranjero no pueden gozar del derecho de exclusividad en un país determinado, excepto el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización regulados en los artículos 83 literalb y 107 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. Por lo anterior considera superfluas las pruebas aportadas por la actora tendientes a acreditar el registro de su marca en los países a que hizo alusión, y que como el tema del proceso es la confundibilidad entre dos marcas mixtas, lo lógico sería aportar medios de prueba tendientes a demostrar la confusión que las mismas crean en el público consumidor de conformidad con las normas y la jurisprudencia existente en Colombia y no con decisiones de otras autoridades que nada tienen que ver con las normas y los criterios que aquí deben aplicarse. Agrega que no se viola el derecho de igualdad de la actora por cuanto el registro de una marca está sometido al cumplimiento de unos requisitos legales, registro que no es un derecho sino una mera expectativa.

2. La sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CORDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda y solicita que se condene en costas a la actora, y en cuanto al fondo del asunto sostiene, en

síntesis, que pese a la extensa exposición doctrinal y jurisprudencial ésta no logró demostrar que la marca LA ESPAÑOLA (MIXTA) sea suficientemente distintiva frente a la marca CARBONELL (MIXTA), ambas clase 29, pues en las etiquetas de ellas destaca el elemento gráfico (en la que se destaca la imagen de una mujer) por ocupar un plano preponderante al estar en el centro de las mismas y llama la atención del público, quien por estar antes dos gráficos muy similares y en ambas el nombre del producto está en la parte superior es inducido al error y puede evocar el aceite de oliva como el aceite de la mujer o de una mujer española, y en esas condiciones LA ESPAÑOLA no da mayor distintividad porque constituye un nombre geográfico y que al designar el origen del producto no puede ser apropiable por nadie. Por lo anterior la entidad demandada no violó las normas que se invocan en la demanda, debiéndose tener en cuenta que no tiene cabida el argumento de la diferencia de colores expuesto por la actora, ya que ella en ningún momento reivindicó colores en su solicitud, y que de acuerdo a las reglas para el cotejo de marcas señaladas por la doctrina se observa que las marcas en conflicto son confundibles por la impresión de conjunto despertada por ambas según atrás se ha demostrado, y al ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, colocándose en la posición del comprador presunto y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las marcas. Al respecto reproduce en el memorial y de manera enfrentada las dos gráficas

(folio 190), cuyos diseños comenta en detalle, y agrega que los fallos y decisiones de autoridades de otros países no obligan a las colombianas, como fue el caso de la marca LA RUBIA, para cervezas, otorgada en el Perú y negada en Colombia, aunque cita en su favor una sentencia del Tribunal Supremo de España en la que aparece como parte del proceso y en la que se le menciona como propietaria de la marca “La Española” más gráfico, para distinguir embutidos de toda clase, para afirmar con base en ella que la expresión LA ESPAÑOLA no tiene la suficiente distintividad por ser de uso común para los productos provenientes de España. Por lo demás, en los argumentos en lo que distingue como tercera y cuarta defensa defiende la legalidad del acto acusado y del procedimiento surtido para su expedición (folios 178 a 201 ). Finalmente pide que se nieguen las pretensiones de la demanda. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto y sobre los hechos de la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La sociedad actora empieza por reproducir en extenso las razones de la Resolución revocada, 34461 de 25 de octubre de 2001 para declarar infundada la oposición y concederle el registro de la marca LA ESPAÑOLA (ETIQUETA) para productos de la clase 29, así como de su confirmatoria al resolver el recurso de

reposición que fue interpuesto contra la misma por la opositora; cita la sentencia de 3 de abril de 1997 de esta Sala, expediente 3230, así como la interpretación prejudicial 71-IP-2000 de 27 de noviembre de 2000 entre otras, para referirse a los conceptos, reglas y criterios relativos a la comparación de las marcas y con base ellos reiterar que no hay confundibilidad de las marcas aquí enfrentadas por las diferencias que presentan en sus distintos aspectos: gráfico, visual, fonético y conceptual, trayendo nuevamente las imágenes de ambas etiquetas, de las cuales hace un análisis comparado en su composición respectiva y concluir que las marcas son totalmente diferentes, por lo cual pueden coexistir en el mercado (folios 228 a 280).

2. La entidad demandada reafirma que la normativa aplicable al caso es la Decisión 486, y con base en ella reitera sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos comentarios sobre la relación de los productos amparados por ambas marcas, y varios antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios

(folios 281 a 287).

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda (folio 257).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así: PRIMERO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la

confianza legítima, la norma sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO. Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad, y susceptibilidad de la representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. TERCERO. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. CUARTO. No son registrables como marcas los signos que,

en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o aun signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. QUINTO. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Las marcas enfrentadas en este proceso son LA ESPAÑOLA + GRAFICA o ETIQUETA, cuyo registro viene negado en el acto acusado a la sociedad actora, para distinguir productos de la clase 29, aceites, grasas comestibles, y CARBONELL + GRAFICA o ETIQUETA de cuyo registro en Colombia sólo consta en el expediente lo expuesto en el tercer considerando, numeral 1.2.1. de la

Resolución núm. 34461 25 de octubre de 2001 de esa entidad, por la cual se resolvió en primera instancia la oposición y la solicitud de registro de la marca primeramente anotada, en donde se dice que “Revisados los registros de la propiedad industrial en busca del antecedente que se alega en la oposición, aparece el certificado de registro No. 155821 a nombre de la sociedad Carbonell y Compañía de Córdoba Sociedad Anónima que corresponde a la marca CARBONELL (mixta) vigente hasta el 23 de febrero de 2004 para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”. 2.- La regulación bajo la cual se hará el examen sustancial del asunto es la dada en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en razón a que era la normatividad vigente cuando fue presentada la solicitud de registro de la marca LA ESPAÑOLA + GRAFICA, y así lo señala ad initio la interpretación prejudicial traída a este proceso y se lee en el numeral 1 de las conclusiones de ésta, en donde puntualiza que “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.” De igual forma sólo se tendrán en cuenta los modelos de dichas marcas tal como aparecen reproducidas en el acto acusado, y no las reproducidas por la actora y por el tercero interviniente en el proceso, pues aquéllas son las que sirven de

fundamento a dicho acto administrativo, así como las razones expuestas en éste para negar el registro solicitado. 3.- Aclarado lo anterior y según lo concluido en el acto acusado respecto de la registrabilidad de la marca solicitada, se tiene que el problema se concreta en establecer si atendiendo el registro previo de la marca CARBONELL+GRAFICA o ETIQUETA, la marca LA ESPAÑOLA + GRAFICA o ETIQUETA está o no incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; norma que a la letra dice: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

4. La entidad demandada sustenta la irregistrabilidad de esa marca en las circunstancias siguientes: “En las marcas enfrentadas LA ESPAÑOLA (mixta) y CARBONELL (MIXTA), el elemento que predomina es el gráfico-figurativo, ya que además de ocupar un gran espacio dentro del conjunto, y que el elemento nominativo es muy pequeño, evoca un concepto claro y concreto.

De acuerdo con lo anterior, tenemos que, en gracia de discusión acerca de la descriptividad del término LA ESPAÑOLA, la coexistencia en el mercado de las marcas

mixtas enfrentadas LA ESPAÑOLA y CARBONELL generaría un riesgo de confusión en el público consumidor, pues el elemento gráfico-figurativo genera una impresión o idea semejante a la de la marca registrada, ya que su disposición haría que el consumidor recordase la marca o llegase a solicitarla por la idea que ella evoca, esto es, por LA ESPAÑOLA. De manera que además de ser similares visualmente, también lo son desde el punto de vista del aspecto conceptual.” 5.- Al respecto, vistas las etiquetas de las correspondientes marcas, se observa que ciertamente la parte gráfica tiene una mayor proporción dentro del tamaño o conjunto de las mismas frente al elemento nominativo, el cual en cada marca se halla situado en la parte inferior del componente figurativo; y que ese elemento figurativo evoca un concepto claro y concreto, pero ese concepto no es el que se señala en esas consideraciones, esto es, el de LA ESPAÑOLA, lo cual no pasa de ser una interpretación muy particular de quien expidió el acto acusado, toda vez que no la sustenta en elementos que determinen un estereotipo de mujer que deba tomarse objetivamente como una española. Si algún concepto objetivo cabría deducir de la grafica de ambos signos sería a lo sumo el de una mujer recolectora de aceitunas por la relación o el contexto en que la imagen de mujer está situada, que hay en cada gráfica. Es así como en la marca registrada la mujer aparece sentada en una especie de barda debajo de un olivo y de espalda al mismo, con su posición hacía la derecha, con los brazos levantados como si estuviera agarrando una de sus ramas; su indumentaria o vestimenta es una falda estrecha y pañolón que le cubre el dorso,

y en su peinado se destaca un moño. En la parte superior del recuadro está la expresión ACEITE DE OLIVA en letra de molde sobre fondo blanco. En la solicitada la mujer aparece igualmente sentada, rodeada por olivos pero con posición hacía la izquierda, con una vasija o jarra sobre su regazo que sus manos tienen asida contra su cuerpo. Está vestida con una blusa clara de manga corta con cuello abierto y una falda ancha o amplia de color oscuro. Su cabello es corto y peinado liso y hacia los lados, con una abertura en el centro. En la parte superior del recuadro está la expresión ACEITE DE OLIVA en letra negra sobre fondo blanco. Debajo del recuadro o de la gráfica de cada etiqueta se halla, respectivamente, la palabra Carbonell en letra de molde sobre fondo blanco y la expresión La Española sobre fondo negro. En esas condiciones no hay elementos comunes que permitan afirmar que ambas imágenes de mujer sean iguales y que representan un determinado modelo o tipo que comúnmente o de manera universal deba tomarse como el de las españolas. Si ello se pretendiera deducir de la sola relación que con el aceite de oliva se sugiere en cada gráfica, se estaría incurriendo en inexactitud, toda vez que la mujer española no es la única que tiene la posibilidad de tener r