CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00318-01-2007

NORMA SUSTANCIAL COMUNITARIA - No tiene efectos retroactivos / NORMA PROCESAL COMUNITARIA - Aplicación al procedimiento en curso Como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad ARCESA S.A., solicitó el registro de la marca SUPERSALDOS (Mixta) el día 3 de junio de 1998, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal. SUPERSALDOS - Marca descriptiva que informa características de productos o servicios: irregistrabilidad / MARCA DESCRIPTIVA - Lo es SUPERSALDOS al aludir a mercancía sobrante a precios bajos En primer lugar debe señalarse que si bien la denominación SUPERSALDOS es mixta por estar compuesta por una parte gráfica y una nominativa, esta Sala realizará su análisis únicamente respecto de su parte nominativa comoquiera que

la parte gráfica no genera diferencia alguna. De acuerdo con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia en el presente caso, las denominaciones descriptivas “son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar”. Con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a una marca descriptiva, debe la Sala analizar cuál es el significado del vocablo que se pretende registrar como marca. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra SUPER significa entre otros: “3. en grado sumo. Superfino, superelegante” Por su parte el vocablo SALDO tiene dentro de sus acepciones: “3. Resto de mercancías que el fabricante o el comerciante venden a bajo precio para despacharlas pronto.” Por ende SUPERSALDOS hace alusión a los restos de mercancías que tiene el comerciante para la venta, los cuales espera vender a bajo precio con el fin de agilizar las ventas. Ahora bien, es claro que el mencionado vocablo hace referencia y presenta información esencial de los productos que pretende amparar y distribuir, pues se trata de comercialización de productos al por mayor y detal a través de almacenes por departamento especializados en la clase 42 de la clasificación internacional, lo cual permite colegir que la expresión SUPERSALDOS está describiendo claramente una de las características esenciales de su servicio, como es la comercialización de productos, con una característica adicional y es que son restos de mercancías. El hecho de permitir el registro del signo SUPERSALDOS (Mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional, implicaría que la sociedad ARCESA S.A. estaría

monopolizando la expresión “súper saldos”, impidiendo de esta forma que cualquiera de sus competidores en el mercado puedan hacer uso de la misma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00318-01

Actor: ARCESA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad ARCESA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 37394 del 20 de noviembre de 2001, por la cual se negó el registro de la marca SUPERSALDOS (Mixta); 1226 del 28 de enero de 2002 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 37394 del 20 de noviembre de 2001; y 10065 del 22 de marzo de 2002, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene a la

Superintendencia de Industria y Comercio, seguir con el trámite correspondiente del registro de la marca SUPERSALDOS para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que la sociedad ARCESA S.A., presentó el 3 de junio de 1998 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud del registro de la marca SUPERSALDOS (Mixta) para la clase 42 internacional. Explicó que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 464, respecto de la cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Indicó que mediante la Resolución 37394 del 20 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca SUPERSALDOS (Mixta) considerando que la expresión sobre la cual se solicitaba el registro hacía referencia directa a una característica del servicio que se pretende distinguir. Señaló que el 18 de diciembre de 2001 la sociedad ARCESA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 37394 del 20 de noviembre de 2001. Manifestó que por la Resolución 1226 del 28 de enero de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución recurrida. Así mismo mediante la Resolución 10065 del 22 de marzo de 2002, el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 37394. c) Normas violadas y Concepto de la violación Alegó que el signo SUPERSALDOS es novedoso en el campo de los servicios que pretende amparar y en consecuencia la distintividad que debe tener la marca se conserva, pues es individual y se diferencia de cualquier otro. Explicó que el signo SUPERSALDOS se encuentra en el campo de las marcas evocativas, pues despierta en el consumidor una idea parcial del servicio o el producto que ofrece. Agregó que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dichas marcas pueden registrarse siempre y cuando no tengan características de descriptividad, es decir cuando no indica la cualidad esencial del producto o servicio a que se refiere. Adujo que la prohibición de registrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 se dirige a evitar que un comerciante acapare términos que permitan exclusivamente describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otras características o informaciones de los productos o servicios para los cuales será usado. Al respecto sostuvo que la expresión SUPERSALDOS no aporta dato o información alguna sobre la calidad del producto o servicio ofrecido, pues aunque evoca una idea del servicio, no está describiendo la actividad productiva. Indicó que para que un signo pueda considerarse como irregistrable de acuerdo a la causal prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el mismo debe referirse exactamente a la cualidad común del producto, razón por la cual considera que SUPERSALDOS puede ser registrado pues no se refiere a una

cualidad necesaria, común o usual del servicio ofrecido. Precisó que con el signo SUPERSALDOS no se comunica directamente la naturaleza del producto o servicio sino que se invoca una característica de orden secundario o accidental, razón por la cual es válido su registro. Insistió que de acuerdo con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, para que no puedan registrarse signos genéricos y descriptivos “debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto (o servicio) que distingue. Evade la prohibición el hecho que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus características esenciales”. En consecuencia señaló que el signo que pretende registrarse no indica la naturaleza, funciones, cualidades, cantidades, destino, lugar de origen, características o informaciones del producto. Finalmente sostuvo que el término que pretende registrarse es un conjunto de palabras, SUPERSALDOS CORONA MANCESA, que impide que se pueda generar cualquier confusión. d.- Las razones de la defensa Superintendencia de Industria y Comercio: Mencionó que con la expedición de las Resoluciones 37394 de 2001, 1226 de 2002 y 10065 de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Aclaró que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente es aplicable válida y legalmente respecto del caso concreto, en el momento de expedirse las resoluciones cuestionadas. Indicó que durante el trámite administrativo realizado en la Superintendencia de

Industria y Comercio se garantizó plenamente el debido proceso y el derecho de defensa. Agregó que el signo SUPERSALDOS describe el tipo de servicio que se presta, como es el de la comercialización de productos, entendiéndose que se trata de saldos de mercancía. Añadió que el vocablo no puede ser considerado como una marca evocativa, pues del mismo se desprende la calidad y características del producto que ofrece y en consecuencia se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e), artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Adujo que no puede desconocerse que la expresión SUPERSALDOS, es un término que debe ser utilizado por comerciantes dedicados a la misma actividad productiva correspondiente a la clase 42, razón por la cual no podría otorgársele una ventaja competitiva al solicitante del registro de la marca en desmedro de los derecho de los demás. Finalmente sostuvo que si bien el signo SUPERSALDOS corresponde a una marca mixta, la parte gráfica de la misma no es determinante y no desplaza el elemento denominativo. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 6 de septiembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 27 a 28). Por auto visible a folios 95 y 96, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los

apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 100 a 101 y 102 a 105, respectivamente). Mediante proveído del 22 de mayo de 2003 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 30 de noviembre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 117 a 127) en el proceso 179-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó, en el proceso 179-IP-2005:

1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma. Si la norma sustancial vigente en la fecha de solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella, la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma

Decisión.

3. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

En el caso de signos mixtos, se deberá tomar en consideración la relevancia del elemento denominativo en el signo. Si éste es considerado el factor tópico del mismo, es decir, es el elemento donde se centra la distintividad del signo, se deberán tomar las reglas de los signos denominativos antes señaladas para la configuración de la descriptividad. Sin embargo, de ser el elemento gráfico, un elemento relevante en el signo, éste no recaería en la prohibición de descriptividad, si aquél le brinda la debida capacidad distintiva al signo.

4. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Por medio de la Resolución 10065 del 22 de marzo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y

Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ARCESA S.A., confirmando la resolución impugnada y como consecuencia, se negó el registro del signo SUPERSALDOS en favor de la mencionada empresa, para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad ARCESA S.A., solicitó el registro de la marca SUPERSALDOS (Mixta) el día 3 de junio de 1998, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal. Esta marca busca amparar productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza los cuales son: “Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación

industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ("software"); servicios jurídicos.” Ahora bien, de acuerdo con la solicitud del registro de la marca, la enumeración detallada de productos, servicios o actividades del empresario son: “Comercialización de productos al por mayor y detal, a través de almacenes por departamento especializado, servicio de corte de piezas de diferentes materiales, servicios de asesoría en ambientes y decoración; servicios de asesoría en productos destinados al hogar” Comoquiera que la solicitud de registro se hizo en vigencia de la Decisión 344, esta Sala la analizará como norma violada. El literal d), artículo 82 de la Decisión 344 señala: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” El signo para el cual se pretende registro en la clase 42 es: En primer lugar debe señalarse que si bien la denominación SUPERSALDOS es mixta por estar compuesta por una parte gráfica y una nominativa, esta Sala realizará su análisis únicamente respecto de su parte nominativa comoquiera que la parte gráfica no genera diferencia alguna. De acuerdo con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia en el presente caso, las denominaciones descriptivas “son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar”. Con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a una marca descriptiva, debe la

Sala analizar cuál es el significado del vocablo que se pretende registrar como marca. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra SUPER significa entre otros: “3. en grado sumo. Superfino, superelegante”1 Por su parte el vocablo SALDO tiene dentro de sus acepciones: “3. Resto de mercancías que el fabricante o el comerciante venden a bajo precio para despacharlas pronto.”2 Por ende SUPERSALDOS hace alusión a los restos de mercancías que tiene el comerciante para la venta, los cuales espera vender a bajo precio con el fin de agilizar las ventas. Ahora bien, es claro que el mencionado vocablo hace referencia y presenta información esencial de los productos que pretende amparar y distribuir, pues se trata de comercialización de productos al por mayor y detal a través de almacenes por departamento especializados en la clase 42 de la clasificación internacional, lo cual permite colegir que la expresión SUPERSALDOS está describiendo claramente una de las características esenciales de su servicio, como es la comercialización de productos, con una característica adicional y es que son restos de mercancías. 1 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 2001. 2 Ibidem No requiere un consumidor medio el uso del diccionario para asociar la palabra SUPERSALDOS con el significado de la acepción, pues los vocablos que lo componen son bastante conocidos en el sector del comercio. Ahora bien, no puede considerarse la expresión que pretende registrarse como marca en la clase 42 de la clasificación internacional, como un signo evocativo,

pues los mismos de acuerdo con la interpretación prejudicial 179-IP-2005 “(…) a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.” Es claro entonces que la expresión SUPERSALDOS no deja espacio alguno para que el consumidor realice algún tipo de esfuerzo imaginativo o de inteligencia, pues el vocablo define, precisamente, el servicio que se pretende prestar, razón por la cual mal puede considerarse como signo evocativo con la posibilidad de ser registrado como marca. El hecho de permitir el registro del signo SUPERSALDOS (Mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional, implicaría que la sociedad ARCESA S.A. estaría monopolizando la expresión “súper saldos”, impidiendo de esta forma que cualquiera de sus competidores en el mercado puedan hacer uso de la misma. Lo anterior impone mantener la legalidad del acto acusado, con la denegatoria de las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la

Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

(Ausente con excusa)