CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00322-01A-2008

ACLARACION DE LA SENTENCIA - No procede cuando no hay apartes que ofrezcan duda / EFECTOS DE LA SENTENCIA - No puede ser objeto de aclaración / MARCA DEBIL - Al ser irregistrable no admite análisis La pregunta que hace el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativa a si puede continuar comercializando sus productos farmacéuticos mediante la explotación de su nombre comercial “AMERICAN GENERICS”, no encaja dentro de los presupuestos que reclama el artículo 309 del C. de P.C., para que proceda la aclaración de la sentencia, pues no guarda relación alguna con los apartes de la sentencia que puedan ofrecer duda, sino que solo se limita a aludir a los efectos de la misma, aspecto éste ajeno totalmente al pronunciamiento judicial respecto del cual busca su aclaración. Ahora, en lo que toca con los demás puntos que señala el apoderado del tercero, tampoco se dan los supuestos que exige el artículo 309 del Estatuto Procedimental Civil, pues la sentencia no contiene conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda que influyan en su parte resolutiva. Ahora, los productos que amparan las marcas en cuestión son farmacéuticos y la expresión GENÉRICOS, en tratándose de dichos productos constituye una característica de los mismos. De ahí que el signo no pueda considerarse suficientemente distintivo y el público consumidor pueda incurrir en error respecto del origen empresarial, pues el hecho de que la solicitud del tercero excluya a los medicamentos genéricos, es ajeno al conocimiento del consumidor. Ello en momento alguno puede tomarse como indicativo de que con dicho registro se “ha impedido la fabricación y la comercialización de

medicamentos genéricos en Colombia”. En parte alguna de la sentencia se hace esta afirmación, de ahí que no proceda ninguna aclaración al respecto. Pregunta el apoderado del tercero por qué si el tema referente a las marcas débiles fue analizado ampliamente en la contestación de la demanda, no fue tenido en cuenta en la sentencia. Al respecto, cabe advertir que al considerar la sentencia que el signo controvertido era irregistrable, en la medida en que el mismo contenía una característica propia de los productos que se pretenden amparar, ipso facto está desechando el argumento de que se trata de una marca débil, respecto de la cual en algunos casos procede su registro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00322-01

Actor: LABORATORIOS AMERICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: SOLICITUD DE ACLARACION DE LA SENTENCIA Procede la Sala a decidir la solicitud de aclaración formulada por el apoderado del tercero interesado en las resultas del proceso. AMERICAN GENERICS S.A., frente a la sentencia proferida en el expediente de la referencia.

La solicitud de aclaración está encaminada, en primer término, a que se diga expresamente si AMERICAN GENERICS S.A. puede continuar comercializando sus productos farmacéuticos mediante la explotación de su nombre comercial “AMERICAN GENERICS”; y, en segundo lugar, a lo siguiente:

1.- Por qué la Sala tomó el signo GENERICS como parte del conocimiento común, siendo que no lo es, ya que la pronunciación del mismo, acogida en la publicidad, es YENERICS. 2.- Por qué la Sala en el análisis, en contravía de lo precisado en el punto 7º de las conclusiones de la Interpretación Prejudicial, fraccionó el término AMERICAN GENERICS. 3.- Por qué si el tema referente a las marcas débiles fue analizado ampliamente en la contestación de la demanda por parte del tercero, no fue tenido en cuenta en la sentencia. 4.- Aclarar si la expresión AMERICA es irregistrable. 5.-Con base en qué fundamento sostiene la sentencia que la expresión “genéricos” corresponde a una característica propia de los medicamentos, pues ello pareciera indicar que el registro de la marca American Generics ha impedido la fabricación y la comercialización de medicamentos genéricos en Colombia, lo que s completamente ajeno a la realidad. 6.-Que se aclare qué entiende la Sala con la expresión “ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia”. Además, a folios 703 a 707 destaca la importancia de la empresa farmacéutica AMERICAN GENERICS frente a LABORATORIOS AMÉRICA S.A.; al depósito de su nombre comercial en la Superintendencia de Industria y Comercio; a la coexistencia pacífica del nombre comercial del tercero y de la actora; a la expansión internacional del signo AMERICAN GENERICS en América Latina; al efecto de cosa juzgada frente a varios aspectos resueltos por el Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá; y a las interpretaciones equivocadas emitidas en medios

masivos de comunicación, que le causan daños comerciales y legales irreparables al tercero. Finalmente, a folios 708 a 709 relaciona pruebas documentales que respaldan estos hechos. Para resolver, SE CONSIDERA: La pregunta que hace el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativa a si puede continuar comercializando sus productos farmacéuticos mediante la explotación de su nombre comercial “AMERICAN GENERICS”, no encaja dentro de los presupuestos que reclama el artículo 309 del C. de P.C., para que proceda la aclaración de la sentencia, pues no guarda relación alguna con los apartes de la sentencia que puedan ofrecer duda, sino que solo se limita a aludir a los efectos de la misma, aspecto éste ajeno totalmente al pronunciamiento judicial respecto del cual busca su aclaración. Ahora, en lo que toca con los demás puntos que señala el apoderado del tercero, tampoco se dan los supuestos que exige el artículo 309 del Estatuto Procedimental Civil, pues la sentencia no contiene conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda que influyan en su parte resolutiva. En efecto, en primer término, la sentencia NO ESTÁ DESCOMPONIENDO la marca cuestionada. Al hacer el cotejo enfatiza en que la marca de la actora está compuesta por un solo vocablo, en tanto que la del tercero lo está por dos; pero que este segundo vocablo no tiene la virtualidad de imprimirle suficiente fuerza distintiva al signo porque la expresión GENERICS que corresponde a la traducción GENERICOS, frente a los productos de la clase 5ª, constituye una característica de los mismos.

Ahora, los productos que amparan las marcas en cuestión son farmacéuticos y la expresión GENÉRICOS, en tratándose de dichos productos constituye una característica de los mismos. De ahí que el signo no pueda considerarse suficientemente distintivo y el público consumidor pueda incurrir en error respecto del origen empresarial, pues el hecho de que la solicitud del tercero excluya a los medicamentos genéricos, es ajeno al conocimiento del consumidor. Ello en momento alguno puede tomarse como indicativo de que con dicho registro se “ha impedido la fabricación y la comercialización de medicamentos genéricos en Colombia”. En parte alguna de la sentencia se hace esta afirmación, de ahí que no proceda ninguna aclaración al respecto. Pregunta el apoderado del tercero por qué si el tema referente a las marcas débiles fue analizado ampliamente en la contestación de la demanda, no fue tenido en cuenta en la sentencia. Al respecto, cabe advertir que al considerar la sentencia que el signo controvertido era irregistrable, en la medida en que el mismo contenía una característica propia de los productos que se pretenden amparar, ipso facto está desechando el argumento de que se trata de una marca débil, respecto de la cual en algunos casos procede su registro. En lo que respecta a aclarar si la expresión AMERICA es irregistrable, debe la Sala señalar que como el objeto de la controversia no estuvo circunscrito a si la Superintendencia de Industria y Comercio debió o no registrar dicha expresión a favor de la actora, sino de si dicha marca era confundible o no con la del tercero, resultaba impertinente referirse a ese aspecto en la sentencia y por lo mismo, por

sustracción de materia, no puede ser objeto de aclaración. Finalmente, en lo que concierne a los demás aspectos consignados en el escrito contentivo de la solicitud de aclaración, relativos: a la importancia de la empresa farmacéutica AMERICAN GENERICS frente a LABORATORIOS AMÉRICA S.A.; al depósito de su nombre comercial en la Superintendencia de Industria y Comercio; a la coexistencia pacífica del nombre comercial del tercero y de la actora; a la expansión internacional del signo AMERICAN GENERICS en América Latina; al efecto de cosa juzgada frente a varios aspectos resueltos por el Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá; y a las interpretaciones equivocadas emitidas en medios masivos de comunicación, que le causan daños comerciales y legales irreparables al tercero, por ser todos ellos ajenos a las motivaciones de la sentencia, en la medida en que no guardaban ninguna relación con la controversia, la Sala se abstiene de hacer pronunciamiento alguno al respecto. Las razones precedentes conducen a denegar la solicitud de aclaración, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, R E S U E L V E: DENIÉGASE la solicitud de aclaración de la sentencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de mayo de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN Ausente con excusa