CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00327-01-2008

POWER - Término inapropiable con carácter exclusivo por ser de uso común / MARCA DEBIL - Lo es si el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros o si evoca una cualidad del producto o servicio / REGISTRABILIDAD DE MARCAS DEBILES - Requisito: los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto La Sala considera que la oposición presentada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. con fundamento en su marca «POWER» es infundada, por cuanto el uso de la expresión POWER en una marca no le confiere derecho alguno para oponerse al registro de un signo que contenga dicha expresión, por ser un término inapropiable con carácter exclusivo. A este respecto, advierte la Sala que no es cierto que el uso de la marca «POWER» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre dicha partícula, pues es de uso común y aplicable directa e indirectamente a los productos de la Clase 30. Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto. El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su

propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica». El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del carácter débil de este tipo de marcas, ha puesto de presente: «El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.». La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso de la partícula en la marca «POWER» pero ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre esta expresión pues sigue siendo de común utilización, lo que significa que la marca «POWER» debe soportar el registro de otras que se formen con ella, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no ocasione confusión. REPRODUCCION DE SIGNO - POWERBAR reproduce totalmente el signo POWER como marca débil / MARCA DEBIL - Lo es POWER por ser de uso común por el crecido número de registros Desde el punto de vista gráfico y ortográfico no se remite a duda que el signo «POWERBAR» reproduce totalmente la marca «POWER», luego la cuestión

fundamental se sustrae a determinar si el signo solicitado contiene elementos suficientemente distintivos que eviten el riesgo de confusión. A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que el signo solicitado es de fantasía pues no tiene significado en lengua inglesa ni castellana. Sin embargo, la expresión POWER cuyo significado en español es PODER, sumado a la expresión BAR que significa BARRA en lengua española, traducen «barra de poder», que evoca la idea de una barra que aporta energía. Ello explica que, como lo señala la actora, en la Clase 30 Internacional existan otros registros de marcas que se forman con la expresión POWER, como por ejemplo «POWER CHILDREN», «POWER FLAKES», «POWER HOUSE», «POWER JET», «POWER LIFE», «POWER SWEET», «POWERCHIPS», «POWER-UP» y «POWER TEEN». Los registros anteriores para distinguir productos de la Clase 30 Internacional denotan a todas luces productos alimenticios que aportan energía a quienes lo consumen. Se concluye de lo anterior que «POWER» es un signo débil que debe soportar el registro de otros que se formen con las partículas POWER y BAR, pues estas no son susceptibles de apropiación particular, individualmente consideradas. Como lo ha venido advirtiendo la Sala, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas, con tal que se asocien a otros elementos de modo que se prevenga el riesgo de confusión para el consumidor. De lo anterior, se concluye, pues, que la SIC no debió negarle a

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A., el registro del signo «POWERBAR» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. MARCA DEBIL - Interés privado del titular y el interés general: requisito de un elemento distintivo adicional para su registrabilidad / REGISTRABILIDAD DE MARCA DEBIL - Elemento distintivo adicional El tema de las marcas débiles debe mirarse no solo en relación con la normativa de la propiedad industrial y la competencia, sino sistemáticamente a la luz de la protección del consumidor. No sobra señalar que en materia marcaria existen dos intereses, a saber: El privativo del titular y el interés general, que tiene por finalidad proteger al consumidor para evitar que sea inducido a error o confusión. Frente a este último caso, cabe citar, a guisa de ejemplo que en tratándose de marcas farmacéuticas (Clase 5ª) se permite su registro cuando se utilizan prefijos, sufijos, raíces o desinencias, que son partículas propias de los productos que ellas amparan, verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc., siempre y cuando tengan un elemento distintivo adicional. A contrario sensu, en relación con los productos farmacéuticos no son registrables expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de tales productos, ello en razón de que la jurisprudencia comunitaria exige mayor rigorismo en el cotejo de esas marcas, por estar de por medio la salud del consumidor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00327-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDA Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A., contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le negó el registro del signo denominativo «POWERBAR», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza 1.

I. LA DEMANDA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A., domiciliado en Vevey – Canton de Vaud (Suiza), presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 36351 de 2001 (31 de octubre) por la cual el Jefe de la División de Signos distintivos de la SIC negó a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. el registro del signo denominativo «POWERBAR» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. b) La Resolución 989 de 2002 (24 de enero) por la cual el mismo funcionario desató el recurso de reposición manteniendo su decisión inicial. c) La Resolución 8991 de 2002 (20 de marzo) por la cual el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 36351 de 2001. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro de la marca y expedir el certificado correspondiente. 1.2. Hechos El 9 de noviembre de 2000, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. presentó a la SIC solicitud de registro del signo «POWERBAR» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza. 1 Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 504 de 2001 (29 de marzo), COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición con fundamento en su marca «POWER» registrada para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional, según certificado N° 135132 vigente hasta el 30 de agosto de 2006. Por Resolución 36351 de 2001 (31 de octubre) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición de COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. el registro

por considerar que reproduce totalmente la marca «POWER» y que la palabra «BAR», que significa barra en idioma inglés, es explicativa del producto. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. presentó los recursos de reposición y de apelación. Por Resolución 989 de 2002 (24 de enero) el Jefe de la División desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión. Por Resolución 8991 de 2002 (20 de marzo) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 134, inciso 1°, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El análisis para establecer el riesgo de confusión entre «POWER» y «POWERBAR» fue equivocado porque no se practicó respecto de la integridad del signo sino que se descompuso y se concluyó que la partícula «bar» - que significa «barra»- no le otorga distintividad al signo solicitado, comparando únicamente el primer segmento de la marca solicitada con la marca registrada. La expresión POWER, a pesar de encontrarse restringida como marca, es de uso común para distinguir productos alimenticios de las Clases 29, 30, 31 y 32; prueba de ello es que en la actualidad existen ocho (8) registros marcarios que utilizan la expresión sin que se haya presentado riesgo de confusión ni asociación. El acto demandado viola los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la

Decisión 486, porque el signo solicitado tiene suficiente distintividad para ser registrado como marca sin incurrir en la prohibición relativa del artículo 136 literal a), pues no es confundible con el signo registrado a nombre de COMPAÑIA

NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. como tercera interesada en cuanto titular de la marca «POWER». 2.1. La SIC contestó que del análisis comparativo entre el signo «POWERBAR» y la marca «POWER» se concluyó que existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilitan su distinción por parte del consumidor. Además agrega que ambas marcas distinguen productos de la misma naturaleza, finalidad y que poseen los mismos canales de comercialización y distribución. 2.2. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. notificada del auto admisorio de la demanda 2, no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 129-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 36351 de 2001 (31 de octubre), la SIC negó a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. el registro del signo «POWERBAR», por

considerarlo confundiblemente semejante con la marca «POWER», previamente 2 Fl. 142 registrada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. en la Clase 30 Internacional. Los productos comprendidos en esta clase son: «Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.» La actora argumenta que la denegación del registro viola los artículos 134, inciso 1°, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el signo es perceptible, susceptible de representación y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos de la Clase 30 Internacional. La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «POWERBAR» es registrable como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. En otras palabras, si está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es como sigue: «Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;». La Sala considera que la oposición presentada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. con fundamento en su marca «POWER» es infundada, por cuanto el uso de la expresión POWER en una marca no le confiere derecho alguno para oponerse al registro de un signo que contenga dicha expresión, por ser un término inapropiable con carácter exclusivo. A este respecto, advierte la Sala que no es cierto que el uso de la marca «POWER» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre dicha partícula, pues es de uso común y aplicable directa e indirectamente a los productos de la Clase 30. Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que

se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto. El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica». 3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del carácter débil de este tipo de marcas, ha puesto de presente: «El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.»4 La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso de la partícula en la marca «POWER» pero ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre esta expresión pues sigue siendo de común utilización, lo que significa que la marca «POWER» debe soportar el registro de otras que se formen con ella, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no ocasione

confusión. 3 Interpretación Prejudicial 138-IP-2004 4 Interpretación Prejudicial 126-IP-2004 Desde el punto de vista gráfico y ortográfico no se remite a duda que el signo «POWERBAR» reproduce totalmente la marca «POWER», luego la cuestión fundamental se sustrae a determinar si el signo solicitado contiene elementos suficientemente distintivos que eviten el riesgo de confusión. A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que el signo solicitado es de fantasía pues no tiene significado en lengua inglesa 5 ni castellana. Sin embargo, la expresión POWER cuyo significado en español es PODER, sumado a la expresión BAR que significa BARRA en lengua española, traducen «barra de poder», que evoca la idea de una barra que aporta energía. Ello explica que, como lo señala la actora, en la Clase 30 Internacional existan otros registros de marcas que se forman con la expresión POWER, como por ejemplo «POWER CHILDREN», «POWER FLAKES», «POWER HOUSE», «POWER JET», «POWER LIFE», «POWER SWEET», «POWERCHIPS», «POWER-UP» y «POWER TEEN» 6. Los registros anteriores para distinguir productos de la Clase 30 Internacional denotan a todas luces productos alimenticios que aportan energía a quienes lo consumen. Se concluye de lo anterior que «POWER» es un signo débil que debe soportar el registro de otros que se formen con las partículas POWER y BAR, pues estas no son susceptibles de apropiación particular, individualmente consideradas. Como lo ha venido advirtiendo la Sala, atendidas las reglas de protección del consumidor y

de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas, con tal que se asocien a otros elementos de modo que se prevenga el riesgo de confusión para el consumidor. El tema de las marcas débiles debe mirarse no solo en relación con la normativa de la propiedad industrial y la competencia, sino sistemáticamente a la luz de la protección del consumidor. No sobra señalar que en materia marcaria existen dos intereses, a saber: 5 En «Diccionario Avanzado ENG/SPA-SPA/ING», Colección: Lengua Inglesa, Ed. 2005 6 Página http://200.91.231.212/Sic/PropiedadIndustrial/SignosDistintivos/Reportes/ConsultaSignos.php El privativo del titular y el interés general, que tiene por finalidad proteger al consumidor para evitar que sea inducido a error o confusión. Frente a este último caso, cabe citar, a guisa de ejemplo que en tratándose de marcas farmacéuticas (Clase 5ª) se permite su registro cuando se utilizan prefijos, sufijos, raíces o desinencias, que son partículas propias de los productos que ellas amparan, verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc., siempre y cuando tengan un elemento distintivo adicional. A contrario sensu, en relación con los productos farmacéuticos no son registrables expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de tales productos, ello en razón de que la jurisprudencia comunitaria exige mayor rigorismo en el cotejo de esas marcas, por estar de por medio la salud del consumidor. De lo anterior, se concluye, pues, que la SIC no debió negarle a SOCIÉTÉ DES

PRODUITS NÉSTLÉ S.A., el registro del signo «POWERBAR» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Así se declarará. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 36351 de 2001 (31 de octubre), 989 de 2002 (24 de enero) y 8991 de 2002 (20 de marzo) por las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. el registro del signo «POWERBAR» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza. SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «POWERBAR» a favor de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NÉSTLÉ S.A. para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas. Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 26 de noviembre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN