CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00339-01-2008

COTEJO ENTRE MARCA MIXTA Y FIGURATIVA - Predominio del elemento denominativo en la mixta / MARCA FIGURATIVA - Caja de cigarrillos: cotejo con marca MARINE de la misma clase / MARINE EXTRA SUAVE - Inexistencia de riesgo de confusión en cotejo con marca figurativa en forma de cajetilla de cigarrillos / CAJA DE CIGARRILLOS - Marca figurativa La actora hace una descripción de su marca y al efecto señala que corresponde a un rectángulo vertical, en cuya parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola. Y que, por su parte, la marca controvertida comparte los mismos elementos e idéntica disposición, pues el elemento gráfico esencial está constituido por una combinación de líneas que semejan unas olas. La interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo. En efecto, la

expresión “MARINE” que comprende la explicación “EXTRA SUAVE”, es sobresaliente en relación con la gráfica acompañada de los colores blanco, azul suave, azul oscuro y oro que rodea los recuadros y líneas semionduladas. Al hacer una comparación entre la marca figurativa de la actora y la que es objeto de los actos acusados, la Sala no vislumbra el riesgo de confusión que pueda generarse, pues la parte denominativa es la que causa mayor impacto dado que, como lo sostiene el Tribunal Andino de Justicia a folio 301 del expediente “es la palabra o palabras donde se centra la fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. Además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes del registro cuestionado, también era titular del registro de marca MARINE KING SIZE, para distinguir los mismos productos de la clase 34, según se observa a folio 149. Y observa la Sala que, igualmente, lo predominante en dicha marca no son los trazos o colores empleados en las cajetillas, sino la parte denominativa.

NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia del 17 de agosto de 2006, expediente

2002-00342, C.P. doctor Camilo Arciniegas Andrade.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00339-01

Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 38763 de 27 de noviembre de 2001, POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OPOSICIÓN Y SE CONCEDE UN REGISTRO DE MARCA”; 02635 de 30 de enero de 2002, POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN; y 09070 de 20 de marzo de 2002 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- Que la sociedad TABACALERA DEL ESTE, solicitó el registro de la marca mixta MARINE Extra Suave, para distinguir “Tabaco; sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros; artículos para fumadores; cerillas, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional”. 2o: Que dentro del término legal, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED presentó oposición contra la anterior solicitud de registro. 3º: La División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED y concedió el registro de

la marca mixta MARINE Extra Suave a favor de la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. 4o: Estando dentro del término legal BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación con el objeto de que se negara el registro de la marca Mixta MARINE Extra Suave. La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la resolución impugnada. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó directamente y por falta de aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Anota que como quedó establecido en los hechos, la Administración concedió el registro de la marca mixta MARINE Extra Suave, para distinguir productos de la clase 34 a nombre de la sociedad TABACALERA DEL ESTE, S.A. y que la marca registrada y la marca solicitada y concedida son confundibles en los términos prescritos en la norma que se señala violada, pues se asemejan de tal forma que pueden inducir al público a error. Considera que la confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en

conflicto se deriva de las siguientes apreciaciones: a) Los signos gráficos o figurativos distintivos son marcas y su protección es la misma a la que tienen derecho las marcas nominativas o mixtas. b) La marca figurativa registrada a nombre de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED amerita plena protección legal y está amparada por la presunción de legalidad que se deriva del acto administrativo de concesión de su registro. c) En virtud de la protección legal que se deriva del registro de la mencionada marca figurativa, le está vedado a terceros reproducir el signo registrado o sus elementos esenciales, independientemente de que en la segunda marca se combinen tales elementos con una denominación. Sostener lo contrario equivale a desconocer la existencia de las marcas figurativas y privarlas de toda protección, pues bastaría que el infractor le agregue un elemento nominativo al registro de la figura previamente registrada y alegar la ausencia de riesgo de confusión por la presencia de tal elemento o denominación. d) La conclusión es que al cotejarse una marca mixta frente a una marca gráfica o figurativa, debe prescindirse del elemento denominativo, pues la marca figurativa simplemente carece de tal elemento, y como lo ha sostenido de manera reiterada la doctrina y la jurisprudencia, el riesgo de confusión se determina por las semejanzas que en este caso estarían constituidas por el elemento gráfico o figurativo de las marcas en conflicto y no por las diferencias. e) La comparación en este caso procede entre los elementos gráficos esenciales de la marca prioritaria y de la segunda marca, que son los que impactan visualmente al

consumidor al momento de seleccionar las cajetillas de cigarrillos. f) De la simple comparación de los signos enfrentados, se advierte que comparten los mismos elementos y una idéntica disposición. Como lo ha precisado la doctrina y la jurisprudencia, en tratándose de marcas figurativas, su comparación no solo procede por el trazo de los dibujos, sino, particularmente, por la idea o motivo que evocan, que en este caso es el mismo: dibujo que semeja una ola. Finalmente, manifiesta que la denominación MARINE se encontraba registrada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de la demanda, lo que indica claramente que el interés que le asiste a TABACALERA DEL ESTE, S.A. radica en la apropiación del elemento figurativo del conjunto que se solicita como marca. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que en el presente caso la parte denominativa de la marca cuestionada es la que prevalece y al comparar ésta con la registrada a favor de la actora se advierte la distintividad. II.1.2.- La sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones, señaló, en esencia, que los elementos denominativos y gráficos que conforman la marca no pueden fraccionarse. Destaca que la marca MARINE de la cual es titular el tercero en la clase 34 se denomina MARINE King Size y su deseo al obtener el registro de MARINE Extra Suave, con los colores y figuras que la conforman, es que el consumidor identifique los diferentes productos de la compañía de acuerdo con sus características. Hace énfasis en la inexistencia del riesgo de confusión, pues en la marca objeto de controversia predomina el elemento denominativo MARINE, expresión ésta que pertenece al grupo de las llamadas marcas de fantasía, en tanto que la marca registrada es figurativa, además de que aquella posee elementos, colores, denominaciones y gráficos diferentes de ésta. Además, los elementos que componen la marca de la actora se hallan presentes en gran cantidad de marcas registradas en la clase 34 internacional, como la marca KIM,

MUSTANG MENTHOL y BELMONT Extra Suave.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Las Resoluciones acusadas concedieron el registro de la marca mixta MARINE Extra Suave para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros, artículos para fumadores, cerillas. Conforme se observa a folio 39, la marca solicitada para registro se expresa así: A juicio de la actora dicha marca es confundible con su marca figurativa de la

misma clase, cuyo modelo obra a folio 113, así: La actora hace una descripción de su marca y al efecto señala que corresponde a un rectángulo vertical, en cuya parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola. Y que, por su parte, la marca controvertida comparte los mismos elementos e idéntica disposición, pues el elemento gráfico esencial está constituido por una combinación de líneas que semejan unas olas. Sobre el particular, la interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante (folio 301). Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo. En efecto, la expresión “MARINE” que comprende la explicación “EXTRA SUAVE”, es sobresaliente en relación con la gráfica acompañada de los colores blanco, azul suave, azul oscuro y oro que rodea los recuadros y líneas semionduladas.

Al hacer una comparación entre la marca figurativa de la actora y la que es objeto de los actos acusados, la Sala no vislumbra el riesgo de confusión que pueda generarse, pues la parte denominativa es la que causa mayor impacto dado que, como lo sostiene el Tribunal Andino de Justicia a folio 301 del expediente “es la palabra o palabras donde se centra la fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. Además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes del registro cuestionado, también era titular del registro de marca MARINE KING SIZE, para distinguir los mismos productos de la clase 34, según se observa a folio 149. Y observa la Sala que, igualmente, lo predominante en dicha marca no son los trazos o colores empleados en las cajetillas, sino la parte denominativa. En efecto, se traslada a la providencia fotocopia del folio 149: Luego, el argumento de la actora, relativo a que dicho tercero pretende con la marca objeto del registro acusado apropiarse de su marca figurativa, carece de sustento jurídico, pues bien puede apreciarse que lo relevante en las marcas del tercero es la expresión MARINE KING SIZE y MARINE EXTRA SUAVE y no la parte figurativa que en la otra difiere. Por el contrario, encuentra la Sala lógica la explicación de TABACALERA DEL ESTE en cuanto a que si ya era titular del registro de la marca MARINE King Size, el segundo registro solicitado busca que el consumidor identifique los diferentes productos de la

compañía en lo que al menor o mayor grado de nicotina se refiere. Finalmente, cabe resaltar que la Sala en sentencia de 17 de agosto de 2006 (Expediente 2002-0342, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, entre las mismas partes y el mismo tercero de este proceso, solo que contra actos diferentes de los que aquí se controvierten, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, entre otras razones, por cuanto tuvo en cuenta la preponderancia del elemento denominativo

“MARINE”.

Así pues, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de marzo de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN