CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00342-01-2006

MARCAS FIGURATIVAS - Definición; elementos; trazado y concepto / MARCAS MIXTAS - Definición; elementos denominativo y gráfico; elemento predominante En este caso, se coteja un el signo mixto «MARINE EXTRA SUAVE» con una marca. En la Interpretación Prejudicial se enuncia así la noción de marca figurativa al tiempo que establece pautas para su comparación con signos mixtos: «Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe

determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. COTEJO ENTRE MARCA FIGURATIVA Y MARCA MIXTA - Reglas: elemento prevalente en la mixta; trazo y concepto en figurativa / MARCAS FIGURATIVAS - Reglas de cotejo: análisis gráfico y conceptual; elemento prevalente “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 23 –IP2004, ya citado). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas, a saber: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un

examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). COTEJO ENTRE MARCA MIXTA Y FIGURATIVA - Inexistencia entre la mixta MARINE con la figurativa opositora: mayores diferencias que semejanzas Ante todo, se excluirá de la comparación la expresión «extra suave», por ser descriptiva, y haberse incluido apenas con alcance explicativo de la palabra «MARINE» en el acto acusado. Para la Sala, el elemento predominante en la

marca mixta MARINE + Gráfica es el denominativo, constituido por la palabra «MARINE», por ser el que causa un mayor impacto visual y auditivo en el consumidor. La palabra inglesa «MARINE» traduce en lengua castellana «marino» o «marina». El elemento gráfico evoca la misma idea de «mar», por estar formada de tres trazos curvos asimétricos que delimitan sendas franjas de tonos azules. En la marca opositora el escudo que contiene la letra «B», alusiva a la razón social del fabricante, tiene igual relevancia que los trazos curvos que semejan una ola u onda de dos trazos curvos simétricos, el primero hacia arriba y el segundo en declive de modo que semeja más una cinta en movimiento. De todas maneras, esta marca gráfica debe ser apreciada en forma indivisa. Para la Sala, del cotejo de las marcas no surge la similitud que alega la actora, pues si bien se advierte que se trata de dos figuras que representan trazos de olas, ésta constituye su única semejanza, pero pesan más las diferencias que ofrecen el escudo con la letra «B» y el elemento denominativo «MARINE».

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00342-01

Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY contra el acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio le declaró infundada una observación y concedió a TABACALERA DEL ESTE S.A. el registro de la marca «MARINE EXTRA SUAVE» (mixta), para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco; cigarrillos; puros; artículos para fumadores; cerillas», productos comprendidos en la Clase 34 Internacional1.

I. LA DEMANDA BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY, domiciliada en Millbank (Inglaterra) mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad, presentó la siguiente

demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 38244 de 2001 (26 de noviembre), por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY y concedió el registro de la marca mixta «MARINE EXTRA SUAVE» a favor de TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Hernandarias (Paraguay) para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco; cigarrillos; puros; artículos para fumadores; cerillas», productos comprendidos en la Clase 34 Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 1153 de 2002 (25 de enero) por la cual la citada funcionaria decidió el recurso de reposición, manteniendo la decisión anterior.

1.1.3. Que es nula la Resolución 8846 de 2002 (20 de marzo) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se cancele el certificado de registro de la marca «MARINE EXTRA SUAVE» (mixta) para la Clase 34 Internacional. 1.2. Hechos 1 Los productos comprendidos en la Clase 34 Internacional son: «Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.»  El 11 de abril de 2001, TABACALERA DEL ESTE S.A. presentó solicitud de registro del signo «MARINE EXTRA SUAVE» como marca para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco; cigarrillos; puros; artículos para fumadores; cerillas» (Clase 34 Internacional).  La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 504 de 29 de mayo de 2001.  BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY presentó observaciones con fundamento en su marca figurativa previamente registrada «rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola» según certificado No. 207.212 vigente del 31 de marzo de 1998 al 31 de marzo de 2008, por considerar que la marca figurativa «MARINE EXTRA SUAVE» no es registrable por tratarse de una forma usual y que la expresión EXTRA

SUAVE es indicativa de una característica del producto.  Mediante Resolución 38244 de 2001 (26 de noviembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY. y otorgó el registro de la marca «MARINE EXTRA SUAVE» para dichos productos de la Clase 34 Internacional, a favor de TABACALERA DEL ESTE S.A. por considerar que entre la marca solicitada y la marca registrada no existían semejanzas capaces de inducir al público en error.  El 11 de enero de 2002 la actora presentó los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución 38244. Al decidirlos se confirmó el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La marca solicitada «MARINE EXTRA SUAVE» es confundiblemente semejante con la marca figurativa registrada consiste en un «rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola» luego es capaz de inducir al público consumidor a error. La marca figurativa previamente registrada por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY tiene protección legal que impide a terceros reproducir el signo registrado o sus elementos esenciales, independientemente de que el signo

solicitado combine tales elementos con una denominación. En el cotejo de una marca mixta con una gráfica o figurativa debe prescindirse del elemento denominativo, pues la marca figurativa carece de tal elemento y el riesgo de confusión se determina por las semejanzas que en este caso proviene del elemento gráfico. De la comparación de los signos resulta que ambos comparten los mismos elementos y una idéntica disposición. El elemento gráfico esencial, constituido por una combinación de líneas que semejan unas olas, es el mismo y está colocado en idéntica posición. Según la doctrina y la jurisprudencia, cuando se examinen marcas figurativas la comparación no solamente procede por el trazo de los dibujos, sino por la idea o motivo que evocan, que en este caso es la misma: dibujo que semeja una ola. La Superintendencia de Industria y Comercio hizo el cotejo marcario con base en una marca que no corresponde a la marca figurativa de propiedad de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY y, por ende, las resoluciones demandadas están falsamente motivadas. II . CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, y TABACALERA DEL ESTE S.A. en calidad de tercero interesado como solicitante del registro del signo «MARINE EXTRA SUAVE». 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los actos acusados no violan la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el régimen legal aplicable a la solicitud que dio lugar a su expedición. Precisó que tras comparar los signos concluyó que no eran confundibles y que no

ofrecían semejanzas capaces de inducir en error al consumidor, luego no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.2. TABACALERA DEL ESTE S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, fue notificado personalmente el 17 de enero de 20032 pero no contestó la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora reiteró los argumentos de la demanda e insistió en el riesgo de confusión debido al hecho de ser común a ambas marcas el elemento figurativo predominante, en este caso el dibujo que semeja una ola.

Insistió en la titularidad y uso prioritario y exclusivo de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY sobre el diseño de la etiqueta que acompaña la marca solicitada y la similitud gráfica que presentan los signos en conflicto. 3.2. El apoderado de la Superintendencia reiteró los argumentos expuestos en su contestación.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 38244 de 2001 (26 de noviembre), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BRITISH AMERICAN TOBACCO 2 Fl. 184

COMPANY y concedió a TABACALERA DEL ESTE S.A. el registro del signo mixto «MARINE EXTRA SUAVE» como marca para distinguir «tabaco, sucedáneos del tabaco; cigarrillos; puros; artículos para fumadores; cerillas», productos comprendidos en la Clase 34 Internacional, por considerar que no está afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues si se aprecian en conjunto el signo solicitado «MARINE EXTRA SUAVE» y la marca figurativa «rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola» registrada a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY no se advierten semejanzas que puedan inducir al público en error, de suerte que pueden coexistir en el mercado sin provocar confusión en el consumidor. La actora considera que al conceder el registro del signo mixto «MARINE EXTRA SUAVE», la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por no ser ésta registrable en la Clase 34 Internacional, ya que en el análisis comparativo no se tuvieron en cuenta las similitudes con su marca figurativa previamente registrada «rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior

se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola». Sostiene que el hecho de distinguir productos de la misma Clase 34 de la Clasificación Internacional puede inducir al público en error sobre su calidad y características, y causar confusión respecto de su origen empresarial. Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si el signo «MARINE EXTRA SUAVE» (mixto) es o no confundiblemente semejante con la marca figurativa previamente registrada a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY «rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola» y si está o no incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 que dispone, a la letra:

«DECISIÓN 486

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.» Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la Interpretación Prejudicial 86-IP-2004 dictada en este

proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han sentado para el cotejo o examen marcario. Sostuvo el Tribunal: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.» Asimismo, en su Interpretación Prejudicial, el Tribunal Andino resaltó que el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen elaborado tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual.

La marca cuya registrabilidad se controvierte es mixta, y corresponde a la siguiente representación gráfica: En este caso, se coteja un el signo mixto «MARINE EXTRA SUAVE» con una marca. En la Interpretación Prejudicial3 se enuncia así la noción de marca figurativa al tiempo que establece pautas para su comparación con signos mixtos: «Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en

la mente de quien la observa. Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 3 86-IP-2004 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca

figurativa”. (Proceso N° 23 –IP-2004, ya citado). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas, a saber: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas

reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”. (Proceso N° 23-IP2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca». Las marcas opositoras son las siguientes: Marca Opositora Marca Concedida Figurativa Mixta Ante todo, se excluirá de la comparación la expresión «extra suave», por ser descriptiva, y haberse incluido apenas con alcance explicativo de la palabra «MARINE» en el acto acusado. Para la Sala, el elemento predominante en la marca mixta MARINE + Gráfica es el denominativo, constituido por la palabra «MARINE», por ser el que causa un mayor impacto visual y auditivo en el consumidor. La palabra inglesa «MARINE» traduce en lengua castellana «marino» o «marina». El elemento gráfico evoca la misma idea de «mar», por estar formada de tres trazos curvos asimétricos que delimitan sendas franjas de tonos azules. En la marca opositora el escudo que contiene la letra «B», alusiva a la razón social

del fabricante, tiene igual relevancia que los trazos curvos que semejan una ola u onda de dos trazos curvos simétricos, el primero hacia arriba y el segundo en declive de modo que semeja más una cinta en movimiento. De todas maneras, esta marca gráfica debe ser apreciada en forma indivisa. Para la Sala, del cotejo de las marcas no surge la similitud que alega la actora, pues si bien se advierte que se trata de dos figuras que representan trazos de olas, ésta constituye su única semejanza, pero pesan más las diferencias que ofrecen el escudo con la letra «B» y el elemento denominativo «MARINE». Se negarán, pues, las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 17 de agosto de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON